文/集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司西安分部 鄧象濤

　　自從“奔跑吧兄弟”商標(biāo)異議案影視節(jié)目名稱(chēng)作為在先權(quán)益保護(hù)榮獲“2016-2017優(yōu)秀商標(biāo)代理案例”后，人們逐漸越發(fā)的注重其作品名稱(chēng)在商標(biāo)法層面的保護(hù)。本案“竊聽(tīng)風(fēng)云”無(wú)效宣告電影作品名稱(chēng)保護(hù)就是在先權(quán)利保護(hù)的又一典型案例，蘊(yùn)含著知名電影特有名稱(chēng)權(quán)益保護(hù)的“秘密”，讓我們一起“竊聽(tīng)”。

　　案情介紹：

　　第9874910號(hào)“竊聽(tīng)風(fēng)云QIETINGFENGYUN”商標(biāo)（簡(jiǎn)稱(chēng)“爭(zhēng)議商標(biāo)”），由山東海得隆文化傳媒有限公司于2011年8月22日向商標(biāo)局提出注冊(cè)申請(qǐng)，2012年10月21日獲準(zhǔn)注冊(cè)，申請(qǐng)使用的服務(wù)為第41類(lèi)的“培訓(xùn)，組織表演(演出)，錄像帶發(fā)行，廣播和電視節(jié)目制作，節(jié)目制作，電視文娛節(jié)目，電影放映，電影膠片的分配(發(fā)行)，娛樂(lè)信息，為藝術(shù)家提供模特”。

　　而“竊聽(tīng)風(fēng)云”為申請(qǐng)人博納影視娛樂(lè)有限公司及浙江博納影視制作有限公司于2008年開(kāi)始聯(lián)合攝制，前兩部分別于2009年7月24日、2011年8月18日在中國(guó)內(nèi)地上映，并具有較高票房及社會(huì)知名度。爭(zhēng)議商標(biāo)“竊聽(tīng)風(fēng)云QIETINGFENGYUN”的漢字部分與該電影作品名稱(chēng)相同，申請(qǐng)人委托北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司于2017年10月19日向商評(píng)委提出無(wú)效宣告申請(qǐng)，認(rèn)為爭(zhēng)議商標(biāo)的注冊(cè)損害了申請(qǐng)人的知名電影《竊聽(tīng)風(fēng)云》特有名稱(chēng)所享有的在先權(quán)益，違反了《商標(biāo)法》第三十二條“不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利”的規(guī)定，請(qǐng)求對(duì)其依法宣告無(wú)效。

　　裁定結(jié)果：

　　2018年7月26日，商評(píng)委審理本案并作出商評(píng)字（2018）第0000145559號(hào)裁定，認(rèn)為《竊聽(tīng)風(fēng)云》是申請(qǐng)人博納影視娛樂(lè)有限公司及浙江博納影視制作有限公司合作拍攝的影片，申請(qǐng)人為該電影在全世界的唯一著作權(quán)人。電影“竊聽(tīng)風(fēng)云”在爭(zhēng)議商標(biāo)申請(qǐng)前即已在中國(guó)大陸地區(qū)公開(kāi)上映，票房成績(jī)不俗，獲得諸多獎(jiǎng)項(xiàng)，該電影已具有較高知名度。在此情況下，“竊聽(tīng)風(fēng)云”可以作為知名電影特有的名稱(chēng)受到保護(hù)。申請(qǐng)人作為電影《竊聽(tīng)風(fēng)云》的出品單位，在爭(zhēng)議商標(biāo)申請(qǐng)前已為相關(guān)公眾所了解，具有較高知名度。而且，該知名度的取得是申請(qǐng)人創(chuàng)造性勞動(dòng)的結(jié)晶，其所帶來(lái)的商業(yè)價(jià)值及商業(yè)機(jī)會(huì)也是申請(qǐng)人投入大量勞動(dòng)及資本所得。“竊聽(tīng)風(fēng)云”作為電影名稱(chēng)并非固定搭配詞組，而是對(duì)電影作品內(nèi)容的高度概括，本身具有一定顯著性。而且電影上映后，隨著知名度的提高，顯著性更是獲得極大提高，從而具有明確指向性的特征性標(biāo)記，與該知名電影建立了直接且明確的指向關(guān)系?！案`聽(tīng)風(fēng)云”電影名稱(chēng)所包含的經(jīng)濟(jì)利益本質(zhì)來(lái)源于申請(qǐng)人的智力創(chuàng)造與資本投入，屬于依法保護(hù)的財(cái)產(chǎn)權(quán)益。

　　爭(zhēng)議商標(biāo)與申請(qǐng)人具有較高知名度的電影名稱(chēng)“竊聽(tīng)風(fēng)云”相同，其注冊(cè)在“培訓(xùn) ，廣播和電視節(jié)目制作，節(jié)目制作，電視文娛節(jié)目，電影放映”等服務(wù)上，易使相關(guān)公眾誤認(rèn)為源自申請(qǐng)人或同申請(qǐng)人有某種關(guān)聯(lián)，屬于不正當(dāng)利用了“竊聽(tīng)風(fēng)云”知名電影名稱(chēng)中所凝聚的商譽(yù)和由此帶來(lái)的商業(yè)價(jià)值和交易機(jī)會(huì)，侵犯了申請(qǐng)人對(duì)“竊聽(tīng)風(fēng)云”知名電影名稱(chēng)所享有的合法權(quán)益，已構(gòu)成《商標(biāo)法》第三十二條所指的“損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利”之情形，對(duì)爭(zhēng)議商標(biāo)依法宣告無(wú)效。

　　主要做法：

　　代理律師有針對(duì)性的組織證據(jù)，提供了關(guān)于《竊聽(tīng)風(fēng)云》制作、發(fā)行、公映前期宣傳、廣電部門(mén)票房統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、電影所獲獎(jiǎng)項(xiàng)等證據(jù)，充分證明了“竊聽(tīng)風(fēng)云”作為申請(qǐng)人知名電影的特有名稱(chēng)，所享有的商業(yè)價(jià)值極高，應(yīng)當(dāng)獲得保護(hù)。

　　在申請(qǐng)人“竊聽(tīng)風(fēng)云”電影名稱(chēng)未獲得商標(biāo)注冊(cè)前，知名電影名稱(chēng)的本質(zhì)就是商標(biāo)審理標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定在先權(quán)益之“知名商品特有名稱(chēng)”（電影片商品），在準(zhǔn)確定性“知名商品特有名稱(chēng)”保護(hù)的前提下按照標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格舉證論述。

　　《竊聽(tīng)風(fēng)云》電影從攝制到放映過(guò)程中，前期涉及演員的聘請(qǐng)（選用）及培訓(xùn)活動(dòng)環(huán)節(jié)，如聘請(qǐng)古天樂(lè)、吳彥祖、張靜初等。中期涉及組織演員表演并進(jìn)行視頻拍攝、電影節(jié)目制作、電影發(fā)行。后期進(jìn)行電影放映，也包括節(jié)目信息的發(fā)布等。爭(zhēng)議商標(biāo)核準(zhǔn)的“培訓(xùn)、組織表演(演出)、為藝術(shù)家提供模特”服務(wù)就是影視拍攝前期演員的聘請(qǐng)（選用）及培訓(xùn)環(huán)節(jié)，“節(jié)目制作、廣播和電視節(jié)目制作、錄像帶發(fā)行、電影膠片的分配(發(fā)行)”服務(wù)就是電影作品的拍攝（制作）、發(fā)行環(huán)節(jié)，“電影放映、電視文娛節(jié)目、娛樂(lè)信息”正是后期的電影放映環(huán)節(jié)所涉及的服務(wù)。此情況下，結(jié)合爭(zhēng)議商標(biāo)與申請(qǐng)人知名電影名稱(chēng)“竊聽(tīng)風(fēng)云”相同，易使消費(fèi)者誤認(rèn)為其是申請(qǐng)人提供《竊聽(tīng)風(fēng)云》電影的相關(guān)服務(wù)或存在某種特定關(guān)聯(lián)，造成對(duì)申請(qǐng)人知名電影名稱(chēng)所享有在先權(quán)益的損害。

　　經(jīng)過(guò)代理律師的努力，商評(píng)委審查認(rèn)可了該主張，“知名電影特有名稱(chēng)”獲得保護(hù)。

　　案件評(píng)析：

　　典型意義：本案最大的法律意義是認(rèn)定“竊聽(tīng)風(fēng)云”作為知名電影的特有名稱(chēng)并獲得《商標(biāo)法》第三十二條的在先權(quán)利并進(jìn)行保護(hù)。目前，電影作品的放映播出行為難以被認(rèn)定其為“商標(biāo)使用”，但其作為一種知名電影的特有名稱(chēng)，能夠顯著區(qū)分商品及服務(wù)的來(lái)源，蘊(yùn)含著財(cái)產(chǎn)權(quán)益，以“知名電影商品特有名稱(chēng)”作為在先權(quán)益獲得充分保護(hù)較為典型。

　　法律解析：

　　一、本案商評(píng)委將電影作品的名稱(chēng)納入《商標(biāo)法》第三十二條的“在先權(quán)利”進(jìn)行保護(hù)，這里的“電影作品的名稱(chēng)”是作為并列于字號(hào)權(quán)、著作權(quán)、姓名權(quán)等“其他在先權(quán)益”的一種，而非簡(jiǎn)單的從屬于在先權(quán)利著作權(quán)的名稱(chēng)，隸屬于在先權(quán)益中特殊的“知名商品特有名稱(chēng)權(quán)”。

　　二、《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問(wèn)題的規(guī)定》第22條第2款的規(guī)定“對(duì)于著作權(quán)保護(hù)期限內(nèi)的作品，如果作品名稱(chēng)、作品中的角色名稱(chēng)……”，只是說(shuō)“作品名稱(chēng)、角色名稱(chēng)”可以獲得《商標(biāo)法》第三十二條在先權(quán)利的保護(hù)，并沒(méi)有解釋為《著作權(quán)法》保護(hù)的對(duì)象涵蓋作品名稱(chēng)，切勿錯(cuò)誤解讀，盡管作品名稱(chēng)是保護(hù)作品完整性的應(yīng)有之義。

　　三、商標(biāo)審理標(biāo)準(zhǔn)、司法解釋對(duì)電影作品名稱(chēng)權(quán)保護(hù)沒(méi)有做出具體規(guī)定，我們綜合本案及以上規(guī)定認(rèn)為知名電影作品特有名稱(chēng)的保護(hù)應(yīng)該考慮以下因素：

　　（一）提出主體及權(quán)利期限的一般性要求

　　電影作品名稱(chēng)作為一種商標(biāo)法上的“相對(duì)權(quán)利”，權(quán)利保護(hù)主張?zhí)岢龅闹黧w應(yīng)當(dāng)界定為著作權(quán)人（制片人）及利害關(guān)系人（出品人等）。著作權(quán)保護(hù)期限內(nèi)權(quán)利人在先合法享有該作品權(quán)益，這是在先權(quán)益保護(hù)的先決條件——作品名稱(chēng)、角色名稱(chēng)從屬于作品本身，倘若作品本身不在保護(hù)期間內(nèi)，其作品名稱(chēng)及角色名稱(chēng)自然也不受保護(hù)。另外對(duì)于注冊(cè)商標(biāo)，需在訴爭(zhēng)商標(biāo)注冊(cè)后的5年內(nèi)提出，主張相關(guān)權(quán)益需“乘早”。

　　（二）電影作品名稱(chēng)的顯著性因素考慮

　　作品名稱(chēng)能否得到保護(hù)的重要條件之一在于該名稱(chēng)是否具有顯著性，所謂的顯著性既包括作品本身的獨(dú)創(chuàng)性所形成的顯著性特征，如“英雄”這樣的影視名稱(chēng)源于固有詞匯，缺乏一定獨(dú)創(chuàng)性，難以得到《商標(biāo)法》第三十二條“在先權(quán)利”的保護(hù)。“顯著性”也包括經(jīng)過(guò)使用所取得。本案“竊聽(tīng)風(fēng)云”作為電影名稱(chēng)并非固定搭配詞組，而是對(duì)電影作品內(nèi)容的高度概括，本身具有一定顯著性。而且電影上映后，隨著知名度的提高，顯著性更是獲得極大提高，從而具有明確指向性的特征性標(biāo)記，與該知名電影建立了直接且明確的指向關(guān)系，應(yīng)當(dāng)獲得保護(hù)。

　　（三）系爭(zhēng)商標(biāo)與作品名稱(chēng)相同或基本相同

　　對(duì)電影作品名稱(chēng)的保護(hù)要求系爭(zhēng)商標(biāo)與作品名稱(chēng)相同或基本相同，易使消費(fèi)者混淆誤認(rèn)。可以參照企業(yè)字號(hào)權(quán)保護(hù)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)文字的設(shè)計(jì)特點(diǎn)不做要求，如構(gòu)成美術(shù)作品的則也可通過(guò)在先權(quán)利之美術(shù)作品著作權(quán)進(jìn)行保護(hù)。

　　（四）電影作品名稱(chēng)具有一定的知名度

　　這里必須要求電影作品名稱(chēng)具有較高知名度，其為電影作品名稱(chēng)保護(hù)的核心所在，本案“竊聽(tīng)風(fēng)云”就是這種情形，蘊(yùn)含著巨大的商業(yè)價(jià)值及商業(yè)機(jī)會(huì)，應(yīng)當(dāng)獲得保護(hù)。而沒(méi)有知名度或知名度較弱的作品名稱(chēng)即便被他人作為商標(biāo)投入使用，也不會(huì)造成市場(chǎng)的混淆，權(quán)利人也不會(huì)因此利益受損。

　　（五）將電影作品名稱(chēng)作為商標(biāo)使用在相關(guān)商品及服務(wù)上容易導(dǎo)致相關(guān)公眾誤認(rèn)為其經(jīng)過(guò)權(quán)利人的許可或者與權(quán)利人存在特定聯(lián)系。

　　這里不要求系爭(zhēng)商標(biāo)使用的商品（服務(wù)）與電影作品名稱(chēng)使用的商品相同或類(lèi)似，有別于一般知名商品特有名稱(chēng)的保護(hù)。重點(diǎn)考慮誤認(rèn)的可能性，參考名稱(chēng)的知名度、作品從制作到發(fā)行再到后邊的播出所衍生的相關(guān)商品及服務(wù)、同行業(yè)、地域等因素。

　　本案“竊聽(tīng)風(fēng)云”商標(biāo)指定服務(wù)“培訓(xùn)，組織表演(演出)，錄像帶發(fā)行，廣播和電視節(jié)目制作，節(jié)目制作，電視文娛節(jié)目，電影放映，電影膠片的分配(發(fā)行)，娛樂(lè)信息，為藝術(shù)家提供模特”涉及從電影作品的制作、到發(fā)行、再到放映的全過(guò)程，易使相關(guān)公眾誤認(rèn)為源自申請(qǐng)人或同申請(qǐng)人有某種關(guān)聯(lián)，屬于不正當(dāng)利用了“竊聽(tīng)風(fēng)云”知名電影名稱(chēng)。