文/集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 陳莎莎

　　摘要：功能性特征是在專利申請(qǐng)文件中通常采用的一種撰寫方法，在本文中筆者首先從最高院的司法解釋等多個(gè)方面對(duì)功能性特征的定義和理解進(jìn)行詳細(xì)說明；其次對(duì)功能性特征的保護(hù)范圍在審查階段的確定方式以及在侵權(quán)判定過程的認(rèn)定方式分別進(jìn)行說明，并結(jié)合最高院的案例說明功能性特征在侵權(quán)判定過程進(jìn)行認(rèn)定時(shí)具體包括哪些步驟；最后結(jié)合功能性特征的定義以及其在侵權(quán)判定過程的認(rèn)定方式，對(duì)在專利申請(qǐng)文件中如何撰寫功能性特征提出一些建議。

　　關(guān)鍵詞：功能性特征 保護(hù)范圍 侵權(quán)判定 不可缺少的技術(shù)特征

　　一、功能性特征的理解和定義

　　1、在《專利法》和《專利法實(shí)施細(xì)則》中

　　在我國的《專利法》和《專利法實(shí)施細(xì)則》中都沒有提及功能性特征。在《專利審查指南2010》中雖然提及了功能性特征，但是并沒有明確說明功能性特征的定義，僅記載了其使用方式的限定：“通常，對(duì)產(chǎn)品權(quán)利要求來說，應(yīng)當(dāng)盡量避免使用功能或者效果特征來限定發(fā)明。只有在某一技術(shù)特征無法用結(jié)構(gòu)特征來限定，或者技術(shù)特征用結(jié)構(gòu)特征限定不如用功能或效果特征來限定更為恰當(dāng)，而且該功能或者效果能通過說明書中規(guī)定的實(shí)驗(yàn)或者操作或者所屬技術(shù)領(lǐng)域的慣用手段直接和肯定地驗(yàn)證的情況下，使用功能或者效果特征來限定發(fā)明才可能是允許的”。

　　2、在最高人民法院的司法解釋中

　　在《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》（以下簡(jiǎn)稱司法解釋一）第四條提及的“權(quán)利要求中以功能或者效果表述的技術(shù)特征”可作為功能性特征的定義。但是該定義過于簡(jiǎn)單和籠統(tǒng)，對(duì)于司法過程中如何判斷功能性特征并沒有太多的指導(dǎo)意義。

　　在《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋二》（以下簡(jiǎn)稱司法解釋二）第八條對(duì)“功能性特征”進(jìn)行了更明確的定義：“功能性特征，是指對(duì)于結(jié)構(gòu)、組分、步驟、條件或其之間的關(guān)系等，通過其在發(fā)明創(chuàng)造中所起的功能或者效果進(jìn)行限定的技術(shù)特征”，《北高侵權(quán)判定指南2017》第18條對(duì)功能性特征的定義與之類似。

　　3、其他相關(guān)理解

　　尹新天所著的《中國專利法詳解》第七章第4節(jié)提到：如果在一項(xiàng)產(chǎn)品權(quán)利要求中不是采用結(jié)構(gòu)或者組合的技術(shù)特征來限定該產(chǎn)品，在一項(xiàng)方法權(quán)利要求中不是采用步驟或者操作方式的技術(shù)特征來限定該方法，而是采用產(chǎn)品的零部件或方法的步驟在技術(shù)方案中所起的作用、功能或者所產(chǎn)生的效果來限定其發(fā)明創(chuàng)造，則稱為“功能性限定特征”。

　　4、不屬于功能性特征的情況

　　司法解釋二第八條還對(duì)不屬于功能性特征的情況進(jìn)行了說明：“本領(lǐng)域普通技術(shù)人員僅通過閱讀權(quán)利要求即可直接、明確地確定實(shí)現(xiàn)上述功能或者效果的具體實(shí)施方式的除外”

　　對(duì)此，《北高侵權(quán)判定指南2017》第18條的說明更加詳細(xì)：“下列情形一般不宜認(rèn)定為功能性特征：（1）以功能或效果性語言表述且已經(jīng)成為本領(lǐng)域普通技術(shù)人員普遍知曉的技術(shù)術(shù)語，或以功能或效果性語言表述且僅通過閱讀權(quán)利要求即可直接、明確地確定實(shí)現(xiàn)上述功能或者效果的具體實(shí)施方式的技術(shù)特征；（2）使用功能性或效果性語言表述，但同時(shí)也用相應(yīng)的結(jié)構(gòu)、組分、材料、步驟、條件等特征進(jìn)行描述的技術(shù)特征。”

　　二、功能性特征的保護(hù)范圍

　　1、在專利審查過程中的解釋

　　根據(jù)《專利審查指南2010》指出：“對(duì)于權(quán)利要求中所包含的功能性限定的技術(shù)特征，應(yīng)當(dāng)理解為覆蓋了所有能夠?qū)崿F(xiàn)所述功能的實(shí)施方式”?？梢姡趯＠麑彶檫^程中，功能性特征被認(rèn)為包含了能夠?qū)崿F(xiàn)其功能的所有實(shí)現(xiàn)方式。

　　2、在專利侵權(quán)過程中的判定

　　司法解釋一第四條規(guī)定：“對(duì)于權(quán)利要求中以功能或者效果表述的技術(shù)特征，人民法院應(yīng)當(dāng)結(jié)合說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實(shí)施方式及其等同的實(shí)施方式，確定該技術(shù)特征的內(nèi)容”，可見，在專利侵權(quán)過程中，功能性特征限制在說明書中記載的實(shí)現(xiàn)方式及等同方式。

　　然而，上述規(guī)定在實(shí)際應(yīng)用中存在一個(gè)問題，說明書中可能會(huì)對(duì)功能性特征進(jìn)行多個(gè)方面的描述，如果將該功能性特征限制在說明書中所有方面的描述，則可能會(huì)使得對(duì)該功能性特征的保護(hù)范圍起到了錯(cuò)誤的限制作用。例如，對(duì)于一種能夠起到隔熱功能的隔熱墊，說明書記載了該隔熱墊的形狀、尺寸甚至顏色等方面的描述，顯然上述描述與其隔熱功能沒有關(guān)系，因此如果將該隔熱墊的保護(hù)范圍限制在上述描述，顯然是不合理的。

　　對(duì)此，司法解釋二第八條還規(guī)定了：“與說明書及附圖記載的實(shí)現(xiàn)前款所稱功能或者效果不可缺少的技術(shù)特征相比，被訴侵權(quán)技術(shù)方案的相應(yīng)技術(shù)特征是以基本相同的手段，實(shí)現(xiàn)相同的功能，達(dá)到相同的效果，且本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在被訴侵權(quán)行為發(fā)生時(shí)無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動(dòng)就能夠聯(lián)想到的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該相應(yīng)技術(shù)特征與功能性特征相同或者等同”，可見，司法解釋二相比司法解釋一，引入“實(shí)現(xiàn)前款所稱功能或者效果不可缺少的技術(shù)特征”，在確定等同侵權(quán)時(shí)，應(yīng)僅考慮該“實(shí)現(xiàn)前款所稱功能或者效果不可缺少的技術(shù)特征”的等同技術(shù)特征。

　　因此，在對(duì)功能性特征進(jìn)行侵權(quán)判定時(shí)，具體過程應(yīng)該包括：第一，判斷說明書中為了實(shí)現(xiàn)該功能性特征的功能或效果不可缺少的技術(shù)特征；第二，將說明書中上述不可缺少的技術(shù)特征與被控侵權(quán)產(chǎn)品進(jìn)行比對(duì)，判斷兩者是否等同。

　　例如，在最高人民法院作出的（2017）最高法民申2073號(hào)決定，對(duì)功能性特征“可上下升降的上切刀安裝板”進(jìn)行侵權(quán)判定時(shí)，首先根據(jù)說明書的記載確定其不可缺少的技術(shù)特征有：“上切刀與上切刀安裝板之間設(shè)有連接上切刀中部與上切刀安裝板中部的支撐連桿，機(jī)架上設(shè)置有豎直氣缸，豎直氣缸的活塞桿往下延伸穿過上切刀安裝板并固定在支撐連桿上端，豎直氣缸驅(qū)動(dòng)上切刀作上下往復(fù)運(yùn)動(dòng)”，將被控侵權(quán)產(chǎn)品的相應(yīng)技術(shù)特征：“伺服電機(jī)通過主動(dòng)齒輪、從動(dòng)齒輪、轉(zhuǎn)軸驅(qū)動(dòng)偏心輪，偏心輪通過套環(huán)、拉桿帶動(dòng)上切刀安裝板上下升降”，與上述不可缺少的技術(shù)特征從功能、效果、手段三個(gè)方面分別進(jìn)行比較：“對(duì)二者進(jìn)行比對(duì)，從功能來看，二者均能實(shí)現(xiàn)上切刀安裝板的上下升降，至于上切刀安裝板是否在上切刀的帶動(dòng)下上下升降，并不影響該功能的發(fā)揮，二者功能顯然相同；從效果來看，雖然有寧泰公司所主張的涉案專利的活塞桿在運(yùn)行中是在兩個(gè)極限位置換向、被訴侵權(quán)產(chǎn)品則換向流暢的客觀情況，但由于上切刀徑向水平位移距離很短，并不會(huì)對(duì)二者效果產(chǎn)生明顯的影響，二者效果相同；從手段而言，前者系以氣缸的豎直往復(fù)直線運(yùn)動(dòng)帶動(dòng)上切刀及上切刀安裝板上下升降，后者系由偏心輪在伺服電機(jī)的驅(qū)動(dòng)下作圓周運(yùn)動(dòng)，再通過傳動(dòng)機(jī)構(gòu)將圓周運(yùn)動(dòng)轉(zhuǎn)化為上切刀安裝板的上下運(yùn)動(dòng)?！?，最終得出結(jié)論認(rèn)為二者構(gòu)成等同：“雖然二者在手段上存在一定差異，但無論是通過豎直氣缸還是通過偏心輪的方式驅(qū)動(dòng)某一部件作上下運(yùn)動(dòng)，都是所屬技術(shù)領(lǐng)域慣常的技術(shù)手段，對(duì)本領(lǐng)域普通技術(shù)人員而言，將本專利權(quán)利要求1的相應(yīng)技術(shù)特征替換為被訴侵權(quán)技術(shù)方案中以偏心輪帶動(dòng)拉桿的手段是顯而易見的。因此，二者構(gòu)成等同技術(shù)特征”。

　　三、在專利申請(qǐng)文件中對(duì)功能性特征的撰寫建議

　　1、是否有寫成功能性特征的必要

　　撰寫功能性特征的主要目的是為了擴(kuò)大保護(hù)范圍，但是由于功能性特征在目前的專利審查階段，被認(rèn)為包含了能夠?qū)崿F(xiàn)其功能的所有實(shí)現(xiàn)方式，而在在專利侵權(quán)過程中，功能性特征又被限制在說明書中記載的實(shí)現(xiàn)方式及等同方式。因此有可能發(fā)生的情況是，在專利審查階段因?yàn)楸Ｗo(hù)范圍過大被駁回，而即便最終獲得授權(quán)，侵權(quán)判定也只能限制在說明書記載的實(shí)現(xiàn)方式及等同方式。因此筆者建議，在撰寫申請(qǐng)文件時(shí)對(duì)于用功能或效果描述的特征，可以先判斷其能否通過司法解釋二第八條和《北高侵權(quán)判定指南2017》第18條的規(guī)定被排除在功能性特征之外（參見本文第一部分第4點(diǎn)），如果不能排除，再判斷是否有必要寫成功能性特征，即寫成功能性特征是否的確能夠在侵權(quán)判定過程中爭(zhēng)取到更大的保護(hù)范圍。

　　2、完善說明書中的具體實(shí)施方式

　　由于目前功能性特征在侵權(quán)判定時(shí)依據(jù)的是說明書記載的實(shí)現(xiàn)方式及等同方式，因此筆者建議，對(duì)于確定是功能性特征的技術(shù)特征，應(yīng)盡量布置多種詳細(xì)的實(shí)施方式，尤其是描述盡量多的實(shí)現(xiàn)手段，并且最好描述功能性特征實(shí)現(xiàn)其功能或效果的原理，以期能夠在侵權(quán)判定過程中爭(zhēng)取到更大的保護(hù)范圍。

　　3、在說明書中明確實(shí)現(xiàn)功能或效果的不可缺少的技術(shù)特征

　　由于目前功能性特征在侵權(quán)判定時(shí)需要先判斷實(shí)現(xiàn)功能或效果的不可缺少的技術(shù)特征，對(duì)該不可缺少的技術(shù)特征才會(huì)采用說明書進(jìn)行限定，因此筆者建議，在說明書對(duì)功能性特征進(jìn)行描述時(shí)，最好明確哪些特征屬于實(shí)現(xiàn)其功能或效果不可缺少的技術(shù)特征，哪些特征不屬于該不可缺少的技術(shù)特征，避免由于侵權(quán)判定時(shí)認(rèn)定錯(cuò)誤，導(dǎo)致錯(cuò)誤的縮小了功能性特征的保護(hù)范圍，對(duì)專利權(quán)人造成損失。