解讀“專利權(quán)評價報告”

2021-01-08

  文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 楊東游

  

  一、專利權(quán)評價報告的由來與特點

  (一)專利權(quán)評價報告的由來

  在授予實用新型或者外觀設(shè)計專利權(quán)之前,國家知識產(chǎn)權(quán)局僅僅進行形式審查,未對其是否具備新穎性、創(chuàng)造性的要求而進行檢索、分析和評價。設(shè)立專利權(quán)評價報告,有利于平衡實用新型或者外觀設(shè)計專利權(quán)人與社會公眾的利益,引導(dǎo)實用新型專利權(quán)人或外觀設(shè)計專利權(quán)人合法地行使權(quán)利,使公眾免遭訴累。

  (二)專利權(quán)評價報告的特點

  1、評價部門的法定性。即專利權(quán)評價報告必須由國家知識產(chǎn)權(quán)局這一法定部門作出,其他任何部門或機構(gòu)均無權(quán)作出專利權(quán)評價報告。

  2、評價客體的特定性。只能請求人對已經(jīng)授權(quán)公告的實用新型或者外觀設(shè)計作出評價報告,包括已經(jīng)終止或者放棄的實用新型專利或者外觀設(shè)計專利。

  針對下列情形請求出具專利權(quán)評價報告的,國家知識產(chǎn)權(quán)局視為未提出:

  (1)未授權(quán)公告的實用新型專利申請或者外觀設(shè)計專利申請;

  (2)已被專利復(fù)審委員會宣告全部無效的實用新型專利或者外觀設(shè)計專利;

  (3)國家知識產(chǎn)權(quán)局已作出專利權(quán)評價報告的實用新型專利或者外觀設(shè)計專利。

  3、報告請求人的限定性。根據(jù)規(guī)定,只有專利權(quán)人或者利害關(guān)系人才有權(quán)要求國家知識產(chǎn)權(quán)局出具報告。實用新型或者外觀設(shè)計專利權(quán)屬于多個專利權(quán)人共有的,請求人可以是部分專利權(quán)人。請求人是利害關(guān)系人的,在提出專利權(quán)評價報告請求的同時應(yīng)當(dāng)提交相關(guān)證明文件。例如,請求人是專利實施獨占許可合同的被許可人的,應(yīng)當(dāng)提交與專利權(quán)人訂立的專利實施獨占許可合同或其復(fù)印件;請求人是專利權(quán)人授予起訴權(quán)的專利實施普通許可合同的被許可人的,應(yīng)當(dāng)提交與專利權(quán)人訂立的專利實施普通許可合同或其復(fù)印件,以及專利權(quán)人授予起訴權(quán)的證明文件。如果所述專利實施許可合同已在國家知識產(chǎn)權(quán)局備案,請求人可以不提交專利實施許可合同,但應(yīng)在請求書中注明。

  4、查閱復(fù)制的任意性。據(jù)專利法實施細則第五十七條的規(guī)定,國家知識產(chǎn)權(quán)局在作出專利權(quán)評價報告后,任何單位或者個人可以查閱或者復(fù)制。

 

  二、專利權(quán)評價報告的作用

  《專利審查指南》認(rèn)為:“專利權(quán)評價報告是人民法院或者管理專利工作的部門審理、處理專利侵權(quán)糾紛的證據(jù),主要用于人民法院或者管理專利工作的部門確定是否需要中止相關(guān)程序。作為證據(jù),供人民法院或者管理專利工作的部門確定是否需要中止相關(guān)程序?!?/p>

  為此,可以如此理解專利權(quán)評價報告的性質(zhì)與作用:如請求人或原告提供肯定性評價報告時,專利行政部門或法院原則上不中止案件的審理;相反,如被請求人或被告提供否定性評價報告時,專利行政部門或法院原則上應(yīng)當(dāng)中止案件的審理。當(dāng)然,中止審理的前提條件是請求人同時向國家局提出無效宣告。如果被請求人或被告僅僅是提供否定性的專利權(quán)評價報告而不提起無效宣告,相關(guān)部門沒有理由中止審理。

  具體而言,專利權(quán)評價報告可在以下幾個方面發(fā)揮重要作用:

  1、在展會上的作用。在專利權(quán)人主動提供的專利權(quán)評價報告時,展會上的知識產(chǎn)權(quán)管理部門更能積極受理投訴,并能以此駁回涉嫌侵權(quán)人的相關(guān)抗辯。

  2、在專利權(quán)許可、質(zhì)押、轉(zhuǎn)讓與入股中的作用。在上述使用情況下,更容易與專利權(quán)人達成交易,減少交易時間。

  3、在專利侵權(quán)訴訟中作用。同樣,在提起侵權(quán)訴訟的同時提供專利權(quán)評價報告,即使被告在答辯期內(nèi)提起無效宣告,法院一般也不中止審理,同時,對原告的證據(jù)保全、財產(chǎn)保全申請,法院也更容易接受。相反,如果在專利權(quán)人發(fā)現(xiàn)涉嫌侵權(quán)人之后,再去辦理評價報告,這就將化去二個多月的時間進行等待。如果立案時仍未能提供的,一旦對方在答辯期內(nèi)提起宣告無效,法院一般應(yīng)當(dāng)中止審理;另外,對于原告的財產(chǎn)保全申請,法院由于擔(dān)心專利權(quán)的法律穩(wěn)定性,往往怠于行使。

 

  三、專利權(quán)評價報告的請求、時間

  請求書中應(yīng)當(dāng)寫明實用新型專利或者外觀設(shè)計專利的專利號、發(fā)明創(chuàng)造名稱、請求人和/或?qū)@麢?quán)人名稱或者姓名。每一請求應(yīng)當(dāng)限于一件實用新型或者外觀設(shè)計專利。多個請求人分別請求對同一件實用新型專利或者外觀設(shè)計專利作出專利權(quán)評價報告的,國家知識產(chǎn)權(quán)局均予以受理,但僅作出一份專利權(quán)評價報告。

  國家知識產(chǎn)權(quán)局應(yīng)當(dāng)自收到合格的專利權(quán)評價報告請求書和請求費后兩個月內(nèi)作出專利權(quán)評價報告。未發(fā)現(xiàn)被評價專利存在不符合專利法及其實施細則規(guī)定的授予專利權(quán)條件的,審查員應(yīng)當(dāng)在專利權(quán)評價報告中給出明確結(jié)論。對于被評價專利存在不符合專利法及其實施細則規(guī)定的授予專利權(quán)條件的,審查員應(yīng)當(dāng)在專利權(quán)評價報告中根據(jù)專利法及其實施細則具體闡述評價意見,并給出該專利不符合專利法及其實施細則規(guī)定的授予專利權(quán)條件的明確結(jié)論。

  

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