文/北京市集佳律師事務(wù)所 武樹辰

　　引言

　　現(xiàn)有技術(shù)抗辯/現(xiàn)有設(shè)計抗辯，是2009年專利法修改時增加的一項制度，是被訴侵權(quán)人用于對抗專利權(quán)人侵權(quán)指控的一種不侵權(quán)抗辯，該制度的理論基礎(chǔ)是，專利權(quán)的保護范圍不得包括現(xiàn)有技術(shù)或者現(xiàn)有設(shè)計。

　　2009年生效的專利法第六十二條規(guī)定：在專利侵權(quán)糾紛中，被控侵權(quán)人有證據(jù)證明其實施的技術(shù)或者設(shè)計屬于現(xiàn)有技術(shù)或者現(xiàn)有設(shè)計的，不構(gòu)成侵犯專利權(quán)。

　　與2009年引入現(xiàn)有技術(shù)、現(xiàn)有設(shè)計抗辯相適應，最高人民法院強調(diào)[1]：應依法認真審查各種不侵權(quán)抗辯事由和侵權(quán)責任抗辯事由，合理認定先用權(quán)，依法支持現(xiàn)有技術(shù)抗辯。

　　本文將對專利侵權(quán)訴訟實務(wù)中有關(guān)現(xiàn)有技術(shù)抗辯或者現(xiàn)有設(shè)計抗辯的幾個重要問題進行探討，以期明確司法機關(guān)對于相關(guān)問題的審查和認定標準。

　　一 現(xiàn)有技術(shù)或者現(xiàn)有設(shè)計的確定

　　人民法院在對現(xiàn)有技術(shù)及現(xiàn)有設(shè)計抗辯進行審查時，對于現(xiàn)有技術(shù)或者現(xiàn)有設(shè)計的確定應當依照現(xiàn)行專利法第二十二條以及專利法第二十三條的規(guī)定，即：“本法所稱現(xiàn)有技術(shù)，是指申請日以前在國內(nèi)外為公眾所知的技術(shù)”；“本法所稱現(xiàn)有設(shè)計，是指申請日以前在國內(nèi)外為公眾所知的設(shè)計”。

　　而2000年專利法對于現(xiàn)有技術(shù)和現(xiàn)有設(shè)計的確定標準則是“相對新穎性標準”，即：新穎性，是指在申請日以前沒有同樣的發(fā)明或者實用新型在國內(nèi)外出版物上公開發(fā)表過、在國內(nèi)公開使用過或者以其他方式為公眾所知；授予專利權(quán)的外觀設(shè)計，應當同申請日以前在國內(nèi)外出版物上公開發(fā)表過或者國內(nèi)公開使用過的外觀設(shè)計不相同和不相近似。

　　因此，不同版本專利法的適用對于確定現(xiàn)有技術(shù)或現(xiàn)有設(shè)計存在很大不同。為了明確在審查現(xiàn)有技術(shù)抗辯或者現(xiàn)有設(shè)計抗辯時的法律適用問題，最高人民法院在2016年生效的《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》第二十二條作出了規(guī)定：對于被訴侵權(quán)人主張的現(xiàn)有技術(shù)抗辯或者現(xiàn)有設(shè)計抗辯，人民法院應當依照專利申請日時施行的專利法界定現(xiàn)有技術(shù)或者現(xiàn)有設(shè)計。根據(jù)司法解釋（二）的規(guī)定，該條所稱申請日包含優(yōu)先權(quán)日，也就是說，有優(yōu)先權(quán)日的，適用優(yōu)先權(quán)日。

　　二 現(xiàn)有技術(shù)或者現(xiàn)有設(shè)計抗辯的對比方式

　　2010年《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應用法律若干問題的解釋（一）》第十四條規(guī)定：被訴落入專利權(quán)保護范圍的全部技術(shù)特征，與一項現(xiàn)有技術(shù)方案中的相應技術(shù)特征相同或者無實質(zhì)性差異的，人民法院應當認定被訴侵權(quán)人實施的技術(shù)屬于專利法第六十二條規(guī)定的現(xiàn)有技術(shù)。被訴侵權(quán)設(shè)計與一個現(xiàn)有設(shè)計相同或者無實質(zhì)性差異的，人民法院應當認定被訴侵權(quán)人實施的設(shè)計屬于專利法第六十二條規(guī)定的現(xiàn)有設(shè)計。

　　由上述規(guī)定可知，在進行現(xiàn)有技術(shù)抗辯或者現(xiàn)有設(shè)計抗辯的對比時，應當將被訴落入專利權(quán)保護范圍的全部技術(shù)特征與一項現(xiàn)有技術(shù)方案中的相應技術(shù)特征進行對比；或者將被訴侵權(quán)設(shè)計與一個現(xiàn)有設(shè)計進行對比。

　　在“蘇州工業(yè)園區(qū)新海宜電信發(fā)展股份有限公司與南京普天通信股份有限公司、蘇州工業(yè)園區(qū)華發(fā)科技有限公司侵犯專利權(quán)糾紛案”[2]中，江蘇省高級人民法院認為：現(xiàn)有技術(shù)抗辯是指在專利侵權(quán)糾紛中被控侵權(quán)人以其實施的技術(shù)屬于現(xiàn)有技術(shù)為由，對抗專利侵權(quán)指控的不侵權(quán)抗辯事由。如被控侵權(quán)人有充分證據(jù)證明其實施的技術(shù)方案屬于一份對比文獻中記載的一項現(xiàn)有技術(shù)方案與所屬領(lǐng)域技術(shù)人員廣為熟知的常識的簡單組合，則應當認定被控侵權(quán)人主張的現(xiàn)有技術(shù)抗辯成立，被控侵權(quán)物不構(gòu)成侵犯專利權(quán)。該案件由于被《最高人民法院公報》2010年第10期（總第168期）所引用，因此可以認為最高人民法院支持：在進行現(xiàn)有技術(shù)抗辯時，可以將被控侵權(quán)的技術(shù)方案與一項現(xiàn)有技術(shù)方案與所述領(lǐng)域技術(shù)人員廣為熟知的常識即公知常識的組合進行對比。

　　在再審申請人天津保興建材工貿(mào)有限公司與被申請人銀川東方京寧建材科技有限公司、寧夏煤炭基本建設(shè)有限公司侵犯實用新型專利權(quán)糾紛再審案[3]中，最高人民法院認為：在專利侵權(quán)糾紛中，被控侵權(quán)人有證據(jù)證明其實施的技術(shù)或者設(shè)計屬于現(xiàn)有技術(shù)或者現(xiàn)有設(shè)計的，不構(gòu)成侵犯專利權(quán)。如果被訴落入專利權(quán)保護范圍的全部技術(shù)特征，與一項現(xiàn)有技術(shù)方案中的相應技術(shù)特征相同或者無實質(zhì)性差異，則應認定為現(xiàn)有技術(shù)。本案中，被訴落入專利權(quán)保護范圍的全部技術(shù)特征共4項。經(jīng)對比，現(xiàn)有的在先專利公開了特征a和特征b；特征c與在先專利技術(shù)無實質(zhì)性差異；特征d是本領(lǐng)域人員容易聯(lián)想到的技術(shù)方案，與在先專利技術(shù)也無實質(zhì)性差異。據(jù)此，法院認定被訴落入專利權(quán)保護范圍的全部技術(shù)特征為現(xiàn)有技術(shù)，故現(xiàn)有技術(shù)抗辯成立。由此可知，最高人民法院認為：在進行現(xiàn)有技術(shù)抗辯時，如果被控侵權(quán)的技術(shù)方案與一項現(xiàn)有技術(shù)方案存在的區(qū)別是本領(lǐng)域技術(shù)人員容易聯(lián)想到的技術(shù)方案，則可認為被控侵權(quán)技術(shù)方案與現(xiàn)有技術(shù)無實質(zhì)性差異，現(xiàn)有技術(shù)抗辯成立。

　　三 現(xiàn)有技術(shù)或者現(xiàn)有設(shè)計的審查判斷標準

　　根據(jù)上述《解釋（一）》第十四條規(guī)定可知，現(xiàn)有技術(shù)或者現(xiàn)有設(shè)計抗辯的判斷標準即：相同或者無實質(zhì)性差異。然而，在侵權(quán)訴訟實務(wù)中，如何把握無實質(zhì)性差異，則未給出進一步的解釋。

　　最高人民法院在再審申請人鹽城澤田機械有限公司與被申請人鹽城市格瑞特機械有限公司侵犯實用新型專利權(quán)糾紛案[4]中認為：審查現(xiàn)有技術(shù)抗辯時，對比方法是將被訴侵權(quán)技術(shù)方案與現(xiàn)有技術(shù)進行對比，在兩者并非相同的情況下，審查時可以專利權(quán)利要求為參照，確定被訴侵權(quán)技術(shù)方案中被指控落入專利權(quán)保護范圍的技術(shù)特征，并判斷現(xiàn)有技術(shù)是否公開了與之相同或者等同的技術(shù)特征。由此可以看出，最高人民法院認為，在現(xiàn)有技術(shù)抗辯的審查中，無實質(zhì)性差異的判斷標準可以比照技術(shù)特征等同的判斷標準來進行認定。

　　最高人民法院在再審申請人丹陽市盛美照明器材有限公司與被申請人童先平侵害外觀設(shè)計專利權(quán)糾紛案[5]中認為：被訴侵權(quán)人有證據(jù)證明其實施的設(shè)計屬于現(xiàn)有設(shè)計的，不構(gòu)成侵害外觀設(shè)計專利權(quán)。盛美公司對于被訴侵權(quán)產(chǎn)品與本案專利構(gòu)成相近似的結(jié)論并無異議，但主張被訴侵權(quán)產(chǎn)品屬于現(xiàn)有設(shè)計。通過對比可見，除產(chǎn)品尾部設(shè)計是否有螺釘固定外，本案專利與現(xiàn)有設(shè)計在正面整體輪廓、下燈蓋側(cè)面形狀、燈槽、燈罩、內(nèi)部反光板形狀、上燈蓋背部以及產(chǎn)品尾部接口處截面設(shè)計方面的區(qū)別設(shè)計特征，均體現(xiàn)在被訴侵權(quán)產(chǎn)品與現(xiàn)有設(shè)計的區(qū)別中，而正是這些區(qū)別設(shè)計特征的存在，使本案專利在整體視覺效果上明顯區(qū)別于現(xiàn)有設(shè)計，也即這些區(qū)別設(shè)計特征是本案專利的創(chuàng)新之處，其相較于本案專利的其他設(shè)計特征而言，對于外觀設(shè)計相同或相近似的判斷，在整體視覺效果上更具有影響。在被訴侵權(quán)產(chǎn)品采用了本案專利與現(xiàn)有設(shè)計相區(qū)別的設(shè)計特征的情況下，被訴侵權(quán)產(chǎn)品與本案專利構(gòu)成近似，與現(xiàn)有設(shè)計則存在實質(zhì)性差異，盛美公司的現(xiàn)有設(shè)計抗辯不能成立。由此可知，最高人民法院在判斷現(xiàn)有設(shè)計抗辯是否能夠成立時，采用了將被控侵權(quán)設(shè)計，涉案外觀專利以及現(xiàn)有設(shè)計三者綜合比較的方式。認為，在被訴侵權(quán)產(chǎn)品與涉案專利相近似的情況下，如果被訴侵權(quán)產(chǎn)品采用了涉案專利與現(xiàn)有設(shè)計相區(qū)別的設(shè)計特征，則現(xiàn)有設(shè)計抗辯不能成立。

　　四 抵觸申請抗辯成立的條件

　　專利法、實施細則及相關(guān)司法解釋并未規(guī)定抵觸申請抗辯可以作為專利不侵權(quán)抗辯的方式。實踐中，對于能否將抵觸申請抗辯作為專利不侵權(quán)抗辯的一種方式，存在不同的觀點。

　　最高人民法院在再審申請人慈溪市博生塑料制品有限公司與被申請人陳劍侵害實用新型專利權(quán)糾紛案[6]中認為：如果被訴侵權(quán)技術(shù)方案已被抵觸申請公開，則相較于抵觸申請不應被授予專利權(quán)，也不應被納入涉案專利權(quán)的保護范圍。因此，被訴侵權(quán)人以其實施的技術(shù)方案屬于抵觸申請為由，主張未侵害涉案專利權(quán)的，人民法院可以參照有關(guān)現(xiàn)有技術(shù)抗辯的規(guī)定，對抵觸申請抗辯能否成立進行審查。但是，由于抵觸申請與現(xiàn)有技術(shù)的含義和性質(zhì)存在一定差異，故抵觸申請抗辯的審查判斷標準應與抵觸申請的性質(zhì)相適應。即抵觸申請僅可以被用來單獨評價涉案專利的新穎性，既不能與現(xiàn)有技術(shù)或者公知常識結(jié)合，更不能用于評價涉案專利的創(chuàng)造性。且只有在被訴侵權(quán)技術(shù)方案的各項技術(shù)特征均已被抵觸申請單獨、完整地公開，相對于抵觸申請不具有新穎性時，才能夠認定抵觸申請抗辯成立。本案中，在先申請專利沒有公開被訴侵權(quán)產(chǎn)品中的“拖把桿包括內(nèi)桿和外桿”“內(nèi)外桿間相互套接”等技術(shù)特征，被訴侵權(quán)產(chǎn)品相對于抵觸申請具有新穎性。此外，博生公司有關(guān)將在先申請專利與公知常識結(jié)合后進行抵觸申請抗辯的主張，缺乏法律依據(jù)，其抵觸申請抗辯不能成立。

　　因此，根據(jù)最高人民法院的觀點，在被訴侵權(quán)人以其實施的技術(shù)方案屬于抵觸申請為由，主張不侵害專利權(quán)的，可以參照現(xiàn)有技術(shù)抗辯的相關(guān)規(guī)定來進行審查判斷。但二者又存在不同點。對于抵觸申請抗辯而言，人民法院應當審查被訴侵權(quán)技術(shù)方案是否已被抵觸申請完整公開。在該技術(shù)方案相對于抵觸申請不具有新穎性時，抵觸申請抗辯成立。不得采用將在先申請專利與公知常識進行結(jié)合的方式來主張抵觸申請抗辯。

　　五 現(xiàn)有技術(shù)抗辯、現(xiàn)有設(shè)計抗辯提起的時機

　　通常情況下，被控侵權(quán)人應當在民事訴訟一審期間提起現(xiàn)有技術(shù)或者現(xiàn)有設(shè)計抗辯。然而，在有些情況下，被控侵權(quán)人未在民事訴訟一審案件審理過程中提出現(xiàn)有技術(shù)、現(xiàn)有設(shè)計抗辯，而是在二審過程中提出；或者是被控侵權(quán)人在二審過程中又發(fā)現(xiàn)新的現(xiàn)有技術(shù)或現(xiàn)有設(shè)計文件，因此在二審過程中提出新的現(xiàn)有技術(shù)或現(xiàn)有設(shè)計抗辯。針對這種情況，如果在二審過程中人民法院接受新的現(xiàn)有技術(shù)、現(xiàn)有設(shè)計抗辯，則可能會對專利權(quán)人造成審級損失。不過，根據(jù)筆者的經(jīng)驗，目前的審判標準是，針對一審沒有提出現(xiàn)有技術(shù)抗辯，但二審提出現(xiàn)有技術(shù)抗辯的情況，大部分法院是可以接受的。

　　然而，如果在再審程序中當事人提出在前審程序中未主張的現(xiàn)有技術(shù)或現(xiàn)有設(shè)計抗辯的，最高人民法院則不予接受。最高人民法院在再審申請人唐山先鋒印刷機械有限公司與被申請人天津長榮印刷設(shè)備股份有限公司侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案[7]中認為：再審申請人唐山先鋒公司申請再審程序中提交的證據(jù)是其在一審、二審階段可以取得的，其在不同訴訟程序中以不同的證據(jù)主張現(xiàn)有技術(shù)抗辯，表面上系以新證據(jù)為由申請再審，但實質(zhì)上相當于另行提出新的現(xiàn)有技術(shù)抗辯。如允許再審申請人先鋒公司無限制地提出新的現(xiàn)有技術(shù)抗辯，與專利權(quán)人應當在一審法庭庭審辯論終結(jié)前固定其主張的權(quán)利要求相比，對專利權(quán)人顯失公平，且構(gòu)成對專利權(quán)人天津長榮公司的訴訟突擊，亦將架空一審、二審的訴訟程序，不利于引導當事人在法定的一審、二審程序中解決糾紛，故對再審申請人基于新的對比文件提出的現(xiàn)有技術(shù)抗辯的相關(guān)主張不予支持。

　　由上述分析可知，最高人民法院對于現(xiàn)有技術(shù)抗辯或現(xiàn)有設(shè)計抗辯持比較寬松的態(tài)度，即，在進行現(xiàn)有技術(shù)抗辯時，既可以將被控侵權(quán)的技術(shù)方案與一項現(xiàn)有技術(shù)方案與公知常識的組合進行對比；同時，如果被控侵權(quán)的技術(shù)方案與一項現(xiàn)有技術(shù)方案存在的區(qū)別是本領(lǐng)域技術(shù)人員容易聯(lián)想到的技術(shù)方案，則也可認為被控侵權(quán)技術(shù)方案與現(xiàn)有技術(shù)無實質(zhì)性差異，現(xiàn)有技術(shù)抗辯成立。另外，對于抵觸申請抗辯而言，最高人民法院認為在被訴侵權(quán)技術(shù)方案已被抵觸申請完整公開，即在該技術(shù)方案相對于抵觸申請不具有新穎性時，抵觸申請抗辯也可以成立。因此，現(xiàn)有技術(shù)、現(xiàn)有設(shè)計（抵觸申請）抗辯可以作為被控侵權(quán)人主張不侵權(quán)抗辯的一種有效工具。

　　參考文獻：

　　[1]印發(fā)<關(guān)于當前經(jīng)濟形勢下知識產(chǎn)權(quán)審判服務(wù)大局若干問題的意見>的通知》（2009年4月21日，法發(fā)【2009】23號）

　　[2](2007)蘇民三終字第0139號民事判決書

　　[3]最高人民法院【2014】民提字第87號民事判決書

　　[4]最高人民法院【2012】民申字第18號駁回再審申請裁定書

　　[5]最高人民法院【2015】民申字第633號民事裁定書

　　[6]最高人民法院【2015】民申字第188號民事裁定書

　　[7]最高人民法院【2017】民申字第604號民事裁定書