文/北京市集佳律師事務(wù)所 戈曉美

　　引言：專利權(quán)，作為知識產(chǎn)權(quán)，其并非是使權(quán)利人享有一項權(quán)利，而是用于規(guī)制他人，使其不能為某種行為的一種權(quán)利，即具有排他屬性。在探究專利權(quán)的效力時，也應(yīng)從專利權(quán)的排他權(quán)屬性出發(fā)。針對同一保護范圍的發(fā)明創(chuàng)造，在一個專利權(quán)中得不到保護，在另一個專利權(quán)中能夠給予保護；專利權(quán)終止并不必然導(dǎo)致該技術(shù)進入公有領(lǐng)域。關(guān)于這一專利權(quán)的效力問題，困擾了我很久很久，當(dāng)從專利權(quán)的排他屬性思考時，便豁然開朗。

　　先講一個生動的案例：

　　同一申請人就同樣的發(fā)明創(chuàng)造于同日既申請了發(fā)明，又申請了實用新型。

　　半年左右，實用新型經(jīng)形式審查，保持原權(quán)利要求范圍（A）獲得授權(quán)后，第三人針對該實用新型提出無效請求，所用對比文件為D1/D2。專利權(quán)人出于降低無效風(fēng)險的目的，對實用新型的權(quán)利要求1作出了修改，即增加了新的技術(shù)特征，后實用新型專利在無效程序中被維持住，范圍為（A’，顯然A）A’）。值得注意的是：在針對實用新型的無效決定評述中，D1/D2對實用新型權(quán)利的新穎性、創(chuàng)造性并不構(gòu)成威脅，換言之，在實用新型的無效中，即便專利權(quán)人對原權(quán)利要求不做修改，該實用新型專利也能夠被維持住。

　　與此同時，針對同日發(fā)明申請的審查還在過程中，審查員同樣以D1/D2的結(jié)合認為發(fā)明申請的權(quán)利要求1缺乏新穎性，審查意見認為不具備授權(quán)條件的理由與前述實用新型的無效理由同。申請人對發(fā)明申請的權(quán)利要求沒有做出修改，保護范圍仍為基于實用新型無效爭辯及認定的理由進行了答復(fù)。目前，該發(fā)明申請的審查還在繼續(xù)。

　　那么問題來了：

　　1、實用新型的原權(quán)利要求1的效力如何？

　　2、發(fā)明申請的權(quán)利要求1（同實用新型原權(quán)利要求1）應(yīng)不應(yīng)當(dāng)授權(quán)？

　　3、原權(quán)利要求1獲得授權(quán)后的效力如何？

　　問題1：實用新型原授權(quán)權(quán)利要求1的效力如何？

　　對此，筆者認為，不論從無效程序的當(dāng)事人處置原則還是侵權(quán)判定中的禁止反悔原則來看，實用新型原授權(quán)權(quán)利要求1均被已被無效，不能再將其納入實用新型專利權(quán)的保護范圍。

　　首先，根據(jù)當(dāng)事人處置原則，可以認為專利權(quán)人已放棄要求針對實用新型原授權(quán)權(quán)利要求的保護范圍?！秾＠麑彶橹改稀返谒牟糠值谌?.2當(dāng)事人處置原則部分載明：在無效宣告程序中，專利權(quán)人針對請求人提出的無效宣告請求主動縮小專利權(quán)保護范圍且相應(yīng)的修改文本已被專利復(fù)審委員會接受的，視為專利權(quán)人承認大于該保護范圍的權(quán)利要求自始不符合專利法及其實施細則的有關(guān)規(guī)定，并且承認請求人對該權(quán)利要求的無效宣告請求，從而免去求求人對宣告該權(quán)利要求無效這一主張。

　　在本案中，針對無效請求人的無效請求，實用新型專利權(quán)人主動修改了權(quán)利要求的保護范圍，增加了從屬權(quán)利要求中的技術(shù)特征，相較于原授權(quán)的權(quán)利要求的保護范圍，修改后的權(quán)利要求的保護范圍縮小了。根據(jù)上述規(guī)定，原授權(quán)權(quán)利要求1被宣告無效。

　　其次，根據(jù)禁止反悔原則，專利權(quán)人在實用新型無效程序中的限縮性修改使得其不能將原權(quán)利要求1重新納入實用新型專利權(quán)的保護范圍。

　　《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第六條規(guī)定：專利申請人、專利權(quán)人在專利授權(quán)或者無效程序中，通過對權(quán)利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術(shù)方案，權(quán)利人在侵犯專利權(quán)糾紛案件中又將其納入專利權(quán)保護范圍的，人民法院不予支持。本案中，專利權(quán)人在無效程序中，針對原權(quán)利要求所作出的限縮性修改即應(yīng)適用上述禁止反悔原則，該放棄的部分不再屬于實用新型專利權(quán)保護范圍的內(nèi)容，專利權(quán)人不能“兩頭得利”。

　　還有觀點認為，在實用新型專利權(quán)的無效宣告決定書中，專利權(quán)得以維持的根本原因并非因為專利權(quán)人新增的技術(shù)特征，即權(quán)利人的限縮性修改并未對實用新型專利權(quán)的維持起到實質(zhì)性的作用，從而認為并不能依此認為專利權(quán)人放棄了原權(quán)利要求1的保護范圍。

　　針對這一觀點的質(zhì)疑，《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）》第十三條規(guī)定：權(quán)利人證明專利申請人、專利權(quán)人在專利授權(quán)確權(quán)程序中對權(quán)利要求書、說明書及附圖的限縮性修改或者陳述被明確否定的，人民法院應(yīng)當(dāng)認定該修改或者陳述未導(dǎo)致技術(shù)方案的放棄。對于如何準確理解上述條款中規(guī)定的“限縮性修改或者陳述被明確否定”，已決案例（江蘇高院（2016）蘇民終161號民事判決書）認為：“明確否定”應(yīng)當(dāng)是指授權(quán)確權(quán)機構(gòu)以明示的方式明確作出“不予采信的”的否定性意思表示，而不能推定其具有否定性的意思表示。該案中，蔣小平在無效程序中就a、b區(qū)別特征所作的限縮性意見陳述，涉及到與專利創(chuàng)造性的實質(zhì)性判斷先關(guān)的內(nèi)容，而專利復(fù)審委員會并沒有對a、b區(qū)別特征是否使得涉案專利具有創(chuàng)造性作出明確評價，相當(dāng)于“未予評述”，因而其無論是意思表示的形式還是法律效果均不符合司法解釋關(guān)于“明確否定”的要求。

　　具體到本案中，雖然無效決定宣告修改后的專利權(quán)予以維持的主要原因并非是基于修改，專利復(fù)審委員會針對該新增的技術(shù)特征甚至沒有評述，因而不能推定其具有否定的意思表示，因此并不構(gòu)成對于禁止反悔原則適用的障礙。

　　基于上述分析，從禁止反悔原則的適用來看，由于專利權(quán)人在無效程序中的放棄，其不能重新將原權(quán)利要求1的保護范圍納入進來。

　　問題2：發(fā)明申請的權(quán)利要求1是否應(yīng)當(dāng)被授權(quán)？

　　考慮是否應(yīng)當(dāng)授權(quán)，主要是需要討論是否與實用新型專利權(quán)構(gòu)成重復(fù)侵權(quán)的問題，而兩個專利是否屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造是適用重復(fù)授權(quán)的前提。

　　根據(jù)專利法第9條的規(guī)定：同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權(quán)。該條的立法本意是防止專利權(quán)之間的并無必要的重疊，即指同樣的發(fā)明創(chuàng)造不能有兩項以上的處于有效狀態(tài)的專利權(quán)同時存在。在現(xiàn)行的制度安排下，同一申請人就同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利的，只要兩項專利權(quán)不同時存在，就不違反禁止重復(fù)授權(quán)原則。此處，同樣的發(fā)明創(chuàng)造，應(yīng)當(dāng)是指保護范圍相同的專利申請或者專利，其判斷方法為：就各自請求保護的內(nèi)容進行比較。如被比對的兩項權(quán)利要求所要求保護的范圍相同，則認為是同樣的發(fā)明創(chuàng)造；如一個專利申請或?qū)＠蟊Ｗo的范圍完全落入并小于另一專利申請要求保護的范圍，即權(quán)利要求保護范圍部分重疊的，不應(yīng)認為其構(gòu)成同樣的發(fā)明創(chuàng)造而依據(jù)禁止重復(fù)授權(quán)原則拒絕授予專利權(quán)，而是應(yīng)當(dāng)根據(jù)對新穎性、創(chuàng)造性等其他專利授權(quán)條件的審查來決定是否授予專利權(quán)。

　　在本案中，如上所述，專利權(quán)人已對實用新型原權(quán)利要求1的保護范圍進行了限縮性修改，實用新型專利權(quán)的保護范圍與發(fā)明專利申請要求的保護范圍不相同，審查員應(yīng)當(dāng)對于發(fā)明專利申請是否符合授權(quán)條件予以審查。本案中，在審查發(fā)明專利申請的創(chuàng)造性過程中，審查員所用的對比文件與實用新型無效程序中予以評價的對比文件基本相同，因此，對于發(fā)明專利權(quán)利要求1的授權(quán)值得期待。

　　問題3：原權(quán)利要求1獲得授權(quán)后的效力如何？

　　對此，筆者認為，從專利權(quán)的排他屬性來看，專利權(quán)人雖不能再依據(jù)實用新型原授權(quán)權(quán)利要求1主張權(quán)利，但是可以依據(jù)發(fā)明專利權(quán)利要求1主張權(quán)利。

　　首先，需要澄清的一點是：雖然通常情況下，專利權(quán)的終止可能導(dǎo)致該技術(shù)進入公有領(lǐng)域，但有些例外情況下并非如此。

　　例如，就從屬專利與基礎(chǔ)專利的關(guān)系來看，假設(shè)基礎(chǔ)專利申請日為2001年1月，從屬專利申請日為2002年1月，后從屬專利因例如沒有按規(guī)定繳納年費或者專利權(quán)人書面放棄的方式導(dǎo)致其在期限屆滿前（例如2005）終止，那么該從屬專利權(quán)的終止并不導(dǎo)致該從屬專利技術(shù)就進入了公有領(lǐng)域的范疇，公眾仍然不能自由地實施該從屬專利技術(shù)，因為基礎(chǔ)專利還在受保護期限內(nèi)。正如最高院在（2007）行提字第4號判決書中所論述的：任何理性的市場經(jīng)營者不僅應(yīng)當(dāng)認識到某一項專利權(quán)的終止并不當(dāng)然意味著其可以自由使用所涉及的專利技術(shù)，而且應(yīng)當(dāng)能夠注意到本領(lǐng)域所有已經(jīng)公開的專利文件，而不能僅關(guān)注某一份文件即下結(jié)論并據(jù)此魯莽行事。

　　就本案而言，雖然專利權(quán)人在實用新型的無效程序中放棄了原權(quán)利要求1的保護范圍，但是此時該保護范圍仍在發(fā)明申請的臨時保護期內(nèi)，發(fā)明授權(quán)后，發(fā)明專利就包括了該權(quán)利要求1的保護范圍，因此，實用新型專利權(quán)保護范圍的部分放棄并不意味著其進入了公有領(lǐng)域，發(fā)明專利的專利權(quán)人仍然可以依據(jù)發(fā)明專利權(quán)去主張權(quán)利。

　　其次，在依據(jù)發(fā)明專利權(quán)主張權(quán)利的情況下，在實用新型專利權(quán)中的放棄是否會對其產(chǎn)生其他影響呢？筆者認為值得討論。

　　根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）》第六條：人民法院可以運用與涉案專利存在分案申請關(guān)系的其他專利及其專利審查檔案、生效的專利授權(quán)確權(quán)裁判文書解釋涉案專利的權(quán)利要求。專利審查檔案，包括專利審查、復(fù)審、無效程序中專利申請人或者專利權(quán)人提交的書面材料，國務(wù)院專利行政部門及其專利復(fù)審委員會制作的審查意見通知書、會晤記錄、口審記錄、生效的專利復(fù)審請求審查決定書和專利權(quán)無效宣告請求審查決定書等。基于此，有觀點可能認為，對于發(fā)明專利的解釋，專利權(quán)人在實用新型專利權(quán)的無效程序中作出的意見陳述或者限縮性修改應(yīng)適用禁止反悔原則，即其不得再發(fā)明專利中繼續(xù)主張已經(jīng)在實用新型中已經(jīng)放棄的保護范圍。

　　對此，筆者認為，上述邏輯不攻自破。我國專利法允許同一申請人就同樣的實用新型既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利，主要是考慮為發(fā)明創(chuàng)造提供及時的保護，并規(guī)定：針對同樣的發(fā)明創(chuàng)造，申請人可以選擇其中一種方式保護其發(fā)明創(chuàng)造；針對不同保護范圍的發(fā)明創(chuàng)造，申請人可以同時享有發(fā)明及實用新型專利權(quán)。那么，在發(fā)明專利權(quán)尚未授權(quán)時，權(quán)利人當(dāng)然有權(quán)選擇決定發(fā)明專利和實用新型專利分別保護的范圍。即，在實用新型專利權(quán)中放棄部分保護范圍正是為了其能夠在發(fā)明專利中得到保護，因此該放棄的效果應(yīng)不及于發(fā)明專利，不會對發(fā)明專利產(chǎn)生不利影響。