文/北京市集佳律師事務(wù)所 黎琳
筆者近期收到企業(yè)的咨詢:“如果我們有一件商標(biāo)僅使用在贈品上,并不售賣,在收到《提供使用證據(jù)通知書》后,可以將這些贈品的證據(jù)作為商標(biāo)使用證據(jù)提交嗎?”事實(shí)上,將商標(biāo)使用在“贈品”上是否構(gòu)成商標(biāo)法意義上的商標(biāo)使用,這一點(diǎn)在業(yè)內(nèi)也存在爭議。在2021年6月發(fā)布的《商標(biāo)審查審理標(biāo)準(zhǔn)(征求意見稿)》中,曾經(jīng)規(guī)定過“以下情形,不被視為商標(biāo)法意義上的商標(biāo)使用:......(3)僅作為贈品使用;......”,但在正式公布的《商標(biāo)審查審理指南》(2022年1月1日生效)中,上述語句被刪除了。由上可以看出,將商標(biāo)使用在“贈品”上是否屬于商標(biāo)法意義上的商標(biāo)使用還是存在較大爭議。
既然國知局刪除了上述規(guī)定,說明將商標(biāo)使用在“贈品”上是否構(gòu)成商標(biāo)法意義上的商標(biāo)使用,就需要個(gè)案認(rèn)定。當(dāng)前國知局對“贈品”的裁判標(biāo)準(zhǔn)可以通過以下案例窺見一斑:
上述2個(gè)案件,國知局的認(rèn)定截然相反。比較來看:“王子”商標(biāo)案件中,贈品是為了輔助商標(biāo)注冊人實(shí)現(xiàn)“推銷(提他人)”服務(wù)而存在的輔料,該種贈品雖然是免費(fèi)的,但其商業(yè)價(jià)值已包含在商標(biāo)注冊人從消費(fèi)者處收取的服務(wù)費(fèi)中,因此,這個(gè)案件中的贈品構(gòu)成對35類“推銷(提他人)”服務(wù)的使用。而“卡卡”商標(biāo)案件中,贈品是為了實(shí)現(xiàn)“推廣農(nóng)合信用卡”這一目的而存在的輔料,消費(fèi)者取得該贈品的最終目的是辦理信用卡而不是購買該玩偶,因而贈品本身是為信用卡服務(wù)的,本質(zhì)上屬于36類信用卡服務(wù)的一種宣傳推廣手段,因此,這個(gè)案件中的贈品不構(gòu)成對28類“玩具;玩具娃娃”的使用。
再來看看法院在行政訴訟中對于“贈品”的態(tài)度:
從上述案件可以看出:法院對于贈品是否構(gòu)成商標(biāo)法意義上的商標(biāo)使用也嚴(yán)格秉承“個(gè)案認(rèn)定”的態(tài)度。商標(biāo)使用在贈品上是否屬于商標(biāo)法意義上的使用,需要看贈品上的商標(biāo)是否起到了“區(qū)別商品/服務(wù)來源”的作用,即便贈品不賺取利潤,但只要消費(fèi)者可以憑借贈品上清晰地區(qū)分商品或服務(wù)的不同來源,知道該贈品指向了商標(biāo)注冊人提供的是什么商品或服務(wù),那么商標(biāo)使用在贈品上就構(gòu)成商標(biāo)法意義上的使用。因此,根本落腳點(diǎn)還是在贈品上的商標(biāo)最終要達(dá)成的目的,以及商標(biāo)注冊人的真實(shí)使用意圖。