文/集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 黃霖

　　中國(guó)專利法第二十六條第三款規(guī)定：說明書應(yīng)當(dāng)對(duì)發(fā)明或者實(shí)用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準(zhǔn)。

　　該法條要求申請(qǐng)人/專利權(quán)人在享有一定時(shí)間的專利獨(dú)占權(quán)的同時(shí)，必需向公眾充分公開其發(fā)明創(chuàng)造，使公眾獲得新的技術(shù)信息，避免重復(fù)研究。

　　該法條是對(duì)說明書最為基本和重要的要求。這里，“能夠?qū)崿F(xiàn)”是對(duì)“清楚”和“完整”的程度的要求，“能夠?qū)崿F(xiàn)”、“清楚”和“完整”不是三個(gè)并列的問題。也就是說，說明書的“清楚”和“完整”只有達(dá)到所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)發(fā)明或者實(shí)用新型的程度才算得上是充分公開。更具體地，所謂“能夠?qū)崿F(xiàn)”是指：所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員按照說明書記載的技術(shù)內(nèi)容，在無需再付出創(chuàng)造性勞動(dòng)的情況下，就能夠?qū)嵤┌l(fā)明或者實(shí)用新型的技術(shù)方案、解決其要解決的技術(shù)問題、產(chǎn)生其預(yù)期的有益效果。

　　對(duì)于說明書的公開充分與否，說明書的“完整”應(yīng)當(dāng)是最重要的方面。通常，一份完整的說明書應(yīng)當(dāng)包含下列各項(xiàng)內(nèi)容：

　　(1) 幫助理解發(fā)明或者實(shí)用新型不可缺少的內(nèi)容。例如，有關(guān)所屬技術(shù)領(lǐng)域、背景技術(shù)狀況的描述以及說明書有附圖時(shí)的附圖說明等。

　　(2) 確定發(fā)明或者實(shí)用新型具有新穎性、創(chuàng)造性和實(shí)用性所需的內(nèi)容。例如，發(fā)明或者實(shí)用新型所要解決的技術(shù)問題，解決其技術(shù)問題采用的技術(shù)方案和發(fā)明或者實(shí)用新型的有益效果。

　　(3) 實(shí)現(xiàn)發(fā)明或者實(shí)用新型所需的內(nèi)容。例如，為解決發(fā)明或者實(shí)用新型的技術(shù)問題而采用的技術(shù)方案的具體實(shí)施方式。

　　這里面，又以對(duì)解決技術(shù)問題所采用的技術(shù)方案及其具體實(shí)施方式的完整和詳細(xì)的描述最為重要，因?yàn)檫@是“能夠?qū)崿F(xiàn)”的最基本的保證。實(shí)踐中，審查員指出說明書公開不充分的審查意見也大多是針對(duì)說明書中沒有清楚地和完整地描述技術(shù)方案，而極少有因?yàn)槿狈夹g(shù)問題和技術(shù)效果的描述或者技術(shù)方案與技術(shù)問題和技術(shù)效果不相適應(yīng)等而指出說明書公開不充分問題。

　　在這方面，總之，需要注意的是，凡是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員不能從現(xiàn)有技術(shù)中直接、唯一地得出的技術(shù)內(nèi)容，而這些技術(shù)內(nèi)容又是實(shí)施發(fā)明或者實(shí)用新型所必需的，均應(yīng)當(dāng)在說明書中描述。

　　反過來說，對(duì)于那些對(duì)實(shí)施發(fā)明或者實(shí)用新型也是必需的但是能夠從現(xiàn)有技術(shù)中直接、唯一地得出的技術(shù)內(nèi)容，則可以不必寫在說明書中。由此，在判斷說明書的公開充分與否或者說判斷所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能否實(shí)現(xiàn)發(fā)明或者實(shí)用新型時(shí)，除于依賴于說明書中所具體公開的技術(shù)內(nèi)容之外，也應(yīng)依賴于所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員所應(yīng)掌握的本領(lǐng)域常規(guī)技術(shù)手段。這里，需要注意的是，“能夠?qū)崿F(xiàn)”的主體是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員。該所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員與專利法第二十二條第三款的創(chuàng)造性判斷所提及的所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員的含義是一致的。由此，實(shí)踐中，當(dāng)處理說明書公開不充分的審查意見通知書時(shí)，代理人不僅需要確定審查意見通知書中指出的某一不可缺少的技術(shù)內(nèi)容的未描述是否真的是未描述，而且還應(yīng)當(dāng)在確定出該技術(shù)內(nèi)容確實(shí)是未描述的情況下進(jìn)一步確定該未描述的技術(shù)內(nèi)容是否屬于本領(lǐng)域常規(guī)技術(shù)手段。

　　此外，對(duì)于說明書的公開充分與否，在說明書具有附圖的情況下，并非指說明書的文字部分本身應(yīng)當(dāng)滿足說明書充分公開的要求，而是指說明書的文字部分與說明書附圖部分的結(jié)合應(yīng)當(dāng)滿足說明書充分公開的要求。換言之，說明書附圖中所示出的技術(shù)內(nèi)容同樣能夠用來支持說明書的充分公開。

　　另外，對(duì)于申請(qǐng)文件的撰寫，也可以采用引證的方式。實(shí)踐中，如果引證文件滿足以下要求，則一般認(rèn)為本申請(qǐng)說明書中記載了所引證文件中的內(nèi)容，從而所引證文件中的內(nèi)容也能夠用來支持說明書的充分公開。在這方面，引證文件應(yīng)當(dāng)滿足的要求為：

　　(1) 引證文件應(yīng)當(dāng)是公開出版物，除紙件形式外，還包括電子出版物等形式。

　　(2) 所引證的非專利文件和外國(guó)專利文件的公開日應(yīng)當(dāng)在本申請(qǐng)的申請(qǐng)日之前；所引證的中國(guó)專利文件的公開日不能晚于本申請(qǐng)的公開日。

　　(3) 引證外國(guó)專利或非專利文件的，應(yīng)當(dāng)以所引證文件公布或發(fā)表時(shí)的原文所使用的文字寫明引證文件的出處以及相關(guān)信息，必要時(shí)給出中文譯文，并將譯文放置在括號(hào)內(nèi)。

　　然而，中國(guó)專利審查指南（2010）還規(guī)定：應(yīng)當(dāng)注意的是，為了方便專利審查，也為了幫助公眾更直接地理解發(fā)明或者實(shí)用新型，對(duì)于那些就滿足專利法第二十六條第三款的要求而言必不可少的內(nèi)容，不能采用引證其他文件的方式撰寫，而應(yīng)當(dāng)將其具體內(nèi)容寫入說明書。該規(guī)定似乎與前面提及的做法“如果引證文件滿足一定要求，則認(rèn)為本申請(qǐng)說明書中記載了所引證文件中的內(nèi)容”不相兼容。因此，即使在實(shí)踐中一般情況下所引證文件中的內(nèi)容也能夠用來支持說明書的充分公開，但是作為代理人還是盡量避免在說明書具體實(shí)施方式部分中采用引證的方式，尤其是針對(duì)那些對(duì)實(shí)現(xiàn)發(fā)明或者實(shí)用新型非常關(guān)鍵的技術(shù)內(nèi)容。

　　另外，實(shí)踐中，還存在這樣的情況，即：一件申請(qǐng)的說明書中描述有多項(xiàng)發(fā)明或者實(shí)用新型。在這種情況下，是要求說明書充分公開到各項(xiàng)發(fā)明或者實(shí)用新型均能夠?qū)崿F(xiàn)的程度還是只要有至少一項(xiàng)發(fā)明或者實(shí)用新型能夠?qū)崿F(xiàn)即可。這似乎在當(dāng)前中國(guó)專利法及其實(shí)施細(xì)則和專利審查指南中都沒有做出明確規(guī)定。目前，較為實(shí)際的做法應(yīng)當(dāng)是要求保護(hù)的發(fā)明或者實(shí)用新型（即限定在權(quán)利要求書中的發(fā)明或者實(shí)用新型）能夠?qū)崿F(xiàn)即可認(rèn)為說明書符合專利法第二十六條第三款關(guān)于說明書充分公開的規(guī)定。

　　總之，作為代理人，應(yīng)當(dāng)特別注意的是，說明書公開不充分問題（尤其是由于沒有完整地描述技術(shù)方案而引起的說明書公開不充分問題）是專利申請(qǐng)撰寫的硬傷。一旦提交了專利申請(qǐng)并獲得了申請(qǐng)日，則無論是申請(qǐng)人自己發(fā)現(xiàn)還是經(jīng)審查員審查后發(fā)現(xiàn)說明書存在公開不充分的缺陷，一般均無法予以克服，從而導(dǎo)致已經(jīng)提交的專利申請(qǐng)陷入絕境。這是因?yàn)橹袊?guó)專利法第三十三條關(guān)于“對(duì)發(fā)明和實(shí)用新型專利申請(qǐng)文件的修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍”的規(guī)定杜絕了對(duì)這樣的專利申請(qǐng)進(jìn)行修改以克服上述缺陷的可能性。