文/集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司   丁莉麗　

禁止重復(fù)授權(quán)是說(shuō)，針對(duì)同樣的發(fā)明創(chuàng)造不能同時(shí)有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上處于有效狀態(tài)的授權(quán)專利存在。由于香港標(biāo)準(zhǔn)專利注冊(cè)制度的特殊性，在重復(fù)授權(quán)方面也有其與其他國(guó)家或地區(qū)值得關(guān)注的不同之處。筆者就此作如下簡(jiǎn)要分析，供大家參考。

　　一、香港標(biāo)準(zhǔn)專利申請(qǐng)基本流程介紹：

　　根據(jù)2002年6月1日《專利(專利當(dāng)局的指定)公告》第3條，中國(guó)香港標(biāo)準(zhǔn)專利的批予，是以下述三個(gè)專利局（稱為“指定專利當(dāng)局”）所批予的發(fā)明專利（可以是分案申請(qǐng)）為基礎(chǔ)的：

　　中華人民共和國(guó)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局

　　歐洲專利局(僅就指定英國(guó)的專利而言)

　　聯(lián)合王國(guó)（英國(guó)）專利局

　　在中國(guó)香港申請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)專利的程序分為兩個(gè)階段，申請(qǐng)人須提交下述兩項(xiàng)請(qǐng)求∶

　　第一階段：指定專利申請(qǐng)的“記錄請(qǐng)求”，此處，指定專利申請(qǐng)是指在上述三個(gè)指定專利局發(fā)表的發(fā)明專利申請(qǐng)；

　　注意：最遲必須在上述指定專利當(dāng)局發(fā)表指定專利申請(qǐng)后6個(gè)月內(nèi)，提交“記錄請(qǐng)求”，該期限不可延長(zhǎng)。

　　第二階段：就已獲得上述三個(gè)指定專利局授權(quán)的專利，在香港提交“注冊(cè)與批予請(qǐng)求”。

　　注意：最遲必須在中國(guó)香港發(fā)表記錄請(qǐng)求或上述指定專利當(dāng)局批予指定專利后6個(gè)月（以后到期限為準(zhǔn)，該期限不可延長(zhǎng)）內(nèi)，提交“注冊(cè)與批予請(qǐng)求”。

　　二、問(wèn)題設(shè)定與分析

　　問(wèn)1：假設(shè)就同一發(fā)明，既有歐洲專利申請(qǐng)，又有中國(guó)專利申請(qǐng)，是否可以同時(shí)或先后基于兩個(gè)申請(qǐng)分別去香港提交“記錄請(qǐng)求”和“注冊(cè)批予請(qǐng)求”，兩個(gè)申請(qǐng)是否可以并存？

　　分析1：鑒于香港標(biāo)準(zhǔn)專利申請(qǐng)的兩個(gè)階段，專利局并不進(jìn)行檢索和實(shí)審，實(shí)踐中有可能同時(shí)或先后基于兩個(gè)指定申請(qǐng)分別去香港提交“記錄請(qǐng)求”和“注冊(cè)批予請(qǐng)求”，兩個(gè)申請(qǐng)有可能可以并存，甚至也可能兩個(gè)都獲得授權(quán)。但是，也不排除專利局有可能會(huì)在第一階段或者第二階段發(fā)現(xiàn)申請(qǐng)人就同樣的發(fā)明提交了兩件申請(qǐng)，會(huì)要求申請(qǐng)人在兩者中作選擇。

　　假設(shè)申請(qǐng)人在基于歐洲申請(qǐng)進(jìn)行香港標(biāo)準(zhǔn)專利第一階段的記錄請(qǐng)求后認(rèn)為，基于中國(guó)專利申請(qǐng)作香港標(biāo)準(zhǔn)專利第一階段的記錄請(qǐng)求更合適，那么此時(shí)申請(qǐng)人也可以根據(jù)《香港專利條例》第32條的規(guī)定主動(dòng)向香港專利局請(qǐng)求撤回基于歐洲專利申請(qǐng)的記錄請(qǐng)求。此時(shí)，如果香港專利局尚未公開(kāi)該記錄請(qǐng)求，那么有可能會(huì)退回68港幣（約合54元人民幣）的第一階段公告費(fèi)，其他費(fèi)用不能退回。

　　問(wèn)2：如果基于歐洲專利申請(qǐng)和中國(guó)專利申請(qǐng)的香港標(biāo)準(zhǔn)專利申請(qǐng)均獲準(zhǔn)授權(quán)，是否需要從中選擇一個(gè)？應(yīng)在什么時(shí)間點(diǎn)做出選擇？

　　分析2：雖說(shuō)一項(xiàng)發(fā)明只能授予一項(xiàng)專利權(quán)，但是，考慮到香港專利局對(duì)標(biāo)準(zhǔn)專利注冊(cè)的審查只是形式審查，不會(huì)進(jìn)行相關(guān)檢索和實(shí)審，“重復(fù)授權(quán)”的可能性也還是比較大的。如果分別基于歐洲和中國(guó)兩個(gè)指定申請(qǐng)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)專利申請(qǐng)均可授權(quán)，那么：

　?。?）申請(qǐng)人可以對(duì)比兩件專利申請(qǐng)的權(quán)利要求保護(hù)范圍，主動(dòng)或者根據(jù)專利局長(zhǎng)的要求，在第一階段或者第二階段提交請(qǐng)求的6個(gè)月期限內(nèi)選擇基于對(duì)其更有利的專利申請(qǐng)來(lái)注冊(cè)香港標(biāo)準(zhǔn)專利。

　?。?）如果專利局沒(méi)有要求擇一的話，申請(qǐng)人也可以基于兩件專利均作第二階段的“注冊(cè)與批予請(qǐng)求”，等到有第三方，比如競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或侵權(quán)人，在法院根據(jù)《香港專利條例》第101條對(duì)其專利的有效性提出質(zhì)疑的時(shí)候再做處理。法院屆時(shí)會(huì)給予申請(qǐng)人一次答復(fù)或修改專利說(shuō)明書(shū)的機(jī)會(huì)。見(jiàn)《香港專利條例》第92（2）條。如果專利權(quán)人不能令法院信納就同一項(xiàng)發(fā)明并無(wú)兩項(xiàng)專利，或沒(méi)有修訂其中一份或一并修訂兩份說(shuō)明書(shū)以免就同一項(xiàng)發(fā)明有兩項(xiàng)專利，則法院將基于《香港專利條例》第91（1）（f）條述及的理由，撤銷該兩項(xiàng)專利中有效期所余期間較短的一項(xiàng)，或如兩項(xiàng)專利所余有效期的長(zhǎng)短相同，則法院須撤銷該兩項(xiàng)專利的任何一項(xiàng)。（就此尚無(wú)法院判例可供參考。）

　　鑒于筆者經(jīng)驗(yàn)有限，以上僅供參考。如有不當(dāng)，還請(qǐng)讀者多多指正。