文/集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司　曹志霞

一、引言

從專利法對(duì)發(fā)明專利的定義可以看出，發(fā)明專利可分為產(chǎn)品專利和方法專利。其中產(chǎn)品類專利由于保護(hù)的對(duì)象是產(chǎn)品，因此在訴訟中可以通過(guò)公證購(gòu)買(mǎi)涉嫌侵權(quán)的產(chǎn)品，然后與專利進(jìn)行侵權(quán)比對(duì)，最終判斷是否侵權(quán)；而方法專利由于其自身的特殊性，一般只有到涉嫌侵權(quán)者的生產(chǎn)車間才有可能獲取侵權(quán)證據(jù)，而到涉嫌侵權(quán)者的生產(chǎn)車間取證，又是一條基本上無(wú)法實(shí)現(xiàn)、不具有可操作性的途徑，這就使得很多申請(qǐng)人在方法類技術(shù)方案產(chǎn)生后，存在這樣的困惑：即使能成功授權(quán)，維權(quán)時(shí)也很難舉證，那還能起到保護(hù)的作用嗎？申請(qǐng)專利有何意義？實(shí)踐中，出于這樣的顧慮，好多申請(qǐng)人放棄申請(qǐng)方法專利，這使得大量的方法專利流失，這對(duì)申請(qǐng)人來(lái)說(shuō)是很大的損失。且不論申請(qǐng)專利的意義不僅僅在于保護(hù)自己的技術(shù)，本文的目的旨在對(duì)方法專利侵權(quán)訴訟中的舉證問(wèn)題進(jìn)行分析，以闡明在方法專利侵權(quán)訴訟中，除了到涉嫌侵權(quán)者生產(chǎn)車間進(jìn)行取證外，還有別的途徑來(lái)進(jìn)行侵權(quán)訴訟中的舉證。

二、專利為新產(chǎn)品的生產(chǎn)方法

專利法第六十一條規(guī)定：專利侵權(quán)糾紛涉及新產(chǎn)品制造方法的發(fā)明專利的，制造同樣產(chǎn)品的單位或者個(gè)人應(yīng)當(dāng)提供其產(chǎn)品制造方法不同于專利方法的證明。

由這一法條可以看出，涉及到新產(chǎn)品的制造方法專利時(shí)，原本誰(shuí)主張誰(shuí)舉證的舉證規(guī)則出現(xiàn)了例外，即舉證責(zé)任倒置，由涉嫌侵權(quán)者承擔(dān)舉證責(zé)任，證明其產(chǎn)品制造方法不同于專利方法。所以，涉及到產(chǎn)品制造方法專利的侵權(quán)訴訟時(shí)，原告也即專利權(quán)人只要舉證證明其專利方法為新產(chǎn)品的制造方法、涉嫌侵權(quán)產(chǎn)品與專利方法所得產(chǎn)品為同樣產(chǎn)品即可，需要指明的是：在認(rèn)定一項(xiàng)方法專利是否屬于新產(chǎn)品制造方法專利時(shí)，應(yīng)當(dāng)以依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品為依據(jù)，所謂“依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品”，是指使用專利方法獲得的原始產(chǎn)品，而不包括對(duì)該原始產(chǎn)品作進(jìn)一步處理后獲得的后續(xù)產(chǎn)品。而涉及到新產(chǎn)品的“新”如何界定，最高院給出了答案：2009年12月21日最高院第1480次會(huì)議通過(guò)的《關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第十七條對(duì)新產(chǎn)品做出了界定，即產(chǎn)品或者制造產(chǎn)品的技術(shù)方案在專利申請(qǐng)日以前為國(guó)內(nèi)外公眾所知悉的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該產(chǎn)品不屬于專利法第六十一條第一款規(guī)定的新產(chǎn)品。換言之，產(chǎn)品或者制造產(chǎn)品的技術(shù)方案在專利申請(qǐng)日以前不為國(guó)內(nèi)外公眾所知的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該產(chǎn)品屬于專利法第六十一條第一款規(guī)定的新產(chǎn)品。而判斷是否“同樣產(chǎn)品”，則應(yīng)以被控侵權(quán)產(chǎn)品與訴爭(zhēng)專利方法制造的產(chǎn)品在“組份、結(jié)構(gòu)或者其質(zhì)量、性能、功能”等方面是否相同綜合考慮，如二者組份、結(jié)構(gòu)或者其質(zhì)量、性能、功能基本相同或者沒(méi)有質(zhì)的區(qū)別就應(yīng)該認(rèn)定屬于“同樣產(chǎn)品”。一般來(lái)說(shuō)，只要專利方法所得產(chǎn)品與涉嫌侵權(quán)產(chǎn)品在功能上大致相同、銷售市場(chǎng)相同，就可認(rèn)定為“同樣產(chǎn)品”。

三、非新產(chǎn)品的生產(chǎn)方法專利

實(shí)踐中，并不是所有的方法專利都是新產(chǎn)品的制作方法專利，也并不是專利權(quán)人只要主張是新產(chǎn)品就能得到法院的支持，所以如果不是新產(chǎn)品的制造方法專利或不能被判定為新產(chǎn)品的制作方法，又應(yīng)該如何舉證呢？這就需要運(yùn)用一些舉證策略，且看以下案例：

巴斯夫公司訴南通施壯公司侵犯了其專利號(hào)為ZL92115325.2、發(fā)明名稱為“基本無(wú)粉塵四氫-3,5-二甲基-1,3,5噻二嗪-2-硫酮顆粒的制備”的專利權(quán)，法院經(jīng)審理后最終判決南通施壯公司侵權(quán)成立。在此案中，巴斯夫公司主張?jiān)摲椒▽＠麨樾庐a(chǎn)品的生產(chǎn)方法專利，沒(méi)有得到法院的支持，所以巴斯夫公司還是要承擔(dān)證明南通施壯公司使用其方法專利權(quán)的舉證責(zé)任，但巴斯夫公司并沒(méi)有到南通施壯公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)取證，最終仍然得以勝訴，這不禁讓人稱奇。在此案中，巴斯夫公司是這樣做的：首先在2006年向南通施壯公司的代理商——北京陽(yáng)光克勞沃公司公證購(gòu)買(mǎi)了20公斤被控侵權(quán)產(chǎn)品，然后委托上海市農(nóng)藥研究所檢測(cè)中心進(jìn)行檢驗(yàn)，該檢測(cè)中心的檢驗(yàn)報(bào)告顯示，南通施壯公司生產(chǎn)的涉案產(chǎn)品出現(xiàn)了一個(gè)主峰和三個(gè)次峰，這與巴斯夫公司生產(chǎn)的“棉隆”產(chǎn)品（即四氫-3,5-二甲基-1,3,5噻二嗪-2-硫酮）的色譜圖中出現(xiàn)的一個(gè)主峰和三個(gè)次峰相對(duì)應(yīng)，巴斯夫公司據(jù)此提出：上述三種特征雜質(zhì)系使用涉案專利方法制備棉隆產(chǎn)品過(guò)程中出現(xiàn)的典型雜質(zhì)，即由于在制備過(guò)程中加入涉案專利方法中的亞烷基二胺，才形成上述三種雜質(zhì)，這一點(diǎn)在說(shuō)明書(shū)中有記載，說(shuō)明書(shū)第2、3頁(yè)這樣記載：少量的亞烷基二胺化合物與甲胺發(fā)生競(jìng)爭(zhēng)，且可能形成三種副產(chǎn)物，并列出了這三種副產(chǎn)物；面對(duì)巴斯夫公司的主張，南通施壯公司則辯稱：其在生產(chǎn)涉案產(chǎn)品時(shí)并未加入亞烷基二胺，而是通過(guò)使用十二烷基磺酸鈉等其他助劑和改變反應(yīng)器結(jié)構(gòu)來(lái)制備棉隆顆粒劑。南通施壯公司雖然提出了自己的反駁理由，但并沒(méi)有舉證證明加入十二烷基磺酸鈉等助劑會(huì)形成上述三種特征雜質(zhì)。北京高院經(jīng)審查認(rèn)為：巴斯夫公司提供的證據(jù)足以證明南通施壯公司生產(chǎn)、銷售涉案產(chǎn)品使用了與涉案專利方法相同的方法，侵犯了涉案專利權(quán)，法院最終判決南通施壯公司侵權(quán)成立。

這個(gè)案例帶給我們的啟示是：生產(chǎn)方法會(huì)給其制得的產(chǎn)品打下烙印，而如能巧妙地利用這樣的烙印，將給方法專利侵權(quán)訴訟的舉證帶來(lái)好處。在化學(xué)類產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程中，生產(chǎn)方法中所用的原料、輔料、所用的助劑、所選擇的工藝條件等都會(huì)或多或少地對(duì)制得的產(chǎn)品性能產(chǎn)生影響，就像前述案例中的方法專利，生產(chǎn)過(guò)程中所用的亞烷基二胺給產(chǎn)品打下了抹不去的烙印——產(chǎn)品含有三種典型雜質(zhì)，巴斯夫公司在侵權(quán)訴訟中巧妙地利用了方法給產(chǎn)品打下的烙印，使得其在訴訟中能夠輕松舉證，得以勝訴。實(shí)踐中，在專利申請(qǐng)階段，申請(qǐng)人為了突出有益效果，有時(shí)會(huì)描述得略為夸大，如：使用本發(fā)明的方法得到的產(chǎn)品，純度高、無(wú)雜質(zhì)……,試想，如果前述案例中，巴斯夫公司的專利在說(shuō)明書(shū)中忽略了對(duì)產(chǎn)品性能的描述，未將方法會(huì)給產(chǎn)品帶來(lái)三種典型雜質(zhì)這一情形進(jìn)行記載，或者說(shuō)，在專利說(shuō)明書(shū)中為了夸大有益效果而寫(xiě)了“純度高，不含雜質(zhì)”，那又會(huì)如何呢？能否勝訴呢？對(duì)此情形，雖然不能絕對(duì)地說(shuō)一定會(huì)敗訴，但舉證難度勢(shì)必會(huì)加大。所以，這一案例給我們帶來(lái)的啟示是，對(duì)于非新產(chǎn)品方法，可以通過(guò)巧妙的舉證策略來(lái)實(shí)現(xiàn)舉證，而能實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn)，當(dāng)然離不開(kāi)高質(zhì)量的申請(qǐng)文件。在撰寫(xiě)申請(qǐng)文件時(shí)，基于日后維權(quán)的考慮，不僅要注重權(quán)利要求書(shū)的撰寫(xiě)，還應(yīng)該注重說(shuō)明書(shū)的撰寫(xiě)?？紤]到日后侵權(quán)訴訟中舉證的問(wèn)題，對(duì)于方法專利得到的產(chǎn)品，說(shuō)明書(shū)應(yīng)如實(shí)地記載方法給產(chǎn)品打下的烙印——產(chǎn)品的性狀、性能、功效，以便在日后通過(guò)產(chǎn)品與方法的唯一對(duì)應(yīng)關(guān)系來(lái)使舉證工作更加輕松一些。

實(shí)踐中，往往還會(huì)遇到這樣一種情況：涉案專利既不是新產(chǎn)品的生產(chǎn)方法專利，而且也沒(méi)有在產(chǎn)品上找到其生產(chǎn)方法留下的烙印，那又該如何操作呢？且看下面這個(gè)案例：

原告李成林申請(qǐng)的名稱為“一種脫鈣人牙基質(zhì)及其制造方法”的發(fā)明專利，于2000年11月授權(quán)公告，專利號(hào)為ZL95112416.1。2007年6月，原告與被告深圳市光明創(chuàng)博生物制品有限公司（以下深圳光明公司）簽署了《專利實(shí)施許可合同》，后因雙方產(chǎn)生糾紛，該專利實(shí)施許可合同終止。2009年1月，原告發(fā)現(xiàn)被告深圳光明公司生產(chǎn)了與其專利方法相同的產(chǎn)品，被告武漢市光明創(chuàng)博生物制品有限公司（以下稱武漢光明公司）銷售該產(chǎn)品。原告認(rèn)為兩被告的生產(chǎn)、銷售行為侵犯了其專利權(quán)，遂向法院提起訴訟，被告深圳光明公司對(duì)于其生產(chǎn)的產(chǎn)品與依原告專利方法制造的產(chǎn)品屬于相同產(chǎn)品沒(méi)有異議，但其辯稱：我公司產(chǎn)品的制造方法是從美國(guó)引進(jìn)的，異于且優(yōu)于原告訴稱的專利方法；原告未能舉證證明我公司實(shí)際使用了其專利方法，應(yīng)該承擔(dān)舉證不能的法律責(zé)任。湖北省武漢市中級(jí)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，涉案發(fā)明專利“一種脫鈣人牙基質(zhì)及其制作方法”經(jīng)過(guò)國(guó)家專利局授權(quán)公告，合法有效，糾紛發(fā)生時(shí)該專利仍在有效保護(hù)期內(nèi)，原告能夠證明被告生產(chǎn)和銷售的產(chǎn)品與依其專利方法生產(chǎn)的產(chǎn)品是相同產(chǎn)品，且被告對(duì)此沒(méi)有異議。庭審中，原告經(jīng)合理努力仍無(wú)力證明被告在合同終止后，繼續(xù)使用其專利方法。方法專利侵權(quán)糾紛中，原告獲取被告生產(chǎn)車間內(nèi)仍然使用其專利方法生產(chǎn)產(chǎn)品的證據(jù)十分困難。但本案中，原、被告之間曾簽訂專利實(shí)施許可合同，合作期間，被告利用原告的專利方法生產(chǎn)產(chǎn)品，后因糾紛產(chǎn)生，合作終止。根據(jù)上述具體案情和已知事實(shí)，并結(jié)合日常生活經(jīng)驗(yàn)，被告仍然使用原告專利方法生產(chǎn)產(chǎn)品的可能性很大，因此應(yīng)由被告承擔(dān)其制造方法不同于專利方法的證明責(zé)任。被告僅抗辯稱其產(chǎn)品制造方法從美國(guó)引進(jìn)，但無(wú)法向法院闡明具體的生產(chǎn)方法，且無(wú)正當(dāng)理由拒絕向法院提交其原始的生產(chǎn)操作記錄，亦未能提供其他證據(jù)佐證其抗辯主張，屬舉證不能，應(yīng)該承擔(dān)不利的法律后果，應(yīng)認(rèn)定構(gòu)成侵權(quán)。被告深圳光明公司不服一審判決，提起上訴。2011年6月8日，湖北省高級(jí)人民法院判決：駁回上訴，維持原判。

由上述案例可以看出，涉及非新產(chǎn)品的方法專利糾紛，原告舉證證明被告制造了同樣產(chǎn)品，經(jīng)合理努力仍然無(wú)力證明被告確實(shí)使用了其專利方法，法院可根據(jù)具體案情，結(jié)合已查明的事實(shí)和日常生活經(jīng)驗(yàn)，可以認(rèn)定被告利用專利方法制造產(chǎn)品的可能性很大時(shí)（如本案中原被告之前簽署的專利實(shí)施許可合同），可將被控侵權(quán)產(chǎn)品的生產(chǎn)方法不同于專利方法的舉證責(zé)任轉(zhuǎn)移給被告。

上述案例中，法院能根據(jù)具體案情分配舉證責(zé)任也是有法律依據(jù)的：根據(jù)《證據(jù)規(guī)則》第七條的規(guī)定，在一定的條件下，賦予法官在分配舉證責(zé)任時(shí)的自由裁量權(quán)。在涉及方法專利侵權(quán)訴訟中，遇到非新產(chǎn)品的制作方法的情形，法官對(duì)于舉證責(zé)任的分配應(yīng)具有能動(dòng)性和自由裁量的權(quán)力，可以根據(jù)個(gè)案的實(shí)際情況，依據(jù)公平原則，將被告實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中所使用的生產(chǎn)方法的舉證責(zé)任分配給被告負(fù)擔(dān)。因?yàn)椴徽搹淖C明的能力以及與證據(jù)的距離遠(yuǎn)近而言，生產(chǎn)制造同樣產(chǎn)品的被告明顯比原告更具優(yōu)勢(shì)。所以在審判實(shí)踐中這樣分配舉證責(zé)任，可以進(jìn)一步使公平正義的理念在舉證責(zé)任分配規(guī)則中得以落實(shí)、實(shí)現(xiàn)。

三、結(jié)語(yǔ)

通過(guò)以上具體案例可以看出，涉及方法專利的訴訟，舉證時(shí)并不是只有到對(duì)方車間取證這一條似路非路的路可走。涉及到方法專利的侵權(quán)訴訟時(shí)，首先應(yīng)考慮是否為新產(chǎn)品的生產(chǎn)方法，是否有證據(jù)證明？如果此路不通，則可考慮是否能夠找到方法給產(chǎn)品打下的烙印？如果此路仍不通，還可以盡力搜集證據(jù)證明涉嫌侵權(quán)者的侵權(quán)可能性較大，使得法院根據(jù)案情分配舉證責(zé)任，將舉證責(zé)任轉(zhuǎn)移到涉嫌侵權(quán)者，由涉嫌侵權(quán)者證明涉案產(chǎn)品所用生產(chǎn)方法不同于涉案專利的方法，承擔(dān)舉證不能的責(zé)任。

通過(guò)以上分析，希望能夠打消申請(qǐng)人因方法專利舉證難而不去申請(qǐng)專利的顧慮，讓方法專利也能成為使企業(yè)在激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地的利器。