文/集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 董文國

　　摘要：本文根據(jù)審查指南的相關(guān)規(guī)定并結(jié)合一個案例，從立法宗旨的角度出發(fā)，就“非顯而易見性”與“預(yù)料不到的技術(shù)效果”二者之間的關(guān)系進行了初步探討，提出了筆者的觀點，以期從另一角度為如何判斷發(fā)明創(chuàng)造性提供一點思路。

　　關(guān)鍵詞：非顯而易見性、預(yù)料不到的技術(shù)效果、立法宗旨

　　一、引言

　　在發(fā)明創(chuàng)造性判斷過程中，審查指南規(guī)定了：如果發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)具備非顯而易見性，則認定發(fā)明具備創(chuàng)造性；同時審查指南也規(guī)定了：如果發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)獲得了預(yù)料不到的技術(shù)效果，則應(yīng)認可發(fā)明的創(chuàng)造性。在這種情況下，如果通過上述兩種方式進行發(fā)明創(chuàng)造性判斷得出不同結(jié)論，那么應(yīng)該如何認定發(fā)明創(chuàng)造性?；蛘哒f，如果發(fā)明似乎不具備“非顯而易見性”，但是卻獲得了“預(yù)料不到的技術(shù)效果”，這這種情況下，應(yīng)如何認定發(fā)明的創(chuàng)造性。就此，目前實踐中存在各種觀點，筆者根據(jù)審查指南中的規(guī)定并結(jié)合一個案例，從專利法立法宗旨方面就此進行初步探討，以期為如何評價發(fā)明創(chuàng)造性提供一點思路。

　　二、審查指南中的相關(guān)規(guī)定

　　關(guān)于“非顯而易見性”，審查指南明確規(guī)定了利用“三步法”進行判斷，其為領(lǐng)域所熟知，此處不再對其進行贅述。

　　關(guān)于“預(yù)料不到的技術(shù)效果”，鑒于實踐中對其關(guān)注通常不如上述“三步法”，筆者此處將審查指南中的相關(guān)規(guī)定梳理如下：

　　審查指南第二部分第四章第5節(jié)規(guī)定：發(fā)明是否具備創(chuàng)造性，通常應(yīng)當根據(jù)本章第３.２節(jié)所述的審查基準進行審查。應(yīng)當強調(diào)的是，當申請屬于以下情形時，審查員應(yīng)當予以考慮， 不應(yīng)輕易做出發(fā)明不具備創(chuàng)造性的結(jié)論。

　　其中的５.３進一步規(guī)定：當發(fā)明產(chǎn)生了預(yù)料不到的技術(shù)效果時，一方面說明發(fā)明具有顯著的進步，同時也反映出發(fā)明的技術(shù)方案是非顯而易見的，具有突出的實質(zhì)性特點，該發(fā)明具備創(chuàng)造性。

　　其中的6.３還規(guī)定：按照本章第５.３節(jié)中所述，如果發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)相比具有預(yù)料不到的技術(shù)效果，則不必再懷疑其技術(shù)方案是否具有突出的實質(zhì)性特點，可以確定發(fā)明具備創(chuàng)造性。但是，應(yīng)當注意的是，如果通過本章第３.２節(jié)中所述的方法，可以判斷出發(fā)明的技術(shù)方案對本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是非顯而易見的，且能夠產(chǎn)生有益的技術(shù)效果，則發(fā)明具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步，具備創(chuàng)造性，此種情況不應(yīng)強調(diào)發(fā)明是否具有預(yù)料不到的技術(shù)效果。

　　三、“非顯而易見性”與“預(yù)料不到的技術(shù)效果”二者有機統(tǒng)一，但也不能混為一談

　　由上述可見，審查指南對于“非顯而易見性”與“預(yù)料不到的技術(shù)效果”進行了明確規(guī)定，然而，在實踐中，考慮到案情的復(fù)雜性，筆者還是會經(jīng)常遇到類似以下的觀點：

　?。?）發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)相比，并未獲得預(yù)料不到的技術(shù)效果，故而不具備創(chuàng)造性。

　?。?）雖然發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)相比存在區(qū)別特征并且獲得了有益的效果，但是發(fā)明的技術(shù)方案是本領(lǐng)域技術(shù)人員從現(xiàn)有技術(shù)出發(fā)容易得到的，在其技術(shù)方案顯而易見的情況下，本領(lǐng)域技術(shù)人員自然能夠預(yù)期發(fā)明的技術(shù)效果，故而發(fā)明不具備創(chuàng)造性。

　　上述觀點要么片面強調(diào)“預(yù)料不到的技術(shù)效果”而一定程度上忽視了“非顯而易見性”，要么片面強調(diào)“非顯而易見性”而一定程度上忽視了“預(yù)料不到的技術(shù)效果”，故而并不全面。

　　近來，有學(xué)者提出如下觀點（3）：“預(yù)料不到的技術(shù)效果”和“非顯而易見性”二者的判斷是有機統(tǒng)一的，二者不可割裂，但是認為二者中“非顯而易見性”應(yīng)占主導(dǎo)地位，而“預(yù)料不到的技術(shù)效果”應(yīng)作為輔助因素進行創(chuàng)造性的判斷。即，“預(yù)料不到的技術(shù)效果”在創(chuàng)造性判斷中的地位低于“非顯而易見性”。

　　筆者對于“預(yù)料不到的技術(shù)效果和非顯而易見性二者有機統(tǒng)一”這一觀點非常認同，筆者同樣認為二者不可割裂，但是認為二者并無地位高低之分，二者區(qū)別點之一在于：“非顯而易見性”在實踐中的操作性更好，適用范圍更廣，因而具有普適性；而“預(yù)料不到的技術(shù)效果”對于某些發(fā)明特別是預(yù)測性較低的化學(xué)領(lǐng)域的發(fā)明的判斷尤其重要，其可以避免“非顯而易見性”判斷導(dǎo)致的疏漏，因此構(gòu)成對“非顯而易見性”判斷的有益補充，二者之間并無地位高低之分，二者分別從發(fā)明的技術(shù)方案本身、以及發(fā)明的技術(shù)效果兩個方面對于發(fā)明的創(chuàng)造性進行評價。當然，如果一定要在二者之間的地位進行高下之分的話，那么也應(yīng)該是審查指南中特意強調(diào)的：如果發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)相比具有預(yù)料不到的技術(shù)效果，則不必再懷疑其技術(shù)方案是否具有突出的實質(zhì)性特點，可以確定發(fā)明具備創(chuàng)造性。即，“預(yù)料不到的技術(shù)效果”構(gòu)成了判斷發(fā)明創(chuàng)造性的充分條件，其判斷標準高于審查指南中判斷發(fā)明創(chuàng)造性的一般普適性標準“非顯而易見性”。換言之，某些發(fā)明也許根據(jù)“三步法”來判斷似乎不具備“非顯而易見性”，然而，由于其獲得了“預(yù)料不到的技術(shù)效果”，故而對現(xiàn)有技術(shù)做出了貢獻，據(jù)此不應(yīng)質(zhì)疑其創(chuàng)造性。

　　筆者認為，“非顯而易見性”對于創(chuàng)造性判斷的重要性毋庸置疑，其也是用于創(chuàng)造性判斷的最重要的和適用最廣泛的手段。絕大部分的發(fā)明的創(chuàng)造性都需要利用三步法進行“非顯而易見性”的判斷，但是這種方法對發(fā)明創(chuàng)造性的判斷是在了解了發(fā)明之后才進行的，故而有時候難免出現(xiàn)“事后諸葛亮”等導(dǎo)致發(fā)明創(chuàng)造性未得到客觀評價的情形。 為了盡可能避免這種情形，審查指南的上述內(nèi)容明確說明了：應(yīng)當強調(diào)的是，當申請屬于以下情形（例如獲得了預(yù)料不到的技術(shù)效果、解決了技術(shù)難題、克服了技術(shù)偏見等）時，審查員應(yīng)當予以考慮。

　　審查指南利用兩次出現(xiàn)的表述“應(yīng)當”來強調(diào)應(yīng)充分考慮發(fā)明的技術(shù)效果，以免無法客觀評價發(fā)明創(chuàng)造性。換言之，筆者認為，審查指南的上述內(nèi)容中的兩個表述“應(yīng)當”實際上要求在某些情況下必須要考慮發(fā)明的效果，而不能僅僅根據(jù)“三步法”機械地進行判斷。

　　事實上，如審查指南的上述規(guī)定所指出的：“當發(fā)明產(chǎn)生了預(yù)料不到的技術(shù)效果時，一方面說明發(fā)明具有顯著的進步，同時也反映出發(fā)明的技術(shù)方案是非顯而易見的”。該規(guī)定本身也指出了： “預(yù)料不到的技術(shù)效果”與“非顯而易見性”二者之間是有機統(tǒng)一的，二者密切相關(guān)，即“預(yù)料不到的技術(shù)效果”本身也反映出了技術(shù)方案的“非顯而易見性”。

　　筆者認為，審查指南的上述內(nèi)容已經(jīng)足以說明：只要發(fā)明產(chǎn)生了預(yù)料不到的技術(shù)效果，則發(fā)明必然具備非顯而易見性，故而具備創(chuàng)造性。此處，筆者需要強調(diào)的是應(yīng)避免如下情形：技術(shù)效果的判斷過程中，認為由于發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)的差別不大，故而本領(lǐng)域技術(shù)人員容易想到本發(fā)明，也即發(fā)明在一定程度上是所謂的“顯而易見的”，故而其獲得的效果就是“能夠預(yù)期的”。這種方式看起來似乎將“非顯而易見性”與“預(yù)料不到的技術(shù)效果”進行了有機統(tǒng)一，但是，其實際上是本末倒置，也有違審查指南中的上述規(guī)定。

　　基于以上所述內(nèi)容，筆者認為：

　　A. “預(yù)料不到的技術(shù)效果”與“非顯而易見性”有機統(tǒng)一，發(fā)明具備預(yù)料不到的技術(shù)效果本身就反映出其方案具備非顯而易見性。“預(yù)料不到的技術(shù)效果”是判斷發(fā)明創(chuàng)造性的充分條件。在技術(shù)效果的判斷過程中，應(yīng)避免將“預(yù)料不到的技術(shù)效果”與“非顯而易見性”混為一談，尤其應(yīng)避免認定由于發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)的方案本身差別較小而斷言其效果可期。

　　B. “非顯而易見性”在創(chuàng)造性判斷中占主導(dǎo)地位，但是這種主導(dǎo)性地位指的是其適用范圍廣而具備普適性，而絕非表明其地位高于其它判斷方式例如“預(yù)料不到的技術(shù)效果”；恰恰相反，關(guān)于“預(yù)料不到的技術(shù)效果”，審查指南中通過兩個表述“應(yīng)當”以及表述“不必懷疑”所傳達的信息是：特定情形下“預(yù)料不到的技術(shù)效果”在一定程度上的地位或效力甚至高于一般的普適性情形“非顯而易見性”。

　　C. 在進行效果（例如“預(yù)料不到的技術(shù)效果”）的判斷時，應(yīng)避免不當?shù)匾肷婕凹夹g(shù)方案的“非顯而易見性”的判斷，因為這樣容易產(chǎn)生如下情形：由于認定發(fā)明方案與現(xiàn)有技術(shù)的方案差異較小，所以本領(lǐng)域技術(shù)人員容易得到發(fā)明方案并相應(yīng)地獲得其效果，故而發(fā)明效果可以預(yù)期，發(fā)明自然未獲得預(yù)料不到的技術(shù)效果。即，發(fā)明的效果與技術(shù)方案當然密切相關(guān)，但是應(yīng)避免將二者不當?shù)財囋谝黄?，這樣將無法進行創(chuàng)造性的正確判斷。

　　四、根據(jù)現(xiàn)有審查指南的規(guī)定，滿足“非顯而易見性”和“預(yù)料不到的技術(shù)效果”二者之一即可賦予發(fā)明以創(chuàng)造性，而不必苛求發(fā)明必須要獲得“預(yù)料不到的效果”

　　如前所述，筆者認為，“非顯而易見性”和“預(yù)料不到的技術(shù)效果”二者實際上從技術(shù)方案本身的非顯而易見性、以及技術(shù)效果的不可預(yù)料性兩個方面給出賦予發(fā)明創(chuàng)造性的理由。

　　就“非顯而易見性”而言，其涉及的實際上是發(fā)明要求保護的技術(shù)方案本身。如果從現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)方案出發(fā)，要得到發(fā)明的技術(shù)方案并不是顯而易見的，那么即使看起來發(fā)明似乎沒有獲得預(yù)料不到的技術(shù)效果，但是也應(yīng)該認定發(fā)明具備創(chuàng)造性。

　　就“預(yù)料不到的技術(shù)效果”而言，其關(guān)注的是發(fā)明獲得的技術(shù)效果。如果發(fā)明獲得的技術(shù)效果不可預(yù)料，審查指南明確規(guī)定，這種情形應(yīng)該認定其技術(shù)方案非顯而易見，發(fā)明具備創(chuàng)造性。

　　由此可見，“非顯而易見性”和“預(yù)料不到的技術(shù)效果”涉及發(fā)明的不同方面，二者既有機統(tǒng)一，也不能混為一談。如審查指南明確指出的，無論發(fā)明具備非顯而易見性還是獲得了預(yù)料不到的技術(shù)效果，均可認定發(fā)明具備創(chuàng)造性。

　　筆者此處再次指出，在判斷發(fā)明是否具備預(yù)料不到的技術(shù)效果時，應(yīng)避免不當?shù)匾肷婕?ldquo;非顯而易見性的”的判斷，因為這通常導(dǎo)致如下情形：由于發(fā)明方案與現(xiàn)有技術(shù)方案相差不大，本領(lǐng)域技術(shù)人員容易獲得該方案，自然能夠獲得發(fā)明的效果，故而發(fā)明未獲得預(yù)料不到的技術(shù)效果。上述情形使得審查指南關(guān)于“預(yù)料不到的技術(shù)效果”的相關(guān)規(guī)定變得毫無意義，也喪失了“預(yù)料不到的技術(shù)效果”對于“非顯而易見性”進行疏漏彌補的作用。

　　五、審查指南的上述規(guī)定與專利法的立法宗旨是相一致的

　　筆者認為，審查指南的上述規(guī)定實際上為申請人爭辯發(fā)明創(chuàng)造性提供了另一種途徑。針對某些發(fā)明（例如以下給出的北京市高級人民法院的判例所涉及的發(fā)明）而言，如果根據(jù)三步法來進行“非顯而易見性”的判斷，可能由于其技術(shù)方案與現(xiàn)有技術(shù)的方案確實較為接近而否認其創(chuàng)造性；然而，由于該發(fā)明獲得了預(yù)料不到的技術(shù)效果，根據(jù)審查指南的上述規(guī)定，則應(yīng)認可發(fā)明所做出的貢獻，進而應(yīng)認可其創(chuàng)造性。

　　事實上，除了“預(yù)料不到的技術(shù)效果”之外，審查指南還規(guī)定例如發(fā)明解決了技術(shù)難題、克服了技術(shù)偏見等情形時同樣具備創(chuàng)造性，而此時并未強調(diào)要求發(fā)明必須利用“三步法”判斷具備非顯而易見性。

　　審查指南為何要認可上述發(fā)明（例如獲得了“預(yù)料不到的技術(shù)效果”的發(fā)明，或者解決了技術(shù)難題、克服了技術(shù)偏見的發(fā)明）的創(chuàng)造性呢？

　　筆者認為，審查指南的上述規(guī)定與專利法的立法宗旨是一脈相承的。

　　專利法第一條對立法宗旨給出了如下規(guī)定：為了保護專利權(quán)人的合法權(quán)益，鼓勵發(fā)明創(chuàng)造，推動發(fā)明創(chuàng)造的應(yīng)用，提高創(chuàng)新能力，促進科學(xué)技術(shù)進步和經(jīng)濟社會發(fā)展，制定本法。 由此可見，鼓勵發(fā)明創(chuàng)造是專利法的立法宗旨之一。在此基礎(chǔ)上的專利法的所有規(guī)定都應(yīng)服務(wù)于該立法宗旨而不能背離該宗旨。

　　理解了這一點，就不難理解審查指南為何要賦予上述發(fā)明以創(chuàng)造性了。即，由于上述發(fā)明都在一定程度上進行了發(fā)明創(chuàng)造，做出了一定程度的創(chuàng)新，對現(xiàn)有技術(shù)做出了貢獻，出于鼓勵發(fā)明創(chuàng)造而非阻礙發(fā)明創(chuàng)造的宗旨，審查指南規(guī)定上述情形也具備創(chuàng)造性，也可以授予專利權(quán)。

　　六、相關(guān)案例分析

　　以下筆者結(jié)合一個案例就以上觀點進行闡明。

　　該案涉及新日鐵住金會社名稱為“耐腐蝕性優(yōu)良的不銹鋼、耐間隙腐蝕性和成形性優(yōu)良的鐵素體系不銹鋼、以及耐間隙腐蝕性優(yōu)良的鐵素體系不銹鋼”、專利號為200780016464.X的發(fā)明專利無效案。

　　在該案中，復(fù)審委和北京市第一中級人民法院認為其權(quán)利要求7涉及的發(fā)明不具備非顯而易見性而未認可該發(fā)明具備預(yù)料不到的技術(shù)效果，故而不具備創(chuàng)造性，而北京市高級人民法院認可該發(fā)明具備預(yù)料不到的技術(shù)效果，據(jù)此認定該發(fā)明具備創(chuàng)造性。關(guān)于該案的案情，此處不再贅述。

　　關(guān)于該案，北京市高級人民法院的最終判決中記載了以下內(nèi)容：在此類技術(shù)方案（化學(xué)混合物或組合物的技術(shù)方案）中，各組分或其含量的變化會引起相應(yīng)的物理化學(xué)反應(yīng)，可能會導(dǎo)致整體技術(shù)方案在效果上的變化。因此，涉及到化學(xué)混合物或組合物的創(chuàng)造性判斷中，當本領(lǐng)域技術(shù)人員可以預(yù)測技術(shù)方案中組分及其含量的變化所帶來的效果時，運用三步法判斷創(chuàng)造性是可以的。但是，當本領(lǐng)域技術(shù)人員難以預(yù)測技術(shù)方案中組分及其含量的變化所帶來的效果時，不能機械地適用三步法，應(yīng)當根據(jù)技術(shù)方案是否取得預(yù)料不到的技術(shù)效果作為判斷是否具備創(chuàng)造性的方法。

　　根據(jù)判決中的上述內(nèi)容，筆者認為，至少可以得到以下啟示：

　　1. 三步法判斷創(chuàng)造性是可以的，但不能因為不滿足三步法判斷創(chuàng)造性的標準就必然否定發(fā)明的創(chuàng)造性，特別是對于效果難以預(yù)測的化學(xué)領(lǐng)域來說，不能機械適用三步法，而應(yīng)充分考慮發(fā)明效果以此來判斷發(fā)明是否具備創(chuàng)造性。

　　2. 如果發(fā)明具備預(yù)料不到的效果（如該案例所述的那樣，雖然現(xiàn)有技術(shù)與本發(fā)明的不銹鋼的組分構(gòu)成與各組分含量較為接近，但是現(xiàn)有技術(shù)致力于改善該不銹鋼的強度，本領(lǐng)域技術(shù)人員無法預(yù)期通過對不銹鋼的組分構(gòu)成與各組分含量進行調(diào)整能夠使得耐腐蝕性得到顯著提高），則無需進行非顯而易見性的判斷（或者可以認定這本身就反映出了發(fā)明具備非顯而易見性），故而不必懷疑其創(chuàng)造性。

　　七、筆者淺見

　　此處，筆者觀點簡單歸納如下。

　　1. “非顯而易見性”與“預(yù)料不到的效果”對創(chuàng)造性判斷均具有重要作用，涉及“非顯而易見性”判斷的“三步法”邏輯嚴密清晰，適用性好，適用范圍廣，具備一般普適性，但該方法絕非判斷創(chuàng)造性的唯一標準，必要時特別是在化學(xué)領(lǐng)域，為免疏漏，應(yīng)充分考慮“預(yù)料不到的技術(shù)效果”。

　　2. “非顯而易見性”適用性廣，占主導(dǎo)地位，但并不表示其判斷創(chuàng)造性的地位高于“預(yù)料不到的技術(shù)效果”；恰恰相反，在某些特定情況下例如在預(yù)測性較低的化學(xué)領(lǐng)域，“預(yù)料不到的技術(shù)效果”的地位或效力在一定程度上甚至高于或優(yōu)于“非顯而易見性”的判斷，預(yù)料不到的技術(shù)效果”既是對“非顯而易見性”的有益補充，也避免了“非顯而易見性”可能導(dǎo)致的疏漏。

　　3. “非顯而易見性”可以在一定程度認定為判斷創(chuàng)造性的一般性的普適性標準，但“預(yù)料不到的技術(shù)效果”（以及審查指南中示例性指出的其它情形例如解決技術(shù)難題、克服技術(shù)偏見等）屬于特殊規(guī)定的情形，特殊情形優(yōu)于一般情形。

　　4. “預(yù)料不到的效果”與“非顯而易見性”二者有機統(tǒng)一；審查指南明確規(guī)定：滿足二者之一即可賦予發(fā)明創(chuàng)造性，且“預(yù)料不到的技術(shù)效果”本身就反映出發(fā)明具備非顯而易見性。

　　5. 在“預(yù)料不到的技術(shù)效果”的判斷中，應(yīng)避免由于不當引入“非顯而易見性”的判斷而導(dǎo)致如下情形：由于發(fā)明方案與現(xiàn)有技術(shù)方案差異較小，所以本領(lǐng)域技術(shù)人員容易得到發(fā)明并相應(yīng)地獲得其效果，故而發(fā)明未獲得預(yù)料不到的技術(shù)效果。即，“預(yù)料不到的技術(shù)效果”更加關(guān)注的是發(fā)明效果，“非顯而易見性”更加關(guān)注的是技術(shù)方案本身，二者雖然密切相關(guān)，但是不能混為一談。

　　6. “預(yù)料不到的技術(shù)效果”并不必須要與區(qū)別技術(shù)特征絕對地一一對應(yīng)，特別是在化學(xué)領(lǐng)域，例如化學(xué)組合物中很難判斷發(fā)明的效果是由于某一特定特征單獨帶來的，即，很多情況下，化學(xué)組合物的效果是各組分彼此相互協(xié)同作用表現(xiàn)出來的整體效果，而不能認定某一效果僅僅是由脫離其體系的某種孤立組分所表現(xiàn)出來的。

　　7. 審查指南規(guī)定包括“預(yù)料不到的技術(shù)效果”在內(nèi)的等情形足以賦予發(fā)明創(chuàng)造性與專利法鼓勵發(fā)明創(chuàng)造的立法宗旨是相一致的。

　　筆者最后指出，以上內(nèi)容是在借鑒和學(xué)習(xí)了各位專家學(xué)者的觀點之后進行的思考所得，其中難免存在偏頗、不當甚至錯誤之處，只是希望能夠起到拋磚引玉的作用，促進更多業(yè)內(nèi)人士研究領(lǐng)域內(nèi)出現(xiàn)的各種問題以促進行業(yè)發(fā)展和進步。

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