文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 李慧慧

　　對(duì)于希望獲得專利授權(quán)的一件專利申請(qǐng)，在實(shí)質(zhì)審查過程中，一是，要解決專利申請(qǐng)文件自身存在的問題，主要涉及判斷權(quán)利要求的清楚性、是否是可授予專利權(quán)的客體、能否能得到說明書的支持、實(shí)用性，判斷說明書公開是否充分以及是否滿足專利法規(guī)定的其他撰寫形式要求等；二是，要解決其與現(xiàn)有技術(shù)的關(guān)系問題，主要涉及判斷權(quán)利要求新穎性和創(chuàng)造性；三是，要解決其與本人或他人提出的申請(qǐng)之間的關(guān)系問題，主要涉及判斷權(quán)利要求是否違反重復(fù)授權(quán)原則、是否存在抵觸申請(qǐng)的情形。在本文中，筆者主要探討第三方面的問題。

　　（一）各國在重復(fù)授權(quán)和抵觸申請(qǐng)規(guī)定上異同

　　對(duì)于重復(fù)授權(quán)和抵觸申請(qǐng)，各國對(duì)哪些屬于重復(fù)授權(quán)和抵觸申請(qǐng)的情形的規(guī)定不同、稱謂上也存在差異。例如，在一件專利申請(qǐng)的發(fā)明與同一申請(qǐng)人在該專利申請(qǐng)的申請(qǐng)日之前提交且在該專利申請(qǐng)之后公布的在先專利申請(qǐng)記載的發(fā)明相同的情況下，要駁回該申請(qǐng)，美國和日本均可能依據(jù)重復(fù)授權(quán)的規(guī)定，而中國則依據(jù)抵觸申請(qǐng)的規(guī)則。在稱謂上，我國習(xí)慣上采用的“抵觸申請(qǐng)”，在日本則涉及日本專利法第29條之2的“擴(kuò)大化的在先申請(qǐng)”，在美國可能涉及35 U.S.C.102(b)(2)條款規(guī)定的現(xiàn)有技術(shù)的例外情況，在歐洲可能涉及歐洲公約EPC 第54（3）條規(guī)定的現(xiàn)有技術(shù)。各國相似之處是，在判斷是否屬于相同的發(fā)明時(shí)，涉及重復(fù)授權(quán)時(shí)，將在后申請(qǐng)的權(quán)利要求與在先專利申請(qǐng)的權(quán)利要求進(jìn)行比較，而涉及抵觸申請(qǐng)時(shí)，是將在后專利申請(qǐng)的權(quán)利要求書與在先申請(qǐng)的說明書和權(quán)利要求書等公開的全部內(nèi)容進(jìn)行比較。

　　在海外專利的實(shí)踐中，筆者曾遇到國內(nèi)同一申請(qǐng)人先后提出了兩件專利申請(qǐng)而權(quán)利要求書中涵蓋了相同的技術(shù)方案，同時(shí)進(jìn)入多個(gè)海外國家的一個(gè)案例。進(jìn)入哥倫比亞后，因哥倫比亞與中國類似地將同一申請(qǐng)人先后提出的兩件申請(qǐng)歸為抵觸申請(qǐng)，在先申請(qǐng)的說明書的內(nèi)容不利地影響了在后申請(qǐng)的權(quán)利要求的新穎性而遭到駁回。而進(jìn)入美國后，遭到的是基于重復(fù)授權(quán)的駁回，僅在先申請(qǐng)的權(quán)利要求會(huì)影響在后申請(qǐng)的可授權(quán)性，因此通過刪除在后申請(qǐng)的權(quán)利要求中涵蓋的與在先申請(qǐng)相同的技術(shù)方案并提交期末放棄，順利克服了重復(fù)授權(quán)的缺陷。這樣來看，對(duì)于同一申請(qǐng)人將同一發(fā)明寫入了兩個(gè)以上的專利申請(qǐng)的權(quán)利要求中并觸發(fā)我國抵觸申請(qǐng)的這種情形，在美國的專利制度下會(huì)觸犯重復(fù)授權(quán)的規(guī)定，能夠更容易地通過修改權(quán)利要求書及提交期末放棄克服。

　?。ǘ槭裁丛庥雒绹貜?fù)授權(quán)的情形更多

　　另外，在筆者處理海外專利申請(qǐng)的經(jīng)歷中，明顯發(fā)現(xiàn)遭遇美國重復(fù)授權(quán)駁回的情況更多。在此，筆者嘗試從中國、日本、美國關(guān)于重復(fù)授權(quán)相關(guān)法條的內(nèi)容方面尋找答案。

　　中國專利法第九條規(guī)定：同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項(xiàng)專利權(quán)。兩個(gè)以上的申請(qǐng)人分別就同樣的發(fā)明創(chuàng)造申請(qǐng)專利的，專利權(quán)授予最先申請(qǐng)的人。在審查指南第二部分第三章第6節(jié)指明：禁止對(duì)同樣的發(fā)明創(chuàng)造授予多項(xiàng)專利權(quán)，是為了防止權(quán)利之間存在沖突；專利法第九條中所述的“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”是指兩件或兩件以上申請(qǐng)(或?qū)＠?中存在的保護(hù)范圍相同的權(quán)利要求。

　　日本專利法第39條（先願(yuàn)）規(guī)定：關(guān)于同樣的發(fā)明存在異日提交的兩件以上專利申請(qǐng)的，僅最早日提交的專利申請(qǐng)人能夠就該發(fā)明獲得專利權(quán)。判斷是否屬于同樣的發(fā)明時(shí)，首先對(duì)兩件申請(qǐng)的權(quán)利要求的發(fā)明進(jìn)行認(rèn)定，關(guān)于權(quán)利要求的發(fā)明認(rèn)定，與新穎性的判斷一樣。如果在后申請(qǐng)的發(fā)明與在先申請(qǐng)的發(fā)明相同或?qū)嵸|(zhì)相同，則屬于相同的發(fā)明。根據(jù)《日本專利案例指南》第一編第五節(jié)的內(nèi)容，適用第39條而判斷在先申請(qǐng)與在后申請(qǐng)的發(fā)明專利請(qǐng)求范圍所記載的發(fā)明同一性，并不是對(duì)發(fā)明專利請(qǐng)求范圍的記載進(jìn)行形式上的對(duì)比，而是對(duì)說明書和周知技術(shù)也一并考慮從而進(jìn)行實(shí)質(zhì)的同一性判斷。東京高判昭45.5.20（強(qiáng)化混凝土案）中，法院認(rèn)為兩件發(fā)明即使存在主題表述上的區(qū)別（例如“物品”與“物品制造方法”，“制造方法”與“裝置”等），如果技術(shù)思想上沒有差異，則屬于相同的發(fā)明。

　　美國審查指南MPEP §804進(jìn)一步將重復(fù)授權(quán)（double patenting）分為法定重復(fù)授權(quán)（same invention type:不同案件中的權(quán)利要求請(qǐng)求保護(hù)相同的發(fā)明）和非法定重復(fù)授權(quán)（不同案件中的權(quán)利要求描繪的發(fā)明為顯而易見的變型，也稱為顯而易見型重復(fù)授權(quán)）。第一種的相同發(fā)明型的重復(fù)授權(quán)駁回是基于美國專利法第101條。美國專利法第101條Inventions Patentable規(guī)定“Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.” 意味著，對(duì)于同一個(gè)發(fā)明，發(fā)明人只能獲得唯一的一項(xiàng)專利權(quán)“a patent”。實(shí)踐中，遇到的第二種顯而易見型重復(fù)授權(quán)的情況更多。美國審查員提出在后專利申請(qǐng)的權(quán)利要求是在先專利的權(quán)利要求的顯而易見的變型時(shí)，與進(jìn)行美國專利法第103條顯而易見型駁回的分析類似。

　　從上面中日美關(guān)于重復(fù)授權(quán)的規(guī)定可以看出，可能落入中國規(guī)則下的重復(fù)授權(quán)的情形最少，可能落入美國規(guī)則下的重復(fù)授權(quán)的情形最多，日本居中。因?yàn)?，中國僅禁止了保護(hù)范圍相同的權(quán)利要求，日本進(jìn)一步禁止了根據(jù)新穎性的判斷規(guī)則被評(píng)價(jià)為實(shí)質(zhì)相同的發(fā)明，美國則更進(jìn)一步禁止了在專利性上無法區(qū)分的權(quán)利要求（not patentably distinguishing）。此外，根據(jù)美國專利指南MPEP §804對(duì)設(shè)定重復(fù)授權(quán)駁回的立法目的來看，除了與中國類似地要防止權(quán)利沖突，還基于非法定重復(fù)授權(quán)的駁回防止了通過提出多件“在可專利性上不可區(qū)分”的專利申請(qǐng)來不當(dāng)延長專利保護(hù)期。

　　由于中日美歐在具體的重復(fù)授權(quán)駁回、涉及抵觸申請(qǐng)的新穎性的判斷、現(xiàn)有技術(shù)的定義等方面都存在交集又存在細(xì)微的差異，尤其是美國在現(xiàn)有技術(shù)定義時(shí)還引入了有效申請(qǐng)日的概念，這使得代理人在處理同一件出口專利在答辯不同國家遭遇到的重復(fù)授權(quán)或抵觸申請(qǐng)的問題時(shí)遇到了種種挑戰(zhàn)。筆者也仍在不斷地實(shí)踐學(xué)習(xí)中，以上僅是一些很淺顯的認(rèn)識(shí)，存在認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤的地方還請(qǐng)讀者批評(píng)和指正。

　　參考文獻(xiàn)：

　　【1】《美國專利申請(qǐng)撰寫及審查處理策略》[美]本杰明?浩普曼等著，脫穎譯。

　　【2】《日本專利申請(qǐng)指南》聶寧樂著。

　　【3】《日本專利案例指南》第4版，[日]增井和夫等著，李楊譯。