近日，集佳代理的一起確認(rèn)不侵害商標(biāo)權(quán)、因申請(qǐng)海關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)措施損害責(zé)任糾紛案件在上海市浦東新區(qū)人民法院的組織下成功調(diào)解。本次糾紛集佳介入了海關(guān)查扣和民事訴訟兩個(gè)階段，幫助涉外定牌加工受托方在糾紛中由守轉(zhuǎn)攻、化被動(dòng)為主動(dòng)，最終實(shí)現(xiàn)了其訴求。

　　海關(guān)查扣階段

　　攻方 ?國(guó)內(nèi)商標(biāo)持有人

　　守方 ?涉外定牌加工受托方（集佳代理）

　　一、海關(guān)階段基本案情

　　2021年，江蘇S公司（化名）以一般貿(mào)易方式向上海海關(guān)申報(bào)出口一批燈具，Y公司（化名）以該批燈具涉嫌侵犯其在海關(guān)總署備案的商標(biāo)權(quán)為由申請(qǐng)海關(guān)查扣，并支付了保證金。因貨物被查扣，S公司找到集佳尋求幫助。

　　在閱看材料并和S公司溝通后，律師獲知此次被查扣的貨物均為涉外定牌加工模式：即境內(nèi)S公司系接受境外商標(biāo)權(quán)人智利公司的委托生產(chǎn)相關(guān)燈具，并依據(jù)其書面授權(quán)在加工的產(chǎn)品及外包裝上貼附智利公司提供的商標(biāo)，加工的燈具全部出口至智利，不在中國(guó)境內(nèi)銷售。

　　二、應(yīng)對(duì)策略

　　根據(jù)處理此類海關(guān)查扣案件的經(jīng)驗(yàn)，對(duì)于涉外定牌加工的貨物，如果出口方能陳述清楚出口貨物為涉外定牌加工的理由，并提供境外委托加工方在運(yùn)抵國(guó)的商標(biāo)注冊(cè)證書、給國(guó)內(nèi)受托加工方的商標(biāo)授權(quán)書等資料，海關(guān)一般會(huì)作出不能認(rèn)定是否侵權(quán)的認(rèn)定。律師為S公司撰寫了《不侵權(quán)的情況說明》，并向海關(guān)提供了相關(guān)證據(jù)。最終，上海海關(guān)出具了不能認(rèn)定是否侵權(quán)的《進(jìn)出口貨物知識(shí)產(chǎn)權(quán)狀況通知書》。

　　民事訴訟階段

　　攻方 ?涉外定牌加工受托方（集佳代理）

　　守方 ?國(guó)內(nèi)商標(biāo)持有人

　　一、訴訟階段基本案情

　　在梳理案件事實(shí)的過程中，律師發(fā)現(xiàn)智利公司很早就在智利、秘魯?shù)饶厦乐迖?guó)家注冊(cè)了相關(guān)商標(biāo)，并在中國(guó)進(jìn)行委托加工，Y公司的國(guó)內(nèi)注冊(cè)商標(biāo)存在明顯的摹仿痕跡。經(jīng)核查Y公司名下的商標(biāo)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)其還注冊(cè)有其他與南美洲知名燈具廠商相近似的商標(biāo)。

　　二、進(jìn)攻策略

　　依據(jù)相關(guān)法規(guī)，海關(guān)如不能認(rèn)定所扣留的貨物是否侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)，除非申請(qǐng)查扣人確認(rèn)立即放行貨物，否則需要從扣留之日起等待50個(gè)工作日，在未收到法院的協(xié)助執(zhí)行通知的情況下才會(huì)放行。加上扣留之前的流程時(shí)間，一旦貨物被查扣，將導(dǎo)致交貨時(shí)間嚴(yán)重遲延。而S公司后續(xù)還有可能繼續(xù)為智利公司定牌加工。另一方面，海關(guān)查扣也給S公司帶來了損失，S公司也有彌補(bǔ)損失的需求。

　　因此，S公司在和集佳律師商討后，決定轉(zhuǎn)守為攻，主動(dòng)發(fā)起確認(rèn)不侵害商標(biāo)權(quán)之訴和因申請(qǐng)海關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)措施損害責(zé)任糾紛之訴，以消除出口貨物目前不明的法律狀態(tài)，并彌補(bǔ)損失。律師針對(duì)本案擬定了多層次進(jìn)攻的策略。

　　（一）確認(rèn)不侵害商標(biāo)權(quán)糾紛

　　1、以“涉外定牌加工”為盾

　　在訴訟階段，原告首先還是繼續(xù)主張出口的貨物為涉外定牌加工，未侵害被告的注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)。

　　2、以“在先權(quán)利”和“權(quán)利濫用”為矛

　　在最高人民法院“HONDA案”再審判決作出后，針對(duì)涉外定牌加工的司法觀點(diǎn)有所變化，對(duì)境內(nèi)受托人是否侵權(quán)的判斷增加了一定的不確定性。為了進(jìn)一步夯實(shí)原告的主張，原告律師還從在先權(quán)利和權(quán)利濫用角度強(qiáng)化主張：即主張被告的國(guó)內(nèi)注冊(cè)商標(biāo)中的圖形部分為智利公司享有在先著作權(quán)的作品，文字部分與智利公司在先使用的字號(hào)一致，智利公司擁有在先權(quán)利。根據(jù)誠(chéng)實(shí)信用原則以及最高人民法院第82號(hào)指導(dǎo)案例確定的裁判要點(diǎn)，認(rèn)為原告不僅未構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，且被告還構(gòu)成權(quán)利濫用。

　　3、以財(cái)產(chǎn)保全為籌碼

　　在立案同時(shí)，原告還啟動(dòng)了財(cái)產(chǎn)保全程序，法院裁定凍結(jié)了被告的部分銀行存款以及向海關(guān)交納的保證金。

　　（二）因申請(qǐng)海關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)措施損害責(zé)任糾紛

　　對(duì)于申請(qǐng)海關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)措施損害責(zé)任的歸責(zé)原則，司法實(shí)踐中存在爭(zhēng)議。有觀點(diǎn)認(rèn)為，《知識(shí)產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護(hù)條例》第十四條規(guī)定權(quán)利人承擔(dān)賠償責(zé)任的前提是“申請(qǐng)不當(dāng)”，因此在案件中應(yīng)考量是否申請(qǐng)不當(dāng)及產(chǎn)生主觀過錯(cuò)的時(shí)間點(diǎn)；也有觀點(diǎn)認(rèn)為，關(guān)鍵在于被扣留的貨物能否被海關(guān)或者法院認(rèn)定為侵權(quán)，如果不能則屬于申請(qǐng)不當(dāng)。正是考慮到了司法實(shí)踐中的不同觀點(diǎn)，本案律師建議原告按多層次進(jìn)行主張，即：

　　第一個(gè)層次：主張只要確認(rèn)不侵害商標(biāo)權(quán)，則應(yīng)支持原告賠償主張。

　　第二個(gè)層次：主張被告取得商標(biāo)權(quán)難謂正當(dāng)，申請(qǐng)海關(guān)查扣自始即構(gòu)成申請(qǐng)不當(dāng)。

　　主要的理由為：現(xiàn)行《知識(shí)產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護(hù)條例》第28條已經(jīng)將賠償?shù)臈l件設(shè)定為“海關(guān)不能認(rèn)定被扣留的侵權(quán)嫌疑貨物侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)利人的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，或者人民法院判定不侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)利人的知識(shí)產(chǎn)權(quán)”，條例1995年版本中的“采取保護(hù)措施不當(dāng)?shù)摹币驯晦饤墶６冶桓鎸?duì)智利公司的商標(biāo)屬于明知，其注冊(cè)商標(biāo)后對(duì)智利公司委托加工的出口貨物申請(qǐng)海關(guān)查扣屬于自始即不當(dāng)。

　　案件結(jié)果

　　在本案一審審理過程中，經(jīng)法院組織原被告達(dá)成了調(diào)解：被告確認(rèn)原告在生產(chǎn)并出口至智利的燈具上使用境外委托加工方的商標(biāo)不侵害被告注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)，并支付原告一定的和解金額。

　　本案原告的另一個(gè)訴求是希望以后的涉外定牌加工貨物能正常出口給智利公司，而不被查扣。經(jīng)過磋商，被告在調(diào)解協(xié)議之外還出具給原告一份授權(quán)書，確認(rèn)原告有權(quán)在出口給智利公司且進(jìn)口國(guó)和運(yùn)抵國(guó)均為智利的商品及其外包裝或者容器、交易文書、出口報(bào)關(guān)材料上單獨(dú)標(biāo)注或組合標(biāo)注相關(guān)商標(biāo)。