文/北京市集佳律師事務(wù)所 銀靜

　　一、基本案情

　　我國(guó)《商標(biāo)法》第八條規(guī)定：“任何能夠?qū)⒆匀蝗恕⒎ㄈ嘶蛘咂渌M織的商品與他人的商品區(qū)別開(kāi)的標(biāo)志，包括文字、圖形、字母、數(shù)字、三維標(biāo)志、顏色組合和聲音等，以及上述要素的組合，均可以作為商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)?！?/p>

　　現(xiàn)實(shí)生活中，我們常常見(jiàn)到的商標(biāo)標(biāo)識(shí)大多具有豐富的色彩，如：

　　當(dāng)進(jìn)行商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)時(shí)，如果本來(lái)就是對(duì)彩色標(biāo)識(shí)提出的申請(qǐng)，那么實(shí)際注冊(cè)以后，當(dāng)然應(yīng)使用已注冊(cè)的彩色商標(biāo)。但是，如果注冊(cè)申請(qǐng)時(shí)是黑白商標(biāo)，在實(shí)際使用時(shí)想對(duì)商標(biāo)進(jìn)行著色使用呢？或者，注冊(cè)的已經(jīng)是指定顏色的商標(biāo)，但是使用時(shí)是否可以改變顏色呢？本文即對(duì)商標(biāo)注冊(cè)后改變顏色進(jìn)行使用時(shí)可能會(huì)遇到的問(wèn)題進(jìn)行分析。

　　一、相關(guān)法律規(guī)定

　　我國(guó)《商標(biāo)法》第二十四條規(guī)定：“注冊(cè)商標(biāo)需要改變其標(biāo)志的，應(yīng)當(dāng)重新提出注冊(cè)申請(qǐng)?！?/p>

　　另外，《商標(biāo)法》第四十九條規(guī)定：“商標(biāo)注冊(cè)人在使用注冊(cè)商標(biāo)的過(guò)程中，自行改變注冊(cè)商標(biāo)、注冊(cè)人名義、地址或者其他注冊(cè)事項(xiàng)的，由地方工商行政管理部門(mén)責(zé)令限期改正；期滿(mǎn)不改正的，由商標(biāo)局撤銷(xiāo)其注冊(cè)商標(biāo)?！?/p>

　　而國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局發(fā)布的《商標(biāo)一般違法判斷標(biāo)準(zhǔn)》第十八條規(guī)定：“《商標(biāo)法》第四十九條第一款所稱(chēng)自行改變注冊(cè)商標(biāo)，是指商標(biāo)注冊(cè)人擅自對(duì)注冊(cè)商標(biāo)的文字、圖形、字母、數(shù)字、三維標(biāo)志、顏色組合、聲音等構(gòu)成要素作局部改動(dòng)或者變換相對(duì)位置，影響對(duì)該注冊(cè)商標(biāo)的認(rèn)知或者識(shí)別，仍標(biāo)明‘注冊(cè)商標(biāo)’或者注冊(cè)標(biāo)記的?！?/p>

　　由上述規(guī)定可知，商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)時(shí)應(yīng)以實(shí)際需要使用的標(biāo)識(shí)進(jìn)行申請(qǐng)，在商標(biāo)獲得注冊(cè)以后，不能對(duì)商標(biāo)標(biāo)識(shí)進(jìn)行任意改變。

　　另外，《商標(biāo)法實(shí)施條例》第十三條規(guī)定：“申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)……以顏色組合或者著色圖樣申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)的，應(yīng)當(dāng)提交著色圖樣，并提交黑白稿1份；不指定顏色的，應(yīng)當(dāng)提交黑白圖樣?！灶伾M合申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)的，應(yīng)當(dāng)在申請(qǐng)書(shū)中予以聲明，說(shuō)明商標(biāo)的使用方式?！?/p>

　　由上述規(guī)定可知，帶有顏色的商標(biāo)也分為兩種情況，一種是《商標(biāo)法》第八條中明確規(guī)定的一種商標(biāo)類(lèi)型：顏色組合商標(biāo)，其主要是指由兩種或兩種以上顏色構(gòu)成的商標(biāo)。該類(lèi)型的商標(biāo)在申請(qǐng)注冊(cè)時(shí)，需要在申請(qǐng)書(shū)中予以特別聲明，同時(shí)提交著色的商標(biāo)圖樣。而指定顏色的商標(biāo)，僅僅是指商標(biāo)圖樣為著色的商標(biāo)，其構(gòu)成要素可能是文字，也可能是圖形，還可能是文字和圖形的組合，申請(qǐng)時(shí)不需進(jìn)行特別聲明，只需要提交著色圖樣即可。顏色組合商標(biāo)作為一種特殊的商標(biāo)類(lèi)型，其審查也具有一定特殊性。本文中僅對(duì)普通商標(biāo)進(jìn)行指定顏色的情況做以分析。

　　二、案例分析

　　如前所述，普通商標(biāo)的顏色改變主要分為兩種情況：一種是指定顏色的商標(biāo)注冊(cè)后改變顏色進(jìn)行使用，另一種是未指定顏色的商標(biāo)注冊(cè)后改變進(jìn)行使用。這兩種情況雖然都是改變了商標(biāo)的同一種要素，即改變了商標(biāo)顏色，但是，由此產(chǎn)生的問(wèn)題卻不太相同。

　　（一）關(guān)于指定顏色的商標(biāo)注冊(cè)后改變顏色進(jìn)行使用

　　【案例】

　　由上述案例可以看出，注冊(cè)商標(biāo)為指定了紅色的圖形，在實(shí)際使用時(shí)也確實(shí)使用了和注冊(cè)商標(biāo)相同的顏色，這顯然是完全符合商標(biāo)法關(guān)于注冊(cè)商標(biāo)使用的相關(guān)規(guī)定的，在遭遇到撤銷(xiāo)案件時(shí)，也可以從容應(yīng)對(duì)。

　　下面再來(lái)看一個(gè)反例。

　　【案例】

國(guó)知局發(fā)文號(hào)	商評(píng)字[2022]第0000373668號(hào)
注冊(cè)商標(biāo)
案情概要	上述商標(biāo)于2010年7月30日提出注冊(cè)申請(qǐng)，于2012年7月7日核準(zhǔn)注冊(cè)，核定使用在第37類(lèi)室內(nèi)裝璜等服務(wù)上，經(jīng)續(xù)展，專(zhuān)用權(quán)期限至2032年7月6日。2021年8月17日被他人以連續(xù)三年停止使用為由申請(qǐng)撤銷(xiāo)全部商品上的注冊(cè)。
使用證據(jù)	宣傳冊(cè)、員工名片、國(guó)家圖書(shū)館檢索報(bào)告、建設(shè)工程施工合同及發(fā)票、相關(guān)宣傳使用報(bào)道。
裁定評(píng)述	申證據(jù)中體現(xiàn)的“SK及圖”標(biāo)識(shí)顏色與本案商標(biāo)顏色不同，不能視為是本案商標(biāo)的使用。故在案證據(jù)不足以證明申請(qǐng)人在指定期間對(duì)外公開(kāi)宣傳使用了商標(biāo)。
裁定結(jié)果	予以撤銷(xiāo)

　　由上述案例可以看出，指定顏色的商標(biāo)中，顏色也是其顯著特征之一，實(shí)際使用時(shí)如果改變了顏色，從而和注冊(cè)商標(biāo)相比，顯著特征也發(fā)生改變時(shí)，不會(huì)被視為注冊(cè)商標(biāo)的使用，因此會(huì)面臨被撤銷(xiāo)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　（二）關(guān)于未指定顏色的商標(biāo)注冊(cè)后改變顏色進(jìn)行使用

　　【案例】

　　經(jīng)查，上述案例中的商標(biāo)在使用時(shí)，其圖形部分填充了紅色（如下），但是沒(méi)有改變商標(biāo)的顯著特征，仍然被認(rèn)可構(gòu)成是注冊(cè)商標(biāo)的使用。

　　實(shí)踐中，申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)時(shí)未指定顏色，實(shí)際使用時(shí)，商標(biāo)進(jìn)行著色的情況比較常見(jiàn)。在《商標(biāo)法》及《商標(biāo)法實(shí)施條例》中雖然沒(méi)有以上這種實(shí)踐中做法的相關(guān)法律依據(jù)，但是在國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)在2020年發(fā)布的《商標(biāo)侵權(quán)判斷標(biāo)準(zhǔn)》第二十四條中終于有了明確規(guī)定：“不指定顏色的注冊(cè)商標(biāo)，可以自由附著顏色?！?/p>

　　由此可見(jiàn)，如果申請(qǐng)商標(biāo)時(shí)沒(méi)有指定顏色，在不改變注冊(cè)商標(biāo)顯著特征的前提下，在實(shí)際使用中可以改變顏色使用，不視為違反《商標(biāo)法》規(guī)定。

　　但是，仍需要注意下面的問(wèn)題：

　　1.“一人多標(biāo)”問(wèn)題

　　商標(biāo)使用應(yīng)遵循“真實(shí)、合法、規(guī)范、公開(kāi)、有效使用”的原則，如果實(shí)際使用的商標(biāo)直接指向了同一權(quán)利人名下的其他注冊(cè)商標(biāo)，則這種商標(biāo)使用可能從主觀上來(lái)看，其使用人不具備對(duì)該件注冊(cè)商標(biāo)的使用意圖，從客觀上來(lái)說(shuō)，該使用行為實(shí)際發(fā)揮的是其他注冊(cè)商標(biāo)的商品來(lái)源區(qū)分作用，因此也就無(wú)法形成與注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)的唯一對(duì)應(yīng)關(guān)系。

　　因此，同一件商標(biāo)如果同時(shí)注冊(cè)了未指定顏色的商標(biāo)和指定了顏色的商標(biāo)，在撤銷(xiāo)案件中，會(huì)判定為對(duì)指定顏色的商標(biāo)使用，從而未指定顏色的黑白商標(biāo)可能被撤銷(xiāo)。

　　【案例】

　　2.未指定顏色的商標(biāo)注冊(cè)以后，著色后改變了商標(biāo)顯著特征，可能構(gòu)成假冒注冊(cè)商標(biāo)

　　1986年8月30日原國(guó)家工商行政管理局商標(biāo)局印發(fā)《關(guān)于注冊(cè)商標(biāo)指定顏色問(wèn)題的通知》，其中明確“對(duì)在申請(qǐng)注冊(cè)時(shí)未明確提出指定顏色的商標(biāo)，我局只按黑白顏色注冊(cè)，也按黑白顏色保護(hù)。”

　　我國(guó)《商標(biāo)法》第五十二條規(guī)定：“將未注冊(cè)商標(biāo)冒充注冊(cè)商標(biāo)使用的，或者使用未注冊(cè)商標(biāo)違反本法第十條規(guī)定的，由地方工商行政管理部門(mén)予以制止，限期改正，并可以予以通報(bào)，違法經(jīng)營(yíng)額五萬(wàn)元以上的，可以處違法經(jīng)營(yíng)額百分之二十以下的罰款，沒(méi)有違法經(jīng)營(yíng)額或者違法經(jīng)營(yíng)額不足五萬(wàn)元的，可以處一萬(wàn)元以下的罰款”。

　　《商標(biāo)法》第五十二條所稱(chēng)的冒充注冊(cè)商標(biāo)，是指在使用未注冊(cè)商標(biāo)的商品、商品包裝、容器、服務(wù)場(chǎng)所以及交易文書(shū)上或者在廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動(dòng)中，標(biāo)明“注冊(cè)商標(biāo)”，或者在未注冊(cè)商標(biāo)上標(biāo)注注冊(cè)標(biāo)記，或者在未注冊(cè)商標(biāo)上標(biāo)注與注冊(cè)標(biāo)記近似的符號(hào)，誤導(dǎo)相關(guān)公眾的。

　　因此，如果未指定顏色的商標(biāo)注冊(cè)以后進(jìn)行著色時(shí)，由顏色的改變產(chǎn)生了較大視覺(jué)效果上的改變，達(dá)到改變了商標(biāo)原有顯著特征的程度，就超出了自身商標(biāo)權(quán)的范圍，不再受到法律保護(hù)。對(duì)改變后的商標(biāo)附加注冊(cè)商標(biāo)或者標(biāo)識(shí)，就可能構(gòu)成假冒注冊(cè)商標(biāo)。

　　3.如果附著顏色的使用具有攀附目的，還可能導(dǎo)致侵權(quán)

　　《商標(biāo)侵權(quán)判斷標(biāo)準(zhǔn)》中第二十四條的后半段規(guī)定：“但以攀附為目的附著顏色，與他人在同一種或者類(lèi)似商品或者服務(wù)上的注冊(cè)商標(biāo)近似、容易導(dǎo)致混淆的，屬于商標(biāo)法第五十七條第二項(xiàng)規(guī)定的商標(biāo)侵權(quán)行為?！?/p>

　　【案例】

注冊(cè)商標(biāo)
實(shí)際使用商標(biāo)
他人注冊(cè)商標(biāo)

　　三、總結(jié)和建議

　　筆者認(rèn)為，商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)應(yīng)本著“以使用為目的”的原則，按照實(shí)際計(jì)劃使用的標(biāo)識(shí)去進(jìn)行注冊(cè)申請(qǐng)。如果實(shí)際使用的標(biāo)識(shí)是帶有顏色的，并且今后的各種使用商標(biāo)場(chǎng)合中，也不太可能改變顏色，那么在注冊(cè)申請(qǐng)的時(shí)候就可以直接按照指定顏色的商標(biāo)進(jìn)行申請(qǐng)；但是如果在注冊(cè)申請(qǐng)時(shí)，還不確定使用時(shí)是否會(huì)對(duì)商標(biāo)標(biāo)識(shí)進(jìn)行著色，那么就可以先對(duì)黑白商標(biāo)進(jìn)行申請(qǐng)。而在商標(biāo)獲得注冊(cè)以后，就要按照注冊(cè)的商標(biāo)圖樣進(jìn)行時(shí)候用，不擅自改變注冊(cè)商標(biāo)的字體、結(jié)構(gòu)、顏色（指定顏色商標(biāo)）等。如果確有需要，需要對(duì)注冊(cè)的黑白商標(biāo)附著顏色使用，或者，將本身已經(jīng)指定顏色的注冊(cè)商標(biāo)改變顏色，應(yīng)保證不改變?cè)?cè)商標(biāo)的顯著特征。這樣才能最大限度地確保仍在自身享有的商標(biāo)權(quán)范圍內(nèi)的使用，一方面避免未使用商標(biāo)而被撤銷(xiāo)的風(fēng)險(xiǎn)，另一方面也遠(yuǎn)離侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。但是，何種程度的顏色改變?nèi)詫儆跊](méi)有改變?cè)?cè)商標(biāo)的顯著特征，很難自行判斷，建議尋求專(zhuān)業(yè)商標(biāo)代理人的意見(jiàn)。如改變較大，已經(jīng)改變了注冊(cè)商標(biāo)的顯著特征，則應(yīng)依據(jù)《商標(biāo)法》的規(guī)定，應(yīng)及時(shí)另外提出新的商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)。