文/北京集佳知識產(chǎn)權代理有限公司西安分部 姚渝璠
注冊商標退化為通用名稱，是指原本具有顯著性的商標，在實際使用過程中，退化為商品或服務被普遍使用的名稱，已無法起到識別商品或服務來源的作用。通用名稱可分為法定的通用名稱和約定俗成的通用名稱，本文主要討論的是關于注冊商標退化為約定俗成的通用名稱的認定問題。
關鍵詞：注冊商標；通用名稱；顯著性
一、什么是約定俗成的通用名稱
約定俗成的通用名稱通常指被同行業(yè)普遍使用的、認為能夠指代一類商品的名稱，或者被專業(yè)工具書、辭典等公開出版物中記載的內(nèi)容。
如德國拜耳股份有限公司的“嗎啡”和“阿司匹林”商標，就分別退化為麻醉品與鎮(zhèn)痛藥的通用名稱；北京市高級人民法院公開的多份判決顯示，“千頁豆腐”系列商標退化為豆腐、豆腐制品的商品通用名稱。這些通用名稱的認定均屬于約定俗成的通用名稱。
二、討論通用名稱認定的意義
《商標法》第59條規(guī)定，注冊商標中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號，或者直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點，或者含有的地名，注冊商標專用權人無權禁止他人正當使用?！?】
可見，通用名稱的認定既關乎個體利益，也與公共利益有關。在實務中，尤其是商標撤銷、無效案件，經(jīng)常會辯稱系爭商標屬于“通用名稱”，在商標侵權訴訟中也經(jīng)常以此作為正當性使用的抗辯。因此，無論是從個體利益出發(fā)，還是權衡公共利益，通用名稱的認定都具有極大的意義。
三、約定俗成的通用名稱的認定
商標的顯著性是商標注冊的重要條件，當用在具體的商品或服務上時，商標要能夠起到識別商品或服務來源的作用。在商品或者服務上使用的標志不一定就是商標，只有用以標明這一商品或者服務區(qū)別于他人同類商品或服務的標志才是商標?！?】
當然，商標的顯著性強弱還需要考慮具體的使用情況，某一類商品的“通用名稱”，很可能在其他類別上符合商標注冊的條件。例如，“蘋果”不能在蘋果及其相關制品的商品上注冊為商標，卻可能在手機等無關的商品上獲得商標的注冊
判斷系爭商標是否屬于商品的通用名稱，關鍵是判定該商標的功能是區(qū)分不同商品還是區(qū)分不同商品來源，如商標的主要功能是區(qū)分不同商品，應判定為通用名稱。【3】
在“十萬個為什么”商標侵權及不正當競爭糾紛案中，法院認為，“十萬個為什么”本身具有其固有含義，但具有固有含義并不等同于屬于相關商品的通用名稱?！?】也就是說，“十萬個為什么”僅僅是表明了相關圖書的內(nèi)容等特點，客觀上并未形成該類圖書統(tǒng)一名稱的市場格局，并不能證明“十萬個為什么”已經(jīng)成為此類圖書的通用名稱。
這里同時涉及了通用名稱認定的幾個標準：
1.是否屬于國內(nèi)相關公眾的常識認知范圍。
2.是否屬于相關市場內(nèi)通用的稱謂。
也就是說，如果商品或者服務的名稱不屬于國內(nèi)相關公眾的常識認知范圍，也不屬于相關市場內(nèi)通用的稱謂，則不應當認定為通用名稱。反之，則應認定為通用名稱。
如在“摩卡MOCCA及圖”商標的撤銷案中，北京高院認為，從消費者的認知情況、同業(yè)經(jīng)營者的使用情況、媒體介紹和報道以及詞典的收錄情況來看，相關公眾已普遍認為“摩卡”指代的是一類咖啡商品，并且這一認知在全國范圍內(nèi)都是普遍存在的，因此，“摩卡”已成為咖啡類商品上約定俗成的通用名稱。【5】
此外，商標退化成通用名稱往往不是某一單一原因導致，既有可能是商標本身顯著特征較弱，也可能與商標權利人的不當使用有關，還可能與其他經(jīng)營者的使用行為有關?！?】有時候，權利人積極采取各種措施來維護和強化自身商標的顯著性，然而由于其他市場競爭主體未經(jīng)許可的使用行為，導致了其商標的顯著性降低，最終退化為通用名稱。
四、結語
綜上所述，約定俗成的通用名稱一般以全國范圍內(nèi)相關公眾的通常認知、相關市場內(nèi)的使用情況為判斷標準。當然，還應當充分認識到隨著網(wǎng)絡的迅猛發(fā)展，商標在這一新興市場內(nèi)的使用問題。因此，注冊商標退化為通用名稱的認定，充滿了動態(tài)性、復雜性和裁量性，要充分考慮商標的使用方式、市場情況等一系列問題進行綜合判斷。
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【4】上海少年兒童出版社有限公司與四川天地出版社有限公司等涉“十萬個為什么”商標侵權及不正當競爭糾紛案.上海知識產(chǎn)權法院（2021）滬73民終600號
【5】國家知識產(chǎn)權局、瑞昶貿(mào)易股份有限公司商標權撤銷復審行政糾紛案.（2018）京73行初3240號;（2020）京行終2540號
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