文/北京市集佳律師事務所 黎琳
商標的主動使用一般是指商標權(quán)人或利害關(guān)系人主動對商標進行的使用，通常表現(xiàn)為商標權(quán)人將商標使用在產(chǎn)品、產(chǎn)品包裝、交易文書、媒體廣告、展覽展會等方面，這些行為都是商標權(quán)人在積極實施使用行為。而商標的被動使用則是指脫離甚至違背商標權(quán)人意志的他人使用行為，通常表現(xiàn)為媒體的主動報道、社會公眾的約定俗成、他人的非法使用等。商標的被動使用區(qū)別于商標權(quán)人的主動使用行為，在整個過程中，商標權(quán)人一直處于非主動的狀態(tài)，采取的是一種“非積極追求的態(tài)度”。但不可否認，基于社會公眾對某個商業(yè)標識的宣傳、報道和評論等被動使用行為，該商業(yè)標識已經(jīng)與該主體建立起了對應關(guān)系，從而可以達到區(qū)分商品或服務來源的作用。
知名的“索愛”商標行政案件否定了被動使用的商業(yè)標識與權(quán)利人之間的對應關(guān)系：法院認為，雖然顯示“索愛”標識的報道、評論中生產(chǎn)廠家均指向“索尼愛立信公司”或“索尼愛立信（中國）公司”，但這些報道評論均非索尼愛立信（中國）公司所為，時至2007年10月左右，該公司曾存在否認“索愛”是其公司簡稱或者是其手機及電子產(chǎn)品的簡稱的行為，因此索尼愛立信（中國）公司并未將“索愛”作為商標進行商業(yè)性的使用。在這個案件里，索尼愛立信（中國）公司的“否認”行為使得社會公眾對“索愛”的被動使用無法轉(zhuǎn)化為“索尼愛立信”的簡稱，從而也就無法將“索愛”標識與索尼愛立信（中國）公司建立起對應關(guān)系。因此，從這個案件可以看出：商標的被動使用所建立起來的商譽，并不必然唯一指向商標權(quán)人，而是需要在得到商標權(quán)人的承認并成為商標權(quán)人主動使用的商標，才能與商標權(quán)人建立起對應關(guān)系。
近期的“福神”商標無效宣告請求裁定行政訴訟案件，就是一起比較典型的被動使用的商業(yè)標識經(jīng)過商標權(quán)人追認并積極主動使用從而建立起對應關(guān)系的案件。
“EVISU”商標權(quán)利人對“福神FUSHEN”商標提出異議，主張涉案商標與引證商標“EVISU”構(gòu)成近似商標?！癊VISU”是品牌創(chuàng)始人山根英彥先生獨創(chuàng)的臆造詞匯，該商標的創(chuàng)意來源于日本神話中的七福神之一海神Ebisu惠比須（日語：えびす）。在中國大陸，由于中國消費者對于“EVISU”較難呼叫，中國消費者通常會將“EVISU”直接呼叫為“福神”，在百度上搜索“福神”，其結(jié)果均指向“EVISU”。基于消費者的認知，媒體也順勢而為將“EVISU”品牌的對應中文名稱稱為“福神”，最早的媒體報道可以追溯到2007年，從2009年開始就多次出現(xiàn)“上身Amani（Amani）、下身限量Evisu（福神）”這樣語句的媒體文章，經(jīng)過消費者和媒體的長期使用及宣傳，中文“福神”已經(jīng)與英文商標“EVISU”建立起對應關(guān)系?？陀^來看，這些行為都屬于被動使用行為，“EVISU”商標權(quán)利人公司也就因勢利導，在天貓旗艦店主動使用“福神”，在媒體發(fā)布的軟文廣告上將中文“福神”、英文“EVISU”、圖形“
”、“ 
”、“ 
”長期組合使用，并將中文“福神”與英文“EVISU”組合、申請注冊“福神EVISU”商標（第29147090號、第37270922號），這些舉措進一步強化了中文“福神”與英文“EVISU”的對應關(guān)系。
“福神”商標權(quán)利人辯稱該商標的創(chuàng)意來源于中國神話，源自廣東潮汕地區(qū)的習俗。但是，該公司多次圍繞著“EVISU”系列品牌進行刻意摹仿，其申請的“
”“
”、“ 
”商標分別與“
”、“”、“
”商標高度近似，表明其對“福神”與“EVISU”、圖形系列商標的對應關(guān)系應當知曉。綜合全部案件事實，國知局和北京知識產(chǎn)權(quán)法院最終認定涉案商標“福神”與引證商標“EVISU”所對應的中文“福神”在文字構(gòu)成、呼叫、含義等方面相同或近似，構(gòu)成近似商標。
本案與“索愛”商標案件的不同之處在于：“EVISU”商標權(quán)利人從未對“福神”商標做出否認，而是在消費者和媒體已經(jīng)大量使用的情況下，積極追認、將被動使用轉(zhuǎn)化為主動使用，并積極提出商標注冊申請以爭取獲得注冊專用權(quán)。筆者認為，消費者和媒體對某個商業(yè)標識的被動使用已經(jīng)使得該標識與某個特定經(jīng)營者之間建立起了對應關(guān)系，那么該標識上就承載了該經(jīng)營者的商譽，承認商標的被動使用所產(chǎn)生的商譽歸屬于經(jīng)營者，可以有效制止他人意圖混淆消費者的不當使用和搶注。