文/北京市集佳律師事務(wù)所 張亞洲

　　這次《商標(biāo)法修訂草案（征求意見(jiàn)稿）》的修訂有極其重大意義，馳名商標(biāo)的保護(hù)也是十分重要的一環(huán)，更是近期的熱點(diǎn)問(wèn)題，筆者將從程序問(wèn)題、同類認(rèn)馳、權(quán)利人在與被控侵權(quán)商品上持有注冊(cè)商標(biāo)時(shí)請(qǐng)求馳名的必要性、《商標(biāo) 法》第十三條第三款的理解以及跨類保護(hù)的邊界五個(gè)方面展開(kāi)介紹，希望起到拋磚引玉的效果。

　　一、馳名商標(biāo)司法保護(hù)案件的審核、報(bào)備和管轄

　　（一）馳名商標(biāo)案件報(bào)備機(jī)制

　　首先讓我們回顧一下馳名商標(biāo)司法保護(hù)在程序方面的歷史變化。以下是2006年最高法院發(fā)布的一份文件，該文件是在當(dāng)時(shí)特定場(chǎng)景之下，為解決馳名商標(biāo)亂象而特別出臺(tái)的。

　　（二）馳名商標(biāo)案件審核機(jī)制

　　北京高院2006年發(fā)布的《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)最高人民法院《關(guān)于建立馳名商標(biāo)司法認(rèn)定備案制度的通知》》進(jìn)一步表明：由中級(jí)法院認(rèn)定的馳名商標(biāo)，應(yīng)該報(bào)所在地的高級(jí)法院審核，審核內(nèi)容包括擬認(rèn)定馳名商標(biāo)是否滿足了認(rèn)定的必要性及認(rèn)定的可能性。

　　（三）集中管轄

　　以下是與馳名商標(biāo)案件管轄有關(guān)的文件，該通知發(fā)布后各個(gè)地區(qū)馳名商標(biāo)案件管轄進(jìn)一步的集中化，馳名商標(biāo)案件的管轄集中程度可以與發(fā)明專利侵權(quán)案件管轄集中程度相媲美。

　　（四）對(duì)集中管轄的調(diào)整

　　值得注意的是，近期最高法院發(fā)布了《關(guān)于第一審知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事、行政案件管轄的若干規(guī)定》，該規(guī)定對(duì)原有的“集中管轄”進(jìn)行了大幅度調(diào)整。

　　現(xiàn)在馳名商標(biāo)案件已由原（23+4+5+5）37+中級(jí)法院審理調(diào)整為400+中級(jí)法院審理：

　　級(jí)別管轄以及如何防止級(jí)別管轄的濫用

　　涉及馳名商標(biāo)的管轄無(wú)論如何調(diào)整，但唯一不變的是一審案件仍由中級(jí)法院審理。但需要警惕的是，實(shí)踐中可能存在以請(qǐng)求認(rèn)馳為由而將普通商標(biāo)侵權(quán)案件的管轄提升至中級(jí)法院，從而擾亂級(jí)別管轄，需要觀察的是未來(lái)是否會(huì)出現(xiàn)級(jí)別管轄濫用的情況。

　　二、同類認(rèn)馳

　　針對(duì)同類認(rèn)馳，各同行各執(zhí)己見(jiàn)，下面以案說(shuō)法，表達(dá)本人觀點(diǎn)。

　　?安箕富強(qiáng)案及圖案

　　北京市高級(jí)人民法院的判理部分則較為明確地說(shuō)明了在相同類似商品上給予馳名保護(hù)的理由，體現(xiàn)了較為明顯的“舉重以明輕”的法律適用和解釋原則，較好地貫徹了馳名商標(biāo)的立法宗旨和目的。在該案中，盡管提出爭(zhēng)議的申請(qǐng)人安琪公司提出爭(zhēng)議申請(qǐng)的時(shí)間尚未超過(guò)五年法定時(shí)間，北京市高級(jí)人民法院仍然認(rèn)為：

　　雖然爭(zhēng)議商標(biāo)與引證商標(biāo)一、引證商標(biāo)二核定使用的商品為相同或者類似商品，安琪公司主張其馳名的商標(biāo)均為已注冊(cè)商標(biāo)，與修改后的《商標(biāo)法》第13 條相關(guān)條款的具體表述并不完全對(duì)應(yīng)，但是，《商標(biāo)法》第13 條的相關(guān)規(guī)定旨在給予馳名商標(biāo)較之于一般注冊(cè)商標(biāo)更強(qiáng)的保護(hù)，《商標(biāo)法》第13 條第2 款已規(guī)定‘就不相同或者不相類似商品申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)是復(fù)制、摹仿或者翻譯他人已經(jīng)在中國(guó)注冊(cè)的馳名商標(biāo)，誤導(dǎo)公眾，致使該馳名商標(biāo)注冊(cè)人的利益可能受到損害的，不予注冊(cè)并禁止使用’，在相同或者類似商品上，馳名商標(biāo)亦應(yīng)得到相應(yīng)的保護(hù)。尤其是在涉及馳名商標(biāo)的評(píng)審申請(qǐng)期限與涉及一般注冊(cè)商標(biāo)的評(píng)審申請(qǐng)期限并不相同的情況下，對(duì)涉及馳名商標(biāo)的評(píng)審申請(qǐng)，更應(yīng)當(dāng)適用較長(zhǎng)的評(píng)審申請(qǐng)期限，從而真正體現(xiàn)《商標(biāo)法》對(duì)馳名商標(biāo)加以特殊保護(hù)的立法本意。

　　三、權(quán)利人在與被控侵權(quán)商品上持有注冊(cè)商標(biāo)時(shí)請(qǐng)求跨類別保護(hù)的必要性

　　?第504675號(hào) (第12類) “福耀”商標(biāo)案

　　案件溯源：武漢市中級(jí)人民法院（2017）鄂01民初101號(hào)民事判決書(shū)

（涉案商標(biāo)）

　　武漢中院認(rèn)為：原告主張其在中國(guó)境內(nèi)申請(qǐng)注冊(cè)了45個(gè)商品全類別的商標(biāo)，并自認(rèn)為在被告服務(wù)范圍的“配電柜、工程電器、家用電器”以及“電子商務(wù)”相關(guān)聯(lián)商品或服務(wù)上均有注冊(cè)商標(biāo)，但該案原告卻不主張，僅試圖通過(guò)涉案第504675號(hào)注冊(cè)商標(biāo)認(rèn)定馳名商標(biāo)進(jìn)行跨類別保護(hù)，有違該制度之初衷。綜合考慮以上因素，在原告證據(jù)不足以證明被訴侵權(quán)行為將導(dǎo)致誤導(dǎo)公眾并可能損害涉案商標(biāo)權(quán)利人利益的結(jié)果的前提下，對(duì)涉案商標(biāo)是否構(gòu)成馳名商標(biāo)的問(wèn)題不予評(píng)述。

　　?第4287169號(hào) (第6類) “索菲亞”商標(biāo)案

　　案件溯源：浙江省高級(jí)人民法院（2016）浙民終794號(hào)民事判決書(shū)

（涉案商標(biāo)）

　　浙江高院認(rèn)為，索菲亞公司并不生產(chǎn)、銷售集成吊頂，故第4287169號(hào)索非亞商標(biāo)屬于防御性商標(biāo)。此類商標(biāo)因未經(jīng)長(zhǎng)時(shí)間實(shí)際使用，往往顯著性和知名度較低，法律對(duì)其保護(hù)力度相對(duì)較弱，即便商標(biāo)侵權(quán)行為成立，權(quán)利人也難以獲得較高的賠償數(shù)額以彌補(bǔ)其損失。司法認(rèn)定馳名商標(biāo)的本意在于更好地保護(hù)馳名商標(biāo)，在權(quán)利人享有多個(gè)商標(biāo)權(quán)的情況下，如果法院為避免認(rèn)定馳名商標(biāo)，不允許權(quán)利人選擇以馳名商標(biāo)跨類保護(hù)的方式尋求更為有利的救濟(jì)，則商標(biāo)權(quán)人的合法利益就難以得到充分保障，與司法認(rèn)定馳名商標(biāo)制度的初衷亦背道而馳。

　　?德士活訴商評(píng)委、廣東蘋(píng)果實(shí)業(yè)有限公司案

　　最高人民法院在（香港）德士活有限公司與國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)、廣東蘋(píng)果實(shí)業(yè)有限公司商標(biāo)撤銷行政糾紛案(2009)行提字第3號(hào)中明確指出：

　　“在德士活公司同時(shí)擁有非類似商品上已注冊(cè)的馳名商標(biāo)和類似商品上的在先注冊(cè)商標(biāo)的情況下，不僅應(yīng)該將爭(zhēng)議商標(biāo)與權(quán)利人在類似商品上在先注冊(cè)的商標(biāo)進(jìn)行比對(duì)，還應(yīng)該考慮馳名商標(biāo)跨類保護(hù)的因素，而不應(yīng)該出現(xiàn)權(quán)利人除了擁有馳名商標(biāo)之外，還擁有在相同或類似商品上在先注冊(cè)商標(biāo)的情況下，所得到的保護(hù)反而弱于僅有在非類似商品上的馳名商標(biāo)而沒(méi)有在類似商品上在先注冊(cè)商標(biāo)的情況”。

　　本人非常同意中央財(cái)經(jīng)大學(xué)杜穎教授提出的以請(qǐng)求權(quán)競(jìng)合模式解決這個(gè)問(wèn)題的思路，換言之，應(yīng)該將請(qǐng)求權(quán)交還給權(quán)利人，由權(quán)利人行使選擇權(quán)。

　　四、《商標(biāo)法》第十三條第三款的理解

　　《商標(biāo)法》 第十三條 為相關(guān)公眾所熟知的商標(biāo)，持有人認(rèn)為其權(quán)利受到侵害時(shí)，可以依照本法規(guī)定請(qǐng)求馳名商標(biāo)保護(hù)。

　　就相同或者類似商品申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)是復(fù)制、摹仿或者翻譯他人未在中國(guó)注冊(cè)的馳名商標(biāo)，容易導(dǎo)致混淆的，不予注冊(cè)并禁止使用。

　　就不相同或者不相類似商品申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)是復(fù)制、摹仿或者翻譯他人已經(jīng)在中國(guó)注冊(cè)的馳名商標(biāo)，誤導(dǎo)公眾，致使該馳名商標(biāo)注冊(cè)人的利益可能受到損害的，不予注冊(cè)并禁止使用。

　　《最高法院商標(biāo)司法解釋》第九條 足以使相關(guān)公眾對(duì)使用馳名商標(biāo)和被訴商標(biāo)的商品來(lái)源產(chǎn)生誤認(rèn)，或者足以使相關(guān)公眾認(rèn)為使用馳名商標(biāo)和被訴商標(biāo)的經(jīng)營(yíng)者之間具有許可使用、關(guān)聯(lián)企業(yè)關(guān)系等特定聯(lián)系的，屬于商標(biāo)法第十三條第二款規(guī)定的“容易導(dǎo)致混淆”。

　　足以使相關(guān)公眾認(rèn)為被訴商標(biāo)與馳名商標(biāo)具有相當(dāng)程度的聯(lián)系，而減弱馳名商標(biāo)的顯著性、貶損馳名商標(biāo)的市場(chǎng)聲譽(yù)，或者不正當(dāng)利用馳名商標(biāo)的市場(chǎng)聲譽(yù)的，屬于商標(biāo)法第十三條第三款規(guī)定的“誤導(dǎo)公眾，致使該馳名商標(biāo)注冊(cè)人的利益可能受到損害”。

　　?Bilibili馳名商標(biāo)案

　　北京高院認(rèn)為：雖然訴爭(zhēng)商標(biāo)核定使用的“天然增甜劑；烹飪用葡萄糖”等商品與引證商標(biāo)據(jù)以馳名的“提供在線電子出版物（非下載）；廣播和電視節(jié)目制作”服務(wù)不屬于類似商品和服務(wù)，但在消費(fèi)群體、銷售渠道、宣傳方式等方面存在較大交叉重合。相關(guān)公眾看到訴爭(zhēng)商標(biāo)容易聯(lián)想到馳名的引證商標(biāo)，并認(rèn)為二者之間存在衍生商品、聯(lián)名商品等特定聯(lián)系，從而容易導(dǎo)致相關(guān)公眾產(chǎn)生誤認(rèn)。即使相關(guān)公眾不產(chǎn)生誤認(rèn)，但前述聯(lián)想會(huì)割裂引證商標(biāo)與幻電公司提供據(jù)以馳名的服務(wù)之間的固有聯(lián)系，從而導(dǎo)致減弱幻電公司馳名引證商標(biāo)顯著性的損害后果，損害幻電公司的合法權(quán)益。

（涉案商標(biāo)）

　　北京高院民事判決書(shū)（2022）京民終538號(hào)：二、馳名商標(biāo)的跨類保護(hù)應(yīng)主要從馳名商標(biāo)核定使用或?qū)嶋H使用的商品與被控侵權(quán)產(chǎn)品之間關(guān)聯(lián)性進(jìn)行判定，以確定能否進(jìn)行跨類保護(hù)。第9類與第28類“奧特曼”商標(biāo)指定的商品范圍分別為動(dòng)畫(huà)與玩具類，雖然與被控侵權(quán)商品“兒童電動(dòng)牙刷”（21類）屬于不相同也不相似的商品，但兩者在商品的生產(chǎn)、流通及消費(fèi)人群上存在較大的重合度，容易造成消費(fèi)者的混淆或誤認(rèn)。通過(guò)消費(fèi)者在被控侵權(quán)產(chǎn)品銷售網(wǎng)頁(yè)評(píng)論區(qū)的留言也可以反映出部分消費(fèi)者購(gòu)買該產(chǎn)品與奧特曼宣傳存在一定關(guān)聯(lián)，而導(dǎo)致消費(fèi)者產(chǎn)生混淆或誤認(rèn)屬于《商標(biāo)法》第13條第三款所稱的“誤導(dǎo)公眾，致使該馳名商標(biāo)注冊(cè)人的利益可能受到損害的”的情形。

　　誤認(rèn)公眾與混淆誤認(rèn)相關(guān)法條：

　　·《商標(biāo)法》 第十三條第三款只包括誤導(dǎo)公眾不包括混淆誤認(rèn)

　　·《商標(biāo)法》第十三條第三款只包括混淆誤認(rèn)

　　·《商標(biāo)法》第十三條第三款既包括誤導(dǎo)公眾也包括混淆誤認(rèn)

　　五、跨類保護(hù)的邊界

　　·馳名商標(biāo)是否可跨類至他人注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)范圍內(nèi)

　　·同一標(biāo)志在不同類別為馳名商標(biāo)的邊界界定

　　·馳名商標(biāo)跨類的邊界界定

　　?蒙娜麗莎案

　　本案中，在第1558842號(hào)“ ”商標(biāo)1999年申請(qǐng)注冊(cè)前，蒙娜麗莎股份公司作為本案權(quán)利基礎(chǔ)的第1476867號(hào)“ ”注冊(cè)商標(biāo)尚未核準(zhǔn)，蒙娜麗莎股份公司直至2001年才通過(guò)受讓獲得該注冊(cè)商標(biāo)權(quán)；換言之，蒙娜麗莎股份公司不能證明在第1558842號(hào)“ ”商標(biāo)1999年申請(qǐng)注冊(cè)前，其權(quán)利基礎(chǔ)第1476867號(hào)“ ”商標(biāo)屬于馳名商標(biāo)，即使蒙娜麗莎股份公司的第1476867號(hào)“ ”商標(biāo)后期隨著使用知名度越來(lái)越高，被告方合法使用第1558842號(hào)“ ”商標(biāo)的行為依然不屬于商標(biāo)侵權(quán)行為，雙方的商標(biāo)禁用權(quán)即使伴隨著商標(biāo)知名度提升而擴(kuò)大也均不能對(duì)抗對(duì)方在各自商標(biāo)專用權(quán)領(lǐng)域內(nèi)的合法權(quán)利。

　　本案中，蒙娜麗莎股份公司主張衛(wèi)浴公司和控股集團(tuán)公司共同構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，由于衛(wèi)浴公司是第1558842號(hào)“ ”商標(biāo)備案的被許可人，控股集團(tuán)公司也是第1558842號(hào)“ ”商標(biāo)的被許可人，綜觀蒙娜麗莎股份公司指控的被訴商標(biāo)侵權(quán)使用方式，均屬于在第1558842號(hào)“ ”商標(biāo)的核定使用商品范圍內(nèi)的衛(wèi)浴設(shè)備、浴室裝置等使用，且被訴商標(biāo)侵權(quán)使用方式的一旁基本同時(shí)標(biāo)有第1558842號(hào)“ ”商標(biāo)，相關(guān)公眾不會(huì)據(jù)此認(rèn)為被訴侵權(quán)使用方式與第1558842號(hào)“ ”商標(biāo)屬于不同的商品來(lái)源，因此涉案被訴使用方式均屬于衛(wèi)浴公司和控股集團(tuán)公司在第1558842號(hào)“ ”注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)范圍內(nèi)的正當(dāng)使用，不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)；蒙娜麗莎股份公司關(guān)于商標(biāo)侵權(quán)的主張依據(jù)不足，一審法院不予支持。