文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 徐思
土耳其第6769號《工業(yè)產(chǎn)權(quán)法》第6條第9款規(guī)定:“基于惡意的商標(biāo)注冊申請,經(jīng)異議予以駁回?!备鶕?jù)土耳其商標(biāo)審查實踐,官方對商標(biāo)注冊申請在實質(zhì)審查階段并不會主動考慮申請人的主觀因素、是否具有“惡意”,而需基于權(quán)利人對申請商標(biāo)提起異議,主張并證明爭議商標(biāo)的申請是基于惡意,而由官方裁定是否予以駁回注冊申請。
經(jīng)查閱土耳其相關(guān)異議案件裁定,筆者嘗試從案例和實踐整理土耳其對商標(biāo)惡意申請認(rèn)定的考量因素。
案例一:DELPHI(07;09;11;12;35;37;40;42 類)VS. DEPLHI(01;03;04類)
一名土耳其個人申請了“DEPLHI”第1;3;4類商標(biāo),指定使用在第1類化學(xué)品、第3類漂白、清潔劑和第4類工業(yè)用油、粘合劑等商品上。DELPHI TECHNOLOGIES IP LIMITED公司對該商標(biāo)提起異議,異議人并無第1;3;4類在先商標(biāo),而是基于其他類別上在先注冊的“DELPHI”商標(biāo),援引土耳其《工業(yè)產(chǎn)權(quán)法》第6條第1款“混淆誤認(rèn)”和第6條第9款“惡意”條款進(jìn)行異議。雙方商標(biāo)情況如下:
本案在異議階段,土耳其專利商標(biāo)局駁回了異議人的異議申請,對于異議人基于“混淆誤認(rèn)”、“惡意”條款的請求均未予以支持,認(rèn)定雙方標(biāo)識近似,但指定使用的商品、服務(wù)不類似,因此未構(gòu)成指定使用于相同、類似商品上的近似商標(biāo),不存在造成混淆誤認(rèn)的可能性;而“惡意”條款的主張因無在案證據(jù)證明,故駁回了異議人的異議申請。
異議人對該決定不服,向土耳其專利商標(biāo)局復(fù)審評估委員會(以下簡稱“復(fù)審委員會”)提起異議復(fù)審,經(jīng)審理,復(fù)審委員會推翻了專利商標(biāo)局的異議決定。關(guān)于“混淆誤認(rèn)”條款的主張,復(fù)審委員會認(rèn)同專利商標(biāo)局的觀點,認(rèn)為雙方標(biāo)識近似,但對于商品、服務(wù)是否類似,復(fù)審委員會認(rèn)為被異議商標(biāo)指定使用的第1類“用于工業(yè)、科學(xué)、攝影、農(nóng)業(yè)、園藝和林業(yè)的化學(xué)品”、第 4 類“汽油、柴油、液化石油氣、天然氣、燃料油及其非化學(xué)添加劑”與異議人在先商標(biāo)注冊的第7;9;12;35;37;42類商品、服務(wù)存在關(guān)聯(lián),因為都是用于與汽車及汽車零部件相關(guān)的領(lǐng)域(如第7類發(fā)動機(jī),第9類控制機(jī)動車輛運動的多傳感器,第12類汽車零部件,第35類車輛及零部件的銷售服務(wù),第37類車輛維修服務(wù)以及第42類關(guān)于交通工具的設(shè)計、咨詢服務(wù))?;谇笆觯瑥?fù)審委員會認(rèn)定異議人關(guān)于第6條第1款“混淆誤認(rèn)”條款的主張成立。
關(guān)于“惡意”條款,復(fù)審委員會認(rèn)為“DELPHI”一詞在土耳其語中沒有任何含義,這個詞不太可能被巧合地選為商標(biāo),而且復(fù)審委員會考慮了異議人對“DELPHI”商標(biāo)在土耳其以外的國家進(jìn)行申請注冊和使用的情況。異議人在土耳其將“DELPHI”商標(biāo)使用在汽車零部件領(lǐng)域,并且在行業(yè)內(nèi)具有一定的知名度,考慮到被異議商標(biāo)所指定使用的商品與異議人商標(biāo)注冊商品類似且存在關(guān)聯(lián),復(fù)審委員會認(rèn)定被異議商標(biāo)的注冊申請難謂善意,而支持了異議人關(guān)于第6條第9款“惡意”的主張。
本案復(fù)審委員會對于爭議商標(biāo)的申請是否具有惡意進(jìn)行了較為綜合的考慮,評估的因素包括訴爭議商標(biāo)的顯著性、商標(biāo)是否近似、商品是否類似、相關(guān)行業(yè)領(lǐng)域的情況、異議人商標(biāo)的顯著性和知名度等。從本案也可看出,引入所有相關(guān)重要事實和全面的主張對認(rèn)定“惡意”具有重要作用,例如本案中異議人在海外國家注冊和使用“DELPHI”商標(biāo)的情況,證明異議人為“DELPHI”商標(biāo)的真正所有人,大量的海外申請和使用會影響到審查員的內(nèi)心確信;又如,“DELPHI”商標(biāo)在土耳其的使用情況能夠使審查員對異議人商標(biāo)所使用的汽車零部件領(lǐng)域有所了解,進(jìn)而基于雙方指定商品的性質(zhì)、用途、銷售渠道等方面的關(guān)聯(lián)性而跨類認(rèn)定商品、服務(wù)類似,同時,對異議人“DELPHI”商標(biāo)在行業(yè)內(nèi)的知名度能夠予以一定了解。所以,在并無直接證據(jù)證明被異議人具有惡意的情況下,通過多方面的間接證據(jù),“惡意”條款仍存在被支持的可能性。
案例二:“X”商標(biāo)(07;09;11;14;35;36;37;38;41;42;45類) Vs.“ XHOME”(21類)
“X”商標(biāo)(此處匿稱為“X”)是中國X公司的主標(biāo),主營電子數(shù)碼產(chǎn)品,在土耳其申請注冊07;09;11;14;35等多個類別的“X”商標(biāo)。一名土耳其個人在土耳其申請注冊第21類“XHOME”商標(biāo),指定使用在第21類牙刷、梳子、花盆等商品上(雙方商標(biāo)情況請見下表),X公司對該商標(biāo)申請?zhí)崞甬愖h,異議理由援引土耳其《工業(yè)產(chǎn)權(quán)法》第6條第1款“混淆誤認(rèn)”、第6條第5款“馳名商標(biāo)的跨類保護(hù)”和第6條第9款“惡意”條款。
異議人在土耳其并無第21類的“X”在先商標(biāo),而是基于上述其他類別的“X”土耳其在先商標(biāo)進(jìn)行異議。關(guān)于異議人主張的“混淆誤認(rèn)”條款,土耳其專利商標(biāo)局未予以支持,在異議裁定中認(rèn)定雙方商標(biāo)標(biāo)識近似,但爭議商標(biāo)指定的第21類商品與異議人引證商標(biāo)注冊商品和服務(wù)不類似,不存在造成相關(guān)公眾混淆、誤認(rèn)的可能性。關(guān)于第6條第5款“馳名商標(biāo)的跨類保護(hù)”,因在案證據(jù)不足以證明異議人的引證商標(biāo)“X”在土耳其已達(dá)到馳名程度,審查員未予以支持。關(guān)于第6條第9款“惡意”條款,因被異議商標(biāo)完整包含異議人在先商標(biāo)“X”,而“HOME”的含義包括“家”、“家居”,指定使用在21類商品上缺乏顯著特征,故被異議商標(biāo)的主要顯著部分與異議人引證商標(biāo)相同,雙方標(biāo)識近似,審查員認(rèn)為爭議商標(biāo)申請人在申請該商標(biāo)時應(yīng)知道異議人的“X”商標(biāo),為了獲得不公平的優(yōu)勢,未按照公平交易的原則行事,爭議商標(biāo)的申請難謂善意,故支持了異議人關(guān)于第6條第9款“惡意”條款的主張。
本案中異議人“X”商標(biāo)在土耳其以及國際的知名度審查員已納入考量,在異議基礎(chǔ)商標(biāo)具有較高知名度的情況下,審查員認(rèn)為被異議人在申請爭議商標(biāo)時不可能不知道異議人的“X”商標(biāo),所以具有搭便車、獲取不正當(dāng)利益的動機(jī),進(jìn)而認(rèn)定該商標(biāo)申請并非基于善意。
以上兩個案件中,土耳其專利商標(biāo)局、復(fù)審委員會對是否具有“惡意”的考量因素均包括:爭議商標(biāo)的顯著性、標(biāo)識的近似度、商品的類似度、所涉行業(yè)領(lǐng)域的具體情況、異議人商標(biāo)的顯著性和知名度等。適用“惡意”條款需綜合考慮,故建議在土耳其異議案件中盡量提供多方面的證據(jù),包括但不限于引證商標(biāo)的使用證據(jù)和知名度證據(jù),以給予審查員一個較為全面、完整的“畫面”,綜合影響審查員對于“惡意”認(rèn)定的考量。