文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司西安分部 姚園

　　一、基本案情

　　上海梅龍鎮(zhèn)酒家股份有限公司（申請人）依法對第1731151號“梅隴鎮(zhèn)”商標(biāo)提出無效宣告申請，申請人認(rèn)為被申請人大量摹仿他人知名商標(biāo)進(jìn)行摹仿注冊，屬于惡意囤積商標(biāo)，構(gòu)成了2001年《商標(biāo)法》第四十一條第一款規(guī)定的“以其他不正當(dāng)手段取得注冊”的情形。

　　爭議商標(biāo)基本情況：“梅隴鎮(zhèn)”商標(biāo)由安徽阜陽徽煌酒業(yè)有限公司于2000年12月19日申請，2002年3月14日核準(zhǔn)注冊，核準(zhǔn)使用在第33類相關(guān)商品上。2002年12月7日轉(zhuǎn)讓給自然人劉峰，2019年5月6日（本案審理期間）又轉(zhuǎn)讓至晟璨投資發(fā)展（上海）有限公司名下。至本案提起無效宣告之時(shí)，爭議商標(biāo)已注冊超過五年。

　　第一份裁定

　　2020年6月，國知局審理經(jīng)認(rèn)為：至案件審理之時(shí)，爭議商標(biāo)原注冊人安徽阜陽徽煌酒業(yè)有限公司名下共有36件注冊商標(biāo)，涉及的商品類別多為第32類啤酒類、第33類白酒類商品，大多商標(biāo)因期滿未續(xù)展而失效；原被申請人劉峰名下共有107件注冊商標(biāo)，涉及的商品類別多為第32類啤酒類、第33類白酒類商品，大多商標(biāo)因期滿未續(xù)展而失效；被申請人晟璨投資發(fā)展（上海）有限公司共有包括本案爭議商標(biāo)在內(nèi)的4件注冊商標(biāo)，涉及的商品為第33類白酒類商品；申請人稱商標(biāo)到期未續(xù)展而注銷情況，屬于正常商業(yè)發(fā)展?fàn)顟B(tài)。尚無充分的證據(jù)證明，爭議商標(biāo)的注冊采取了欺騙或其他不正當(dāng)手段從而違反誠實(shí)信用原則。故裁定爭議商標(biāo)依法予以維持。

　　北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院判決

　　申請人不服上述裁定，向北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院提起訴訟，北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院審理認(rèn)為：根據(jù)在案證據(jù)可知，爭議商標(biāo)原注冊人安徽阜陽徽煌酒業(yè)有限公司在第30、32、33類商品上申請注冊有包含“百度”“紫光閣”“美林閣”“唐人街”“金玉蘭”“夏士蓮”“國池”“晉皇”商標(biāo)及本案訴爭商標(biāo)等與他人商號、商標(biāo)相同或相近的商標(biāo)，又存在將其名下七十余枚商標(biāo)轉(zhuǎn)讓至劉峰名下等行為。而商標(biāo)注冊原則上應(yīng)當(dāng)以使用為目的，安徽阜陽徽煌酒業(yè)有限公司的上述商標(biāo)差異較大，難以認(rèn)為屬于同一系列或之間存在特定聯(lián)系，雖多申請于第32、33類商品上使用，但其申請數(shù)量之大并繼而大量轉(zhuǎn)讓的行為，不符合商業(yè)主體深耕品牌價(jià)值的商業(yè)慣例，已明顯超出正常的生產(chǎn)經(jīng)營需要，擾亂了正常的商標(biāo)注冊管理秩序，并有損于公平競爭的市場秩序，違反了2001年《商標(biāo)法》第四十一條第一款的規(guī)定。此外，結(jié)合北京市高級人民法院作出的（2021）京行終字第5154號生效判決認(rèn)定爭議商標(biāo)于指定期間未在核定使用商品上進(jìn)行使用并對其進(jìn)行撤銷的注冊認(rèn)定，加之在案證據(jù)亦不能顯示第三人對爭議商標(biāo)進(jìn)行了實(shí)際使用或具備實(shí)際使用的意圖，故爭議商標(biāo)構(gòu)成“以其他不正當(dāng)手段取得注冊”的情形。

　　北高院判決

　　晟璨投資發(fā)展（上海）有限公司對上述判決不服，提出上訴。北京市高級人民法院審理認(rèn)為：雖然爭議商標(biāo)在連續(xù)三年不使用撤銷案件中已被生效判決撤銷并公告，并不影響他人以爭議商標(biāo)違反了2001年《商標(biāo)法》第四十一條第一款的規(guī)定提出無效宣告申請，并由國知局對爭議商標(biāo)作出無效宣告裁定。同時(shí)，北高院認(rèn)為原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律爭取，程序合法，應(yīng)予維持。

　　第二份裁定

　　根據(jù)法院判決，國知局認(rèn)為，爭議商標(biāo)違反了2001年《商標(biāo)法》第四十一條第一款的規(guī)定。并裁定：爭議商標(biāo)予以無效宣告。

　　二、案件分析

　　對比第一份裁定與法院的判決要點(diǎn)，二者既有區(qū)別也有共同之處：

　　第一份裁定：

　　1、對被申請人一方的商標(biāo)申請注冊等情況考量了爭議商標(biāo)的三個(gè)權(quán)利人。

　　2、認(rèn)為被申請人一方所申請的商標(biāo)具有一定數(shù)量，但僅涉及32、33類別，因此不能證明爭議商標(biāo)的注冊采取了欺騙或者其他不正當(dāng)手段。

　　3、認(rèn)為大量商標(biāo)到期未續(xù)展而注銷的情況，屬于正常的商業(yè)發(fā)展?fàn)顟B(tài)。

　　法院判決：

　　1、原注冊人（徽煌公司）申請的多件商標(biāo)與他人商號、商標(biāo)相同或近似。

　　2、徽煌公司注冊的商標(biāo)雖然多屬于32、33類，但商標(biāo)差異較大，難以認(rèn)為屬于同一系列或之間存在特定聯(lián)系。

　　3、商標(biāo)注冊原則上應(yīng)當(dāng)以使用為目的，申請量較大且大量轉(zhuǎn)讓的行為，可以證明對這些商標(biāo)缺乏真實(shí)使用意圖。

　　4、商標(biāo)在連續(xù)三年不使用撤銷案件中已被生效判決撤銷并公告，并不影響他人以爭議商標(biāo)違反了商標(biāo)法的相關(guān)規(guī)定提出無效宣告申請。

　　可以看出，第一份裁定及法院判決對被申請人一方的商標(biāo)申請注冊等情況均考量了商標(biāo)原注冊人輝煌公司、原被申請人劉峰及被申請人晟璨投資發(fā)展（上海）有限公司三個(gè)主體的情況。同時(shí)，法院認(rèn)為商標(biāo)注冊的類別數(shù)量并不是考量“以其他不正當(dāng)手段取得注冊”的標(biāo)準(zhǔn)，而更應(yīng)考量所注冊的商標(biāo)的具體情況，是否與他人具有較高知名度的商標(biāo)\商號等相同、近似，是否具有真實(shí)的使用意圖，以商標(biāo)注冊的最基本的目的來進(jìn)行判斷。

　　另外，通過本案也可以看出，無效宣告與撤銷商標(biāo)連續(xù)三年不使用是兩個(gè)并行的程序，可以同時(shí)進(jìn)行，判決中認(rèn)為雖然爭議商標(biāo)在連續(xù)三年不使用撤銷案件中已被生效判決撤銷并公告，但并不影響他人以爭議商標(biāo)違反了2001年《商標(biāo)法》第四十一條第一款的規(guī)定提出無效宣告申請，并由國知局對爭議商標(biāo)作出無效宣告裁定。

　　三、總結(jié)

　　《商標(biāo)法》第四條規(guī)定：自然人、法人或者其他組織在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中，對其商品或者服務(wù)需要取得商標(biāo)專用權(quán)的，應(yīng)當(dāng)向商標(biāo)局申請商標(biāo)注冊。不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊申請，應(yīng)當(dāng)予以駁回。本案中，申請人的“梅龍鎮(zhèn)”商標(biāo)本身具有較高的知名度，“梅龍鎮(zhèn)”字號被認(rèn)定為“中華老字號”，被申請人一方申請注冊“梅隴鎮(zhèn)”商標(biāo)難謂善意。同時(shí)被申請人一方不僅注冊了大量與他人商號、商標(biāo)相同、近似的商標(biāo)，同時(shí)存在大量的轉(zhuǎn)讓行為，顯然不是以使用為目的的正常注冊行為。

　　最新的《商標(biāo)審查審理指南》新增了第十六章“以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段取得商標(biāo)注冊的審查審理”，該章中所規(guī)定的依據(jù)的考量因素非常詳細(xì)具體并附有相關(guān)案例，可以作為重要的參考。但萬變不離其宗，商標(biāo)注冊原則上應(yīng)當(dāng)以使用為目的，同時(shí)不能損害公共利益及他人合法權(quán)利，這是不變的宗旨。