文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 杜燕霞

　　筆者近來(lái)發(fā)現(xiàn)，國(guó)內(nèi)客戶在提交馬德里國(guó)際注冊(cè)申請(qǐng)時(shí)，出現(xiàn)了一系列新的變化。首先，申請(qǐng)主體國(guó)際化。之前，申請(qǐng)主體比較單一，基本上是以大陸主體的名義提交馬德里申請(qǐng)。然而，隨著我國(guó)企業(yè)在國(guó)際貿(mào)易中的深度發(fā)展，無(wú)論通過(guò)自行設(shè)立，還是以收購(gòu)或入股的方式，不少企業(yè)將國(guó)外公司納入囊中。由于這些國(guó)外主體歸屬于國(guó)內(nèi)企業(yè)，因此為全面塑造國(guó)際品牌的形象，不少客戶選擇將國(guó)外主體作為馬德里商標(biāo)申請(qǐng)人。其次，由于申請(qǐng)主體的國(guó)際化，馬德里申請(qǐng)基礎(chǔ)也隨之出現(xiàn)了多樣化。除以中國(guó)大陸商標(biāo)作為基礎(chǔ)之外，實(shí)踐中，還出現(xiàn)以意大利商標(biāo)、歐盟商標(biāo)、新加坡商標(biāo)、印度商標(biāo)等作出基礎(chǔ)提交的馬德里國(guó)際注冊(cè)。隨著申請(qǐng)主體和申請(qǐng)基礎(chǔ)出現(xiàn)的新變化，馬德里國(guó)際注冊(cè)的選擇方式也更靈活多樣了。例如，可以選擇大陸公司基于大陸商標(biāo)指定歐盟，也可以選擇新加坡企業(yè)基于新加坡商標(biāo)指定歐盟。

　　隨著以上變化的出現(xiàn)，國(guó)內(nèi)申請(qǐng)人有了更多的選擇。那么在提交馬德里國(guó)際注冊(cè)申請(qǐng)時(shí)，申請(qǐng)人該如何選擇呢？筆者基于多年的代理經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合國(guó)內(nèi)客戶的各種現(xiàn)狀，建議從以下各角度給與考量。

　　首先，面對(duì)申請(qǐng)主體的選擇時(shí)，申請(qǐng)人需要同時(shí)考慮商業(yè)和法律兩個(gè)角度。

　　從商業(yè)的角度考慮，企業(yè)可能會(huì)考慮品牌形象、商標(biāo)管理、稅收籌劃等。從法律的角度，企業(yè)則需要考慮申請(qǐng)主體資格的問(wèn)題。馬德里國(guó)際注冊(cè)申請(qǐng)的人主體資格分三種情況，一是申請(qǐng)人擁有基礎(chǔ)國(guó)的國(guó)籍，二是申請(qǐng)人在基礎(chǔ)國(guó)有住所，三是申請(qǐng)人在基礎(chǔ)國(guó)設(shè)有真實(shí)有效的工業(yè)或商業(yè)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所。申請(qǐng)人需要擁有基礎(chǔ)國(guó)國(guó)籍是相對(duì)明確、客觀的。但對(duì)于申請(qǐng)人在基礎(chǔ)國(guó)有住所，以及設(shè)有真實(shí)有效的工業(yè)或商業(yè)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所，則不同國(guó)家在實(shí)踐中出現(xiàn)不同的標(biāo)準(zhǔn)。例如，若以中國(guó)大陸商標(biāo)提交馬德里國(guó)際注冊(cè)的，則申請(qǐng)人僅可以是大陸的申請(qǐng)人和臺(tái)灣的申請(qǐng)人；若以其他成員國(guó)的商標(biāo)為基礎(chǔ)提交馬德里的，則只要申請(qǐng)人在該國(guó)有住所或經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，即可提交馬德里國(guó)際注冊(cè)。常見(jiàn)國(guó)家和地區(qū)中，美國(guó)、歐盟、英國(guó)、德國(guó)、法國(guó)、意大利、新加坡、印度等都接受非本國(guó)自然人和企業(yè)，只要申請(qǐng)人在本國(guó)內(nèi)擁有住所或經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的，均可基于本國(guó)商標(biāo)提出馬德里國(guó)際注冊(cè)。值得注意的是，不同國(guó)家對(duì)于經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的具體要求有所不同。例如，英國(guó)專利局通常認(rèn)為，僅是倉(cāng)儲(chǔ)用途，而沒(méi)有其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，例如辦公、銷售等活動(dòng)的場(chǎng)所，不視為經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所。

　　第二，關(guān)于申請(qǐng)基礎(chǔ)的選擇。

　　由于申請(qǐng)基礎(chǔ)直接決定了國(guó)際注冊(cè)的商標(biāo)和商品，因此甚為重要。

　　首先，要考慮商標(biāo)、商品是否能夠滿足市場(chǎng)需要。對(duì)于商標(biāo)而言，是否為產(chǎn)品出口使用的商標(biāo)、是否近期有版本更新計(jì)劃、是否采用黑白商標(biāo)等。對(duì)于商品，則需要查看是否可以覆蓋所有出口產(chǎn)品、商品描述是否可以在注冊(cè)國(guó)接受等。值得企業(yè)朋友們注意的是，盡管我國(guó)對(duì)零售和批發(fā)服務(wù)的接受范圍極其有限，但很多國(guó)家是可以接受零售和批發(fā)的。若以這些國(guó)家的商標(biāo)作為基礎(chǔ)，則可以最大范圍的保護(hù)零售和批發(fā)服務(wù)。

　　其次，申請(qǐng)基礎(chǔ)選擇時(shí)，要關(guān)注權(quán)利穩(wěn)定性問(wèn)題。中心打擊是馬德里體系的基本原則，為避免由于基礎(chǔ)權(quán)利不穩(wěn)定而影響整件國(guó)際注冊(cè)的效力，申請(qǐng)人需要選擇權(quán)利穩(wěn)定的基礎(chǔ)商標(biāo)。例如，商標(biāo)注冊(cè)是否滿三年【1】？注冊(cè)滿三年商標(biāo)是否有使用？是否有被無(wú)效或撤銷的風(fēng)險(xiǎn)等等。

　　最后，還要考慮基礎(chǔ)商標(biāo)選擇對(duì)費(fèi)用的影響。若選擇中國(guó)等同屬協(xié)定和議定書(shū)的成員國(guó)商標(biāo)作為基礎(chǔ)的，在指定同為協(xié)定和議定書(shū)的成員國(guó)時(shí)，僅繳納標(biāo)準(zhǔn)規(guī)費(fèi)即可。然而，若基于純議定書(shū)國(guó)商標(biāo)作為基礎(chǔ)，則在指定同為協(xié)定和議定書(shū)時(shí)，理論上需繳納單獨(dú)規(guī)費(fèi)。舉個(gè)例子，若基于中國(guó)商標(biāo)來(lái)指定古巴的，規(guī)費(fèi)是100瑞士法郎，但若基于美國(guó)商標(biāo)指定古巴，則規(guī)費(fèi)為274瑞士法郎的申請(qǐng)費(fèi)，以及82瑞士法郎的注冊(cè)費(fèi)。經(jīng)筆者統(tǒng)計(jì)，目前有16個(gè)同屬協(xié)定和議定書(shū)的成員國(guó)會(huì)收取單獨(dú)規(guī)費(fèi)。

　　第三，關(guān)于指定國(guó)的選擇。

　　指定國(guó)選擇時(shí)，主要的考慮因素是從產(chǎn)品出口的角度出發(fā)，以產(chǎn)品已經(jīng)出口或者計(jì)劃出口的海外市場(chǎng)為主要目標(biāo)國(guó)。此外，對(duì)于有些國(guó)家商標(biāo)搶注情形嚴(yán)重的，可以考慮提前布局。最后，在選擇指定國(guó)時(shí)，還要結(jié)合各國(guó)的商標(biāo)審查和保護(hù)實(shí)踐，例如對(duì)于純中文商標(biāo)常被視為缺乏顯著性的越南、亞美尼亞、埃及、泰國(guó)等國(guó)家，則建議添加英文或者圖形要素來(lái)進(jìn)行商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)。

　　在面對(duì)復(fù)雜的市場(chǎng)變化時(shí)，筆者建議申請(qǐng)人充分利用馬德里體系的各項(xiàng)優(yōu)勢(shì)，取得對(duì)自己最有利的競(jìng)爭(zhēng)地位。

　　注釋

　　【1】有些成員國(guó)規(guī)定，注冊(cè)商標(biāo)連續(xù)五年不使用的可以被撤銷。