案例聚焦|約旦商標近似判斷及駁回復(fù)審策略

2021-08-23

  ?本期案例

  某公司在約旦提交了“”第3類、第21類、第35類三件商標注冊申請,被約旦審查員引證多件同類別包含“wow”的在先商標駁回。申請商標和引證商標標識羅列如下:

  各引證商標均包含單詞“wow”,同時也包含其他具有顯著性的詞匯,如“nidalco”、“sanita”、“byWOJOOH”等,但審查員認為申請商標中“COLOUR”一詞缺乏顯著性,申請商標的主要顯著識別部分為“wow”,完整包含于在先商標,因此認定申請商標與引證商標近似。我們認為,約旦審查員的上述觀點不盡合理,“COLOUR”一詞指定使用在第3類化妝品上,被認為缺乏顯著性可以理解,但指定使用在第21類“牙刷;紙巾盒”等、以及第35類“廣告;進出口代理”等服務(wù)上被認為缺乏顯著性并不合理。因此申請人提交了第一輪駁回復(fù)審,分類別爭辯申請商標與引證商標不構(gòu)成近似。針對第3類申請,爭辯主要理由是:申請商標與引證商標在標識、發(fā)音和含義上存在的差異,且在指定的第3類部分商品上“COLOUR”一詞并非缺乏顯著性。針對第21類、第35類申請,爭辯主要理由是“COLOUR”一詞在指定商品服務(wù)上具有足夠顯著性,是的申請商標與引證商標可以明顯區(qū)分。

  但很遺憾,審查員未接受以上爭辯理由,從而下發(fā)了第二次駁回,要求申請人修改標樣,足以與引證商標區(qū)分后,方可考慮核準注冊??紤]到第一次爭辯的失敗經(jīng)歷,申請人決定對修改商標圖樣。最初,申請人考慮修改商標圖樣為“WOWCOLOUR”(均大寫、WOW和COLOUR不區(qū)分字體),但考慮到與引證商標可能仍無法明顯區(qū)分,申請人最終決定替換為“”。經(jīng)提交后,審查員認為前述商標與引證商標仍區(qū)分程度不大,要求申請人重新考慮增加圖形要素,否則將做出最終駁回決定。最終,申請人決定將申請商標替換為“”標樣。該圖樣被審查員所接受,最終核準了該商標于第3類、第21類和第35類在約旦的注冊。

 

  ?律師點評

  通過本案,首先,可窺見約旦商標近似判斷標準和實踐做法。約旦不接受一標多類申請,申請人需要針對不同類別分別提交注冊申請。盡管是分開申請的,但在實質(zhì)審查階段,約旦審查員往往會“捆綁”考慮多件同時申請的商標。如本案申請商標中“COLOUR”一詞在指定商品上的顯著性問題,在第3類和第21、35類的結(jié)論是不同的,但審查員并沒有考慮類別的差異,而是一概認為“COLOUR”缺乏顯著性,申請商標的顯著部分是“WOW”,被引證商標完整包含,而判定為近似商標。此外,約旦審查員接受申請中的商標修改商標圖樣的請求,且審查員會提供修改建議。若修改后的商標可以與在先商標區(qū)分的,則審查員會核準修改后的商標得以注冊。

  其次,從本案修改標樣的結(jié)果來看,不帶空格的“WOWCOLOUR”雖然并非固有詞匯,但審查員仍會認定為與在先商標近似,因為商標被拆分審查的情形較為常見。而“”標樣依然無法克服上述在先商標,原因是審查員認為“WOW”是申請商標的主要顯著部分,“”標樣僅是重復(fù)了“WOW”,與原標樣區(qū)別不大。最終,通過在“WOW COLOUR”的上方增加卡通圖形使三件申請商標獲準注冊。

  綜上,約旦商標近似判斷標準類似國內(nèi),主要顯著部分被在先標完整包含的,一般均判定為近似標識。與國內(nèi)不同的是,審查員一般會提供商標圖樣修改的機會。此外,若申請人的商標已經(jīng)在市場上有使用、推廣,不愿意更改標樣的,也可以考慮通過爭辯方式來進行復(fù)審,實踐中也有較多通過爭辯克服駁回的實例。

 

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