案例聚焦|美國:完整包含的近似商標,仍有克服方案!

2021-05-25

  ?本期案例

  【基本案情】

  2020年9月,“Honkai Impact 4th GALAXIA”商標第9、41、42類三件美國申請,均被引證第87924692號在先申請“GALAXIA”商標下發(fā)駁回,引證商標指定商品包括第26類花邊;刺繡等,第41類廣播電視節(jié)目及現(xiàn)場表演相關(guān)的娛樂服務、在線出版電子書和期刊等,第43類酒店服務和第45類法律服務等。

  因在先商標尚在申請中,雖然商標申請人可以選擇申請擱置以等待引證商標狀態(tài)確定,但為盡快通過審查,商標申請人委托集佳辦理復審爭辯。2021年2月,美國審查員接受了復審爭辯理由,并核準了申請商標在限定后的商品上初審公告。

  【復審方案】

  在復審爭辯中,我們建議刪除了第9類電子出版物相關(guān)商品及第41類提供現(xiàn)場表演及娛樂信息等服務,僅保留主營相關(guān)的電子游戲軟件及計算機外圍設(shè)備,游戲相關(guān)的娛樂服務等,并在前述基礎(chǔ)上強調(diào)申請商標主營的游戲領(lǐng)域與其他娛樂領(lǐng)域具有較明顯的行業(yè)區(qū)分,在目標群體、銷售渠道等方面具有明顯的差異。同時,強調(diào)申請商標的顯著識別文字部分為位于首部的“Honkai Impact 4th”?!癏onkai Impact”系列游戲在市場上已獲得一定知名度,“4th”為新推出的系列游戲之一,且相同部分“GALAXIA”意為“Honkai Impact”系列游戲中的“銀河”要素,具有描述性,而非主要識別部分,在第9、41、42類亦有多件包含“GALAXIA”的商標注冊,應給與弱保護。綜合以上,雙方商標共存于市場不會產(chǎn)生混淆誤認。

     

       ?律師點評

  本案中申請商標與引證商標存在完整包含關(guān)系,且指定的商品/服務關(guān)聯(lián)度較高。在完整包含商標的近似比對中,可通過強調(diào)其他部分的強顯著性,弱化完整包含相同部分的顯著性,以爭辯標識不會產(chǎn)生混淆性近似。

  同時美國商標審查中對商品/服務是否類似的劃分較為細致,會綜合考慮雙方指定商品在商品功能、用途、銷售途徑和目標群體,以及服務的對象、目的等方面的差異,以及商標所有人是否可能同時經(jīng)營相關(guān)的產(chǎn)品及服務。因此,本案通過刪除和限定商品,強調(diào)商品/服務的行業(yè)區(qū)分,最終在保留商標申請人主營商品的情況下成功克服駁回,具有一定借鑒意義。

 

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