文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司西安分部 魯梅
在通信領(lǐng)域，通常在一個(gè)通信系統(tǒng)中存在多個(gè)相互通信的裝置。在針對(duì)此類情形的專利申請(qǐng)中，申請(qǐng)人往往傾向于將每個(gè)裝置都撰寫(xiě)成一個(gè)獨(dú)立權(quán)利要求，該權(quán)利要求中僅僅包括與該裝置相關(guān)的特征，而不是通信系統(tǒng)中的所有特征。這類單側(cè)撰寫(xiě)的權(quán)利要求通常具有較大的保護(hù)范圍，并且有利于申請(qǐng)人在后續(xù)專利被侵權(quán)時(shí)對(duì)侵權(quán)人進(jìn)行侵權(quán)行為認(rèn)定。
本文通過(guò)一組典型案例來(lái)討論歐洲申請(qǐng)中單側(cè)撰寫(xiě)權(quán)利要求的授權(quán)前景。
一、歐洲申請(qǐng)技術(shù)方案概述
待討論的歐洲申請(qǐng)的技術(shù)方案如圖1所示
圖1
該技術(shù)方案可以概括為：裝置TTPA只能驗(yàn)證裝置A的身份，裝置TTPB只能驗(yàn)證裝置B的身份，通過(guò)在通信系統(tǒng)中發(fā)送消息1到消息6，實(shí)現(xiàn)裝置A與B的相互驗(yàn)證。歐洲申請(qǐng)的權(quán)利要求概括如下：
1.一種方法，包括：
B向A發(fā)送消息1，
A對(duì)消息1進(jìn)行處理，然后A基于消息1向TTPA發(fā)送消息2，
TTPA對(duì)消息2進(jìn)行處理，然后TTPA基于消息2向TTPB發(fā)送消息3，
TTPB對(duì)消息3進(jìn)行處理，然后TTPB基于消息3向TTPA發(fā)送消息4，
TTPA對(duì)消息4進(jìn)行處理，然后TTPA基于消息4向A發(fā)送消息5，
A對(duì)消息5進(jìn)行處理，A基于消息5對(duì)B進(jìn)行驗(yàn)證，然后A基于消息5向B發(fā)送消息6，以及
B基于消息6對(duì)A進(jìn)行驗(yàn)證。
2.一種裝置A，包括：
收發(fā)單元用于接收消息1并且發(fā)送消息2；以及
處理單元用于基于消息1產(chǎn)生消息2；其中
收發(fā)單元還用于接收消息5并且發(fā)送消息6；以及
處理單元還用于基于消息5產(chǎn)生消息6；基于消息5對(duì)B進(jìn)行驗(yàn)證。
3.一種裝置B，包括：
收發(fā)單元用于發(fā)送消息1并且接收消息6；以及
處理單元用于基于消息6對(duì)A進(jìn)行驗(yàn)證。
4.一種裝置TTPA，包括：
收發(fā)單元用于接收消息2并且發(fā)送消息3；以及
處理單元用于基于消息2產(chǎn)生消息3；其中
收發(fā)單元還用于接收消息4并且發(fā)送消息5；以及
處理單元還用于基于消息4產(chǎn)生消息5。
5.一種裝置TTPB，包括：
收發(fā)單元用于接收消息3并且發(fā)送消息4；以及
處理單元用于基于消息3產(chǎn)生消息4。
二、歐洲申請(qǐng)審查過(guò)程
審查員引用的主要對(duì)比文件的技術(shù)方案如圖2所示
圖2
該技術(shù)方案可以概括為：裝置TP可以驗(yàn)證裝置A和B的身份，通過(guò)在通信系統(tǒng)中發(fā)送消息1到消息5，實(shí)現(xiàn)裝置A與B的相互驗(yàn)證。
1.檢索報(bào)告中的審查意見(jiàn)是：裝置A、B、TTPA以及TTPB之間的交互作為一個(gè)整體是發(fā)明點(diǎn)，有創(chuàng)造性，所以權(quán)利要求1具有創(chuàng)造性。權(quán)利要求2-5限定的裝置A、B、TTPA以及TTPB僅僅是單個(gè)裝置，并且只公布了包括A、B、TTPA以及TTPB的系統(tǒng)的整體交互中的一部分。裝置A、B、TTPA以及TTPB與對(duì)比文件的區(qū)別僅在于各個(gè)裝置收發(fā)的消息的內(nèi)容不同。這些區(qū)別沒(méi)有實(shí)現(xiàn)技術(shù)效果，也沒(méi)有解決技術(shù)問(wèn)題。所以，權(quán)利要求2-5限定的裝置A、B、TTPA以及TTPB不具有創(chuàng)造性。
在檢索報(bào)告答復(fù)中，將權(quán)利要求2-3限定的裝置A和B修改為包括所有四個(gè)裝置的特征，例如將權(quán)利要求3修改為
一種裝置B，包括：
收發(fā)單元用于發(fā)送消息1并且接收消息6；以及
處理單元用于基于消息6對(duì)A進(jìn)行驗(yàn)證，其中
A對(duì)消息1進(jìn)行處理，然后A基于消息1向TTPA發(fā)送消息2，
TTPA對(duì)消息2進(jìn)行處理，然后TTPA基于消息2向TTPB發(fā)送消息3，
TTPB對(duì)消息3進(jìn)行處理，然后TTPB基于消息3向TTPA發(fā)送消息4，
TTPA對(duì)消息4進(jìn)行處理，然后TTPA基于消息4向A發(fā)送消息5，
A對(duì)消息5進(jìn)行處理，A基于消息5對(duì)B進(jìn)行驗(yàn)證，然后A基于消息5向B發(fā)送消息6。
針對(duì)裝置A、B、TTPA以及TTPB的爭(zhēng)辯點(diǎn)都是：在對(duì)比文件中，TP相當(dāng)于本申請(qǐng)的TTPA和TTPB，TP能夠?qū)ρb置A和裝置B進(jìn)行身份驗(yàn)證。本申請(qǐng)中，TTPA只能驗(yàn)證裝置A的身份，TTPB只能驗(yàn)證裝置B的身份。對(duì)比文件沒(méi)有公開(kāi)，TTPA與TTPB之間如何交互來(lái)完成裝置A與裝置B之間的身份驗(yàn)證。本申請(qǐng)解決了裝置分別信任不同TTP時(shí)的身份有效性驗(yàn)證問(wèn)題。
2.OA1審查意見(jiàn)是：針對(duì)裝置A增加的裝置B、TTPA以及TTPB的特征并不是裝置A所包括的部分，所以修改后的權(quán)利要求2限定的裝置A不清楚，類似的，修改后的權(quán)利要求3限定的裝置B不清楚。
在OA1的答復(fù)中，針對(duì)裝置A、B、TTPA以及TTPB都增加所有消息1-6之間的關(guān)系（類似于檢索報(bào)告答復(fù)中對(duì)權(quán)利要求3的修改，此次OA答復(fù)中針對(duì)權(quán)2和權(quán)3僅僅調(diào)整了表述方式），每一個(gè)裝置發(fā)出的消息經(jīng)過(guò)系統(tǒng)各個(gè)裝置的作用才生成了所述每一個(gè)裝置收到的消息（所以針對(duì)裝置A增加的裝置B、TTPA以及TTPB的特征屬于裝置A的部分，修改后的裝置A是清楚的），最終實(shí)現(xiàn)了裝置分別信任不同TTP時(shí)的身份有效性驗(yàn)證。
3. OA2審查意見(jiàn)是：針對(duì)裝置A增加的裝置B、TTPA以及TTPB的特征并不是裝置A所包括的部分，這些特征并不能限制裝置A的范圍，所以修改后的權(quán)利要求2限定的裝置A不清楚，類似的，修改后的權(quán)利要求3-5限定的裝置B、TTPA以及TTPB不清楚。審查員以權(quán)利要求3限定的裝置B為例進(jìn)行評(píng)述，裝置B發(fā)送消息1，接收消息6。雖然消息6是經(jīng)過(guò)了消息2、3、4、5的處理而得到的，但是裝置B并不能從消息6的內(nèi)容中推斷出其他裝置如何對(duì)消息2、3、4、5進(jìn)行處理，所以其他裝置對(duì)消息2、3、4、5的處理也不能構(gòu)成對(duì)裝置B的特征限制，增加的其他裝置的特征使得權(quán)利要求3限定的裝置B不清楚?？傊?，一般原則是，只有在第一設(shè)備能夠從接收的數(shù)據(jù)中推測(cè)出第二設(shè)備進(jìn)行的步驟的情況下，第二設(shè)備進(jìn)行的步驟才能夠用于限制第一設(shè)備。
在OA2的答復(fù)中參考了審查指南F-IV,4.14中給出了機(jī)械領(lǐng)域的例子，審查指南F-IV,4.14規(guī)定如下：
4.14通過(guò)引用另一實(shí)體（與另一實(shí)體一起使用）進(jìn)行限定
關(guān)于物理實(shí)體（產(chǎn)品，裝置）的權(quán)利要求可能試圖通過(guò)參考與另一實(shí)體有關(guān)的特征來(lái)定義本發(fā)明，該另一實(shí)體不是所要求保護(hù)的第一實(shí)體的一部分，而是通過(guò)使用而與第一實(shí)體相關(guān)。這種權(quán)利要求的示例是“用于發(fā)動(dòng)機(jī)的汽缸蓋”，其中汽缸蓋由其在發(fā)動(dòng)機(jī)中的位置特征限定。
由于第一實(shí)體（汽缸蓋）通常可以獨(dú)立于另一實(shí)體（發(fā)動(dòng)機(jī)）進(jìn)行生產(chǎn)和銷售，因此申請(qǐng)人通常有權(quán)獲得第一實(shí)體本身的獨(dú)立保護(hù)。因此，在第一實(shí)例中，這類權(quán)利要求通常被解釋為不包括其他實(shí)體或其他實(shí)體的特征：僅僅在第一實(shí)體的特征適合與第二實(shí)體的特征一起使用時(shí)，所述“其他實(shí)體或其他實(shí)體的特征”才限制所述“這類權(quán)利要求”的主題。在以上示例中，汽缸蓋必須適合于安裝在權(quán)利要求中所述的發(fā)動(dòng)機(jī)中，但是發(fā)動(dòng)機(jī)的特征并不限制權(quán)利要求本身的主題。
僅當(dāng)權(quán)利要求毫無(wú)疑問(wèn)地指向第一和第二實(shí)體的組合時(shí)，另一實(shí)體的特征才對(duì)權(quán)利要求的主題構(gòu)成限制。在以上示例中，應(yīng)將權(quán)利要求寫(xiě)為“具有汽缸蓋的發(fā)動(dòng)機(jī)”或“包括汽缸蓋的發(fā)動(dòng)機(jī)”，這樣，發(fā)動(dòng)機(jī)的特征應(yīng)視為限制了權(quán)利要求的主題。
關(guān)于對(duì)計(jì)算機(jī)實(shí)施的發(fā)明的權(quán)利要求進(jìn)行評(píng)估，其中針對(duì)計(jì)算機(jī)程序的權(quán)利要求是指計(jì)算機(jī)（單獨(dú)的實(shí)體），請(qǐng)參閱F-IV，3.9。
在OA2的答復(fù)中爭(zhēng)辯汽缸蓋在發(fā)動(dòng)機(jī)上的相對(duì)空間位置特征能夠?qū)ζ咨w進(jìn)行限定；而在本申請(qǐng)所屬的通信領(lǐng)域中，裝置之間收發(fā)消息都有相對(duì)時(shí)間關(guān)系，收發(fā)消息的相對(duì)時(shí)間關(guān)系特征相當(dāng)于汽缸蓋在發(fā)動(dòng)機(jī)上的相對(duì)空間關(guān)系特征，因此收發(fā)消息的相對(duì)時(shí)間關(guān)系特征可以對(duì)通信裝置進(jìn)行限定。對(duì)于裝置A而言，裝置A與裝置B、TTPA以及TTPB之間收發(fā)消息的相對(duì)時(shí)間關(guān)系相當(dāng)于物理裝置之間的相對(duì)空間關(guān)系。裝置A中包含的消息1、消息2、消息3、消息4和消息5之間是具有特定的相對(duì)時(shí)間關(guān)系的，裝置A接收的消息5必須是由TTPA根據(jù)消息4才能生成的，而消息4必須是由TTPB根據(jù)消息3才能生成的，消息3必須是由TTPA根據(jù)消息2生成的，消息2必須是由A根據(jù)消息1生成的。上述任何一條消息的收發(fā)時(shí)序都是鑒別協(xié)議規(guī)定的，任何一條消息的收發(fā)時(shí)序錯(cuò)誤，裝置A都不可能完成該鑒別協(xié)議。裝置A與裝置B、TTPA以及TTPB之間收發(fā)消息存在相對(duì)時(shí)間關(guān)系，具有相對(duì)時(shí)間關(guān)系的消息1至消息5是可以對(duì)A進(jìn)行限定的，其相當(dāng)于審查指南F-IV,4.14中給出的“用于發(fā)動(dòng)機(jī)的汽缸蓋”示例，所以裝置A符合審查指南F-IV,4.14的規(guī)定，權(quán)利要求2限定的裝置A是清楚的。同理，權(quán)利要求3-5限定的裝置B、TTPA以及TTPB是清楚的。
4.OA3審查意見(jiàn)是：根據(jù)上訴委員會(huì)判例T235/16，只有在第一設(shè)備能夠從接收的數(shù)據(jù)中推測(cè)出第二設(shè)備進(jìn)行的步驟的情況下，第二設(shè)備進(jìn)行的步驟才能夠用于限制第一設(shè)備，審查員重復(fù)了OA2中的審查意見(jiàn)，即，審查員以權(quán)利要求3限定的裝置B為例進(jìn)行評(píng)述，裝置B發(fā)送消息1，接收消息6，雖然消息6是經(jīng)過(guò)了消息2、3、4、5的處理而得到的，但是裝置B并不能從消息6的內(nèi)容中推斷出其他裝置如何對(duì)消息2、3、4、5進(jìn)行處理，所以其他裝置對(duì)消息2、3、4、5的處理也不能構(gòu)成對(duì)裝置B的特征限制，增加的其他裝置的特征使得裝置B不清楚。此外，雖然裝置A、B、TTPA以及TTPB寫(xiě)成獨(dú)權(quán)的形式，保護(hù)不同的主題，但是目前的保護(hù)內(nèi)容實(shí)質(zhì)上是相同的，因此，裝置A、B、TTPA以及TTPB存在特征重疊。
在OA3答復(fù)中，申請(qǐng)人接受審查員意見(jiàn)，將權(quán)利要求2-5限定的裝置A、B、TTPA以及TTPB修改為一個(gè)包括裝置A、B、TTPA以及TTPB的系統(tǒng)的權(quán)利要求，最終獲得授權(quán)。
三、另一件相似歐洲申請(qǐng)的審查過(guò)程
同一申請(qǐng)人的另一件相似歐洲申請(qǐng)由另一個(gè)審查員審查，所引用的對(duì)比文件如圖2所示，其審查過(guò)程如下所述。
檢索報(bào)告官文認(rèn)為裝置B和TTPB沒(méi)有新穎性（注意，審查員認(rèn)為裝置A、TTPA的權(quán)利要求具有創(chuàng)造性，也就是說(shuō)，審查員沒(méi)有對(duì)單側(cè)撰寫(xiě)的方式提出異議，僅僅提出裝置B和TTPB相對(duì)于對(duì)比文件沒(méi)有新穎性）。在檢索報(bào)告答復(fù)中，給裝置B加入裝置A、TTPA、TTPB的特征來(lái)爭(zhēng)辯裝置B的創(chuàng)造性；不修改裝置TTPB的特征，爭(zhēng)辯對(duì)比文件中的TP相當(dāng)于本申請(qǐng)的TTPA和TTPB，對(duì)比文件中，TP能夠?qū)和B進(jìn)行身份驗(yàn)證，本申請(qǐng)中，TTPA只能驗(yàn)證A的身份，TTPB只能驗(yàn)證B的身份，對(duì)比文件沒(méi)有公開(kāi)TTPB做如何處理，發(fā)什么信息給TTPA，以及從TTPA收什么消息，以與TTPA進(jìn)行交互來(lái)完成A與B之間的身份驗(yàn)證，所以TTPB具有創(chuàng)造性。
OA1審查意見(jiàn)是：接受了檢索報(bào)告答復(fù)中對(duì)TTPB的爭(zhēng)辯，不接受對(duì)B的爭(zhēng)辯。審查員指出給裝置B增加的裝置A、TTPA、TTPB的特征并不是裝置B所包括的部分，應(yīng)該用裝置B的特征來(lái)限定裝置B，不應(yīng)該用不屬于裝置B的其他裝置的特征來(lái)限定裝置B，所以，修改后的裝置B不清楚。并且，所增加的特征不會(huì)被考慮，裝置B仍然沒(méi)有創(chuàng)造性。在OA1的答復(fù)中，修改了裝置B的撰寫(xiě)方式，修改后的裝置B具體限定了裝置B收到的消息6與裝置B發(fā)出的消息1之間的淵源與關(guān)系，即，消息1經(jīng)過(guò)A、TTPA、TTPB、TTPA、A的依次處理后才能構(gòu)造出消息6。所以，裝置B中增加的裝置A、TTPA、TTPB的特征應(yīng)該是屬于裝置B的，所以修改后的裝置B是清楚的。此外修改后的裝置B包括方法權(quán)利要求的所有特征，由于方法權(quán)利要求可授權(quán)，所以裝置B可授權(quán)。
OA2審查意見(jiàn)是：申請(qǐng)人在OA1答復(fù)中的修改和爭(zhēng)辯實(shí)質(zhì)上與檢索報(bào)告答復(fù)中的修改和爭(zhēng)辯相同，申請(qǐng)人忽視了OA1官文中的駁回意見(jiàn)。申請(qǐng)人對(duì)裝置B的重新撰寫(xiě)，還是使用不屬于裝置B的特征來(lái)限定裝置B，所以裝置B仍然是不清楚和沒(méi)有創(chuàng)造性的。在OA2答復(fù)中，將裝置B修改為一個(gè)包括裝置A、B、TTPA以及TTPB的系統(tǒng)的權(quán)利要求，最終獲得授權(quán)。
四、結(jié)論
通過(guò)對(duì)上述兩件申請(qǐng)的審查過(guò)程進(jìn)行分析，可以總結(jié)出針對(duì)歐洲申請(qǐng)中單側(cè)撰寫(xiě)權(quán)利要求的幾點(diǎn)建議。
第一，由于不同審查員對(duì)申請(qǐng)技術(shù)方案的理解以及對(duì)審查指南的應(yīng)用略有不同，申請(qǐng)人可以在撰寫(xiě)階段進(jìn)行單側(cè)權(quán)利要求的撰寫(xiě)，以尋求較大的保護(hù)范圍和未來(lái)可能的較有利于申請(qǐng)人的侵權(quán)認(rèn)定過(guò)程。
第二，如果審查員針對(duì)一個(gè)通信系統(tǒng)中的某幾個(gè)（而不是全部）單側(cè)撰寫(xiě)的裝置權(quán)利要求提出新穎性和創(chuàng)造性問(wèn)題，也就是說(shuō)，審查員沒(méi)有對(duì)單側(cè)撰寫(xiě)的方式提出異議，那么可以試圖通過(guò)分析與對(duì)比文件的區(qū)別來(lái)爭(zhēng)辯單側(cè)撰寫(xiě)的權(quán)利要求的創(chuàng)造性。然而，一旦審查員認(rèn)定申請(qǐng)的創(chuàng)造性在于系統(tǒng)中各個(gè)裝置之間的交互，那么任何一個(gè)單側(cè)撰寫(xiě)的裝置權(quán)利要求都不會(huì)被授權(quán)，只有包括所有裝置的特征的系統(tǒng)權(quán)利要求才可以被授權(quán)。
第三，根據(jù)上訴委員會(huì)判例T235/16，只有在第一設(shè)備能夠從接收的數(shù)據(jù)中推測(cè)出第二設(shè)備進(jìn)行的步驟的情況下，第二設(shè)備進(jìn)行的步驟才能夠用于限制第一設(shè)備。否則，給第一設(shè)備添加的第二設(shè)備的特征將導(dǎo)致第一設(shè)備的權(quán)利要求不清楚，并且所增加的特征也不會(huì)審查員考慮。
第四，將系統(tǒng)中一個(gè)裝置的權(quán)利要求以單側(cè)的形式撰寫(xiě)，但是用系統(tǒng)中所有其他裝置的特征來(lái)限定該裝置，這種情況下，該裝置的保護(hù)范圍與包括所有裝置的特征的系統(tǒng)權(quán)利要求的保護(hù)范圍實(shí)質(zhì)是一樣的。例如，上述案件中，將“A、B、TTPA、TTPB寫(xiě)成系統(tǒng)權(quán)項(xiàng)”的撰寫(xiě)方式和“不修改A的主題，但是將B、TTPA、TTPB三側(cè)的特征寫(xiě)入A，使得A具有創(chuàng)造性”的撰寫(xiě)方式，僅僅是撰寫(xiě)方式上的不同，在判定侵權(quán)保護(hù)的時(shí)候，權(quán)利要求的保護(hù)范圍實(shí)質(zhì)上是一樣的，對(duì)侵權(quán)判定并沒(méi)有影響。
以上通過(guò)兩件歐洲申請(qǐng)對(duì)單側(cè)撰寫(xiě)權(quán)利要求的實(shí)際審查過(guò)程進(jìn)行了分析，最后針對(duì)歐洲申請(qǐng)的單側(cè)撰寫(xiě)權(quán)利要求提出了四點(diǎn)建議，希望對(duì)代理人和申請(qǐng)人在處理歐洲申請(qǐng)的過(guò)程中有所啟發(fā)，以幫助申請(qǐng)人獲得較大的保護(hù)范圍，并且在審查過(guò)程中及時(shí)修改權(quán)利要求，以節(jié)約申請(qǐng)成本。