文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 張春水
當(dāng)今世界,科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力,創(chuàng)新是引領(lǐng)發(fā)展的第一動(dòng)力。為了推動(dòng)科技創(chuàng)新,世界各國紛紛制定了專利法。盡管從專利法的立法宗旨上來看,世界各國制定專利法的目的是相同的,而且隨著全球化的不斷發(fā)展,國際合作不斷深化,與之相應(yīng)地出現(xiàn)了《保護(hù)工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》、專利合作協(xié)定(PCT)等國際性專利程序。但是,根據(jù)各國的實(shí)際情況,各國專利法在很多規(guī)定上仍存在細(xì)微的區(qū)別,很多時(shí)候,恰恰是這些細(xì)微的區(qū)別將影響專利是否獲得授權(quán)或是否獲得恰當(dāng)?shù)谋Wo(hù)范圍。因此讓外國申請(qǐng)人清晰地了解和理解這些具有中國特有的專利實(shí)踐是十分必要的。由于中國專利特有的規(guī)定這個(gè)題目很大,筆者本文僅僅就探討中國專利法規(guī)中有關(guān)無效程序?qū)@募男薷牡南嚓P(guān)規(guī)定及相關(guān)實(shí)踐,以供外國申請(qǐng)人(當(dāng)然包括處理外內(nèi)案件的中外專利律師)參考。
根據(jù)《專利法》規(guī)定,在專利無效宣告程序中,專利人可以對(duì)權(quán)利要求書修改,但是發(fā)明和實(shí)用新型專利的權(quán)利要求修改不能超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍,對(duì)外觀專利的修改不得超出原圖片或者照片表示的范圍。
現(xiàn)行《專利審查指南》(自2010年2月1日起施行),以及2017年4月1日起施行的審查指南修改,對(duì)于如何修改專利文件給出了具體指導(dǎo):
1、發(fā)明或者實(shí)用新型專利文件的修改僅限于權(quán)利要求書,其原則是:(1)不得改變原權(quán)利要求的主題名稱;(2)與授權(quán)的權(quán)利要求相比,不得擴(kuò)大原權(quán)利的保護(hù)范圍;(3)不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍;(4)一般不得增加未包含在授權(quán)的權(quán)利要求書中的技術(shù)特征。
2、在滿足上述修改原則的前提下,修改權(quán)利要求書的具體方式一般限于:(1)權(quán)利要求的刪除;(2)技術(shù)方案的刪除;(3)權(quán)利要求的進(jìn)一步限定:是指在權(quán)利要求中補(bǔ)入其他權(quán)利要求中記載的一個(gè)或多個(gè)技術(shù)特征,以縮小保護(hù)范圍;(4)明顯錯(cuò)誤的修正。
針對(duì)上述的原則和規(guī)定,對(duì)于國外申請(qǐng)人較難理解的是如何在無效宣告程序中對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行進(jìn)一步限定。對(duì)此,下面筆者將詳細(xì)進(jìn)行說明。
一、權(quán)利要求的進(jìn)一步限定的條件
1、在權(quán)利要求中補(bǔ)入其他權(quán)利要求中記載的一個(gè)或多個(gè)技術(shù)特征;
2、修改后的權(quán)利要求縮小保護(hù)范圍。
在修改的過程中,這兩個(gè)條件同時(shí)滿足,缺一不可。
二、“進(jìn)一步限定”式修改的進(jìn)一步理解
1、對(duì)“權(quán)利要求的進(jìn)一步限定”應(yīng)當(dāng)理解為:
?。?)通過在所要修改的權(quán)利要求中補(bǔ)入原權(quán)利要求書中其他權(quán)利要求的一個(gè)或多個(gè)技術(shù)特征,形成一個(gè)新的保護(hù)范圍更小的權(quán)利要求,以代替原來的權(quán)利要求,原來的權(quán)利要求不再保留;
(2)修改后的權(quán)利要求數(shù)量相對(duì)于原權(quán)利要求書不發(fā)生超出預(yù)期的變化;并且
?。?)通常不能增加權(quán)利要求或重新撰寫權(quán)利要求,從而構(gòu)建出新的權(quán)利要求的層次體系。
2、針對(duì)上述的分類,下面分別舉出具體例子進(jìn)行分析:
(1)未修改獨(dú)立權(quán)利要求,僅增加新的從屬權(quán)利要求。
例如:權(quán)利要求1為獨(dú)立權(quán)利要求,權(quán)利要求2-8為其從屬權(quán)利要求。未修改原權(quán)利要求1-8,而通過對(duì)權(quán)利要求書中的特征進(jìn)行組合增加了新的從屬權(quán)利要求9-15。
具體分析:專利權(quán)人未對(duì)原獨(dú)立權(quán)利要求或從屬權(quán)利要求做出任何限定,因?yàn)樵瓩?quán)利要求在修改行為之后仍還保留,沒有體現(xiàn)“以縮小保護(hù)范圍”的要求。這種修改方式不屬于《審查指南》允許的“對(duì)權(quán)利要求進(jìn)一步限定”,不能被接受。
(2)同一獨(dú)立權(quán)利要求中分別加入不同的技術(shù)特征,形成多個(gè)新的獨(dú)立權(quán)利要求。
例如:權(quán)利要求1-5是產(chǎn)品權(quán)利要求,權(quán)利要求6-10是生產(chǎn)該產(chǎn)品的裝置。修改權(quán)利要求1,并增加了新的權(quán)利要求11-15,其中權(quán)利要求11和12為獨(dú)立權(quán)利要求。權(quán)1=原權(quán)1+原權(quán)3的部分特征;權(quán)11=原權(quán)1+原權(quán)4的部分特征;權(quán)12=原權(quán)1+原權(quán)8的部分特征。
具體分析:專利權(quán)人通過修改,形成了三個(gè)新的權(quán)利要求。這種修改方式實(shí)質(zhì)上是對(duì)權(quán)利要求書進(jìn)行了重新撰寫,構(gòu)建了新的權(quán)利要求保護(hù)體系,也不符合社會(huì)公眾對(duì)修改的預(yù)期,不符合“進(jìn)一步限定”式修改的要求。
(3)對(duì)原權(quán)利要求的特征進(jìn)行重新組合,增加一組或多組新的權(quán)利要求。
例如:權(quán)利要求1-10的主題是控制單元,權(quán)利要求11-20是控制方法,權(quán)利要求21-30是檢查系統(tǒng),權(quán)利要求31-40是檢查方法。未修改原權(quán)利要求,而是增加了一組新的權(quán)利要求41-50,新的獨(dú)立權(quán)利要求41來自于原權(quán)利要求的部分技術(shù)特征的重新組合。
具體分析:相當(dāng)于重新撰寫了權(quán)利要求書,并沒有實(shí)現(xiàn)限定、縮小原權(quán)利要求保護(hù)的范圍的目的,不屬于“進(jìn)一步限定”。此外,極有可能引入原權(quán)利要求書中沒有的范圍,擴(kuò)大原專利的保護(hù)范圍。
三、修改不符合規(guī)定的處理
修改屬于上述第(1)種情形的,以之前允許的文本進(jìn)行審理。修改屬于上述第(2)、(3)種情形的,可以發(fā)出審查意見通知書或者電話通知專利權(quán)人,要求其在指定期限內(nèi)在上述修改的基礎(chǔ)上選擇權(quán)利要求并提交相應(yīng)的文本,但不得重新進(jìn)行修改。修改應(yīng)當(dāng)在收到無效宣告請(qǐng)求之日起一個(gè)月內(nèi)完成,不應(yīng)當(dāng)再次指定修改期限重新進(jìn)行主動(dòng)修改。