美國專利中的禁止反悔原則

2020-04-03

  文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 田磊

   

  我們通常所說的禁止反悔原則,是指專利法上的審批過程禁反言(prosecution history estoppel)。作為專利侵權(quán)訴訟中的一種法律規(guī)則,其是指專利權(quán)人如果在專利審批(包括專利申請的審查過程或者專利授權(quán)后的無效、異議、再審程序)過程中,為了滿足法定授權(quán)要求而對權(quán)利要求的范圍進行了限縮(如限制性的修改或解釋),則在主張專利權(quán)時,不得將通過該限縮而放棄的內(nèi)容納入專利權(quán)的保護范圍。

 

  內(nèi)涵、宗旨及目的

  禁止反悔原則,又稱禁止反言原則,源于英美法系國家的一般契約理論,其基本內(nèi)涵是“My word is my bond”,即說話算話,不得出爾反爾。

  禁止反悔原則的宗旨在于:防止專利權(quán)人采取出爾反爾的策略。所謂的出爾反爾,即在審查過程中為了容易地獲得專利權(quán)而對專利保護范圍進行各種限制性的修改或解釋,或者強調(diào)某個技術(shù)特征的重要性,在授權(quán)之后的侵權(quán)訴訟中又試圖取消這些限縮或者聲稱該技術(shù)特征可有可無,以圖應(yīng)用等同原則來覆蓋被控侵權(quán)物,使得侵權(quán)控告得以成立,也就是所謂的“兩頭吃”。因此,德國律師Bernhard Geissie曾將這種策略比喻為“在無效宣告程序中的溫順小貓出門就成了勇猛的老虎”。

  關(guān)于禁止反悔原則設(shè)定的目的,主要是出于對專利權(quán)人利益和公眾利益的一種平衡。我們都知道,雖然各國專利制度各有不同,但總體的侵權(quán)判定原則大同小異,最基本的是以下五大原則:

  ?全面覆蓋原則(Literal Infringement)

  ?等同原則(the Doctrine of Equivalents)

  ?禁止反悔原則(Prosecution History Estoppel)

  ?捐獻原則(Dedication Rule)

  ?特意排除原則(Specific Exclusion)

  在實際侵權(quán)判定中,全面覆蓋原則和等同侵權(quán)原則最為常見。在全面覆蓋原則的基礎(chǔ)上,為了更好地保護專利權(quán)人的利益,在專利侵權(quán)訴訟時,權(quán)利要求的保護范圍可以延伸到字面含義之外,這就是司法實踐中常常采用的等同原則??梢哉f,等同原則是一種實現(xiàn)專利權(quán)公平保護的重要制度,是對專利權(quán)利要求字面保護范圍的擴張,是對專利權(quán)字面侵權(quán)的適當(dāng)補充。

  然而,在專利糾紛中,等同原則也容易導(dǎo)致權(quán)利人過寬和過濫地擴大專利權(quán)利要求的保護范圍,進而造成對公眾(被訴侵權(quán)人)的不公平,損害公共利益。因此,我們需要對等同原則進行一定的限制,這其中就發(fā)展出了禁止反悔的原則、捐獻原則和特意排除原則等對等同原則進行限制的原則。

  這樣,就需要對禁止反悔原則的適用條件和限制范圍做出規(guī)定。如果禁止反悔原則的限制作用過強,專利權(quán)人將無法依據(jù)等同原則獲得有效的保護;如果禁止反悔原則的限制作用太弱,不受限制的等同原則勢必破壞權(quán)利要求的公告功能。

 

  美國專利中的禁止反悔原則的發(fā)展

  在美國,禁止反悔原則的適用要求專利權(quán)人對權(quán)利要求的限縮必須是以書面方式進行的,并記錄在官方的專利審查檔案中。因此禁止反悔原則在美國又稱審查檔案禁反言(file wrapper estoppel)。此外,源于美國最高法院對禁止反悔原則作出解釋的著名判例Festo Corporation v Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki,該原則又被稱為Festo estoppel。

  關(guān)于禁止反悔原則在美國的發(fā)展,包括:

  ?禁止反悔原則的概念源自自棄權(quán)(disclaimer)和重新授權(quán)(reissure)。

  根據(jù)美國1836年的專利法,當(dāng)專利權(quán)人發(fā)現(xiàn)其專利有潛在的無效問題時,有兩個方法可以采取:一是尋求對專利重新授權(quán),重新授權(quán)允許專利權(quán)人改正疏忽大意的錯誤,并不能有欺騙的敵意。二是向?qū)@忠髼墮?quán),即放棄一部分的權(quán)利。

  ?1879年的Leggett v. Avery案和Sergeant v. Hall Safe Lock Co.案是最早對禁止反悔原則的描述。

  Leggett v. Avery案主要關(guān)于重新授權(quán)。在Leggett v. Avery案中,專利權(quán)人的7個權(quán)利要求中的6個因為與在先技術(shù)沖突而被放棄,只有權(quán)5被授權(quán)了。后專利權(quán)人又提出一項重新授權(quán)申請,其權(quán)利要求基本上都是上一個申請中放棄的內(nèi)容,該申請被授權(quán)了。美國聯(lián)邦最高法院認為,這一重新授權(quán)專利是無效的,因為專利人不能重新取得他已經(jīng)放棄的權(quán)利要求,“如果專利權(quán)人明確放棄某項權(quán)利要求之后,就不能為了擴大權(quán)利要求保護范圍而使已放棄的內(nèi)容重新納入保護之中”。

  Sergeant v. Hall Safe Lock Co.案主要關(guān)于棄權(quán)。在Sergeant v. Hall Safe Lock Co.案中提出了“對組合裝置發(fā)明來說,發(fā)明者做出的限制和附加性條款,特別是那些在被否決后又寫入申請的,應(yīng)該以不利于發(fā)明者,有利于公眾的方式嚴(yán)格解釋。這應(yīng)該是棄權(quán)帶來的必然結(jié)果”,“當(dāng)申請者因申請被專利局駁回,為了限制權(quán)利要求范圍而引進新的要素,之后他在維護專利時,就不能拋開此要素以拓寬權(quán)利要求范圍”。

  ?1980年8月,在Dana上訴案中,對于禁止反悔原則,美國聯(lián)邦巡回上訴法院做出了更進一步的解釋。

  ?1982年,在Huges Aircraft Co. v. United States案中,聯(lián)邦巡回上訴法院采納了“彈性障礙規(guī)則”,認為修改導(dǎo)致等同物范圍變化的效果可能“從大到小到零”,取決于修改的性質(zhì)和目的。在1984年到1997年間的判決,聯(lián)邦巡回法院在大約50個案件中都采納了“彈性障礙規(guī)則”。

  ?2002年,美國聯(lián)邦最高法院于Festo Corp.v.Shoketsu Kinzoku Kogyo Co案中,對禁止反悔原則的使用提出了較為明確的意見:“應(yīng)當(dāng)考慮權(quán)利人在專利申請過程中對權(quán)利要求書進行修改的真實意圖,不應(yīng)剝奪當(dāng)事人對禁止反悔原則的適用進行辯解的權(quán)利”,從而駁回了上訴法院在審理過程中的“完全障礙規(guī)則”,最終確定了“彈性障礙規(guī)則”。

  注意:上文提到的“完全障礙(complete bar)規(guī)則”和“彈性障礙(flexible bar)規(guī)則”都是關(guān)于禁止反悔原則和等同原則之間的關(guān)系,即禁止反悔原則對等同原則應(yīng)當(dāng)限制到什么程度的學(xué)說?!巴耆系K規(guī)則”認為,如果修改了權(quán)利要求的某個技術(shù)特征后,此項技術(shù)特征被適用了禁止反悔原則,因此在任何情況下這個技術(shù)特征都不能再使用等同原則進行判斷?!皬椥哉系K規(guī)則”認為,并不是適用了禁止反悔原則的技術(shù)特征就一定不能再次適用等同原則,能否再次適用等同原則需要視具體情況而定。

 

  Festo案分析

  Festo案是界定禁止反悔原則適用范圍的一個典型案件,在這個案件中美國確定了“可專利性”的判斷標(biāo)準(zhǔn),因此可以作為經(jīng)典案例來進行分析。

  1.案情介紹

  1)涉案專利與被訴侵權(quán)產(chǎn)品

  原告Festo公司擁有兩項關(guān)于磁性無桿式氣缸(Magnetic rodless cylinders)的改進型專利Stoll (US4354125A)和Carroll (US3779401A),如下圖,這兩項專利包括三個基礎(chǔ)組成部分:活塞16、氣缸10和套筒18。其中,活塞和套筒都裝有磁鐵,并被分別安裝在氣缸的內(nèi)部和外部,通過相互之間的磁性作用,活塞能夠帶動套筒運動,來運送物體。

  被告SMC公司的被訴侵權(quán)產(chǎn)品與Festo公司專利的權(quán)利要求存在兩項區(qū)別:I)Festo專利要求在活塞上安裝一對單向密封環(huán)(one-way sealing rings),而SMC產(chǎn)品只在活塞一端裝有一個彈性的雙向密封環(huán)(two-way sealing ring);II)Festo專利要求套筒由磁性材料制成,而SMC產(chǎn)品的套筒由鋁合金制成。

  2)原告及被告觀點

  原告Festo公司認為,二者雖然具有差異,但應(yīng)屬于相應(yīng)技術(shù)特征的等同物。因此,根據(jù)等同原則,應(yīng)判定侵權(quán)。

  被告SMC公司認為,F(xiàn)esto的兩個專利在申請過程中都經(jīng)過了修改。具體的,Stoll專利在申請階段中因描述缺陷被駁回后,F(xiàn)esto對權(quán)利要求進行了進一步限定,即限定了該裝置有兩個單向密封環(huán),其套管由磁性材料制成;Carroll專利在復(fù)審過程中也限定該有兩個單向密封環(huán)。因此,根據(jù)禁止反悔原則,應(yīng)判定不侵權(quán)。

  2.Festo案經(jīng)歷了漫長而曲折的訴訟過程:

  →1988年Festo向美國馬薩諸塞州地區(qū)法院提起針對SMC的專利侵權(quán)訴訟;

  →1994年地區(qū)法院作出侵權(quán)判決;

  →1995年聯(lián)邦巡回上訴法院(CAFC)維持地區(qū)法院判決;

  →1997年最高法院辦法調(diào)卷令提審此案,撤銷CAFC的判決,將該案發(fā)回重審;

  →1999年CAFC再次維持地區(qū)法院判決;

  →2000年CAFC在全體法官出席的復(fù)審程序中推翻了地區(qū)法院的判決;

  →2001年最高法院再次頒發(fā)調(diào)卷令提審此案;

  →2002年5月28日最高法院推翻了CAFC的判決,將案件發(fā)回重審。

  3.地方法院判決

  地方法院認為Festo對上述技術(shù)特征的修改既不是為了克服專利局的駁回決定,也不是為了克服現(xiàn)有技術(shù),事實上Festo的專利申請文件并未披露其修改的原因,因此不適用禁止反悔原則,地方法院判決SMC對Festo的兩項專利構(gòu)成等同侵權(quán)。

  4.聯(lián)邦巡回上訴法院(CAFC)判決

  1)如果修改不是為了避免公知技術(shù),是否應(yīng)對其修改禁止反悔?

  CAFA認為,禁止反悔原則的使用不限于為避免現(xiàn)有技術(shù)而做出的修改,而是適用于為了滿足可專利性的要求做出的任何變窄修改。

  2)如果權(quán)利要求是自愿修改的,而不是說應(yīng)審查員要求,也不是為了可專利性的原因,禁止反悔原則是否仍然適用?

  CAFA認為,既然自愿修改和被專利局要求的修改一樣,對公眾來說都意味著申請人放棄了一部分權(quán)利要求,沒有理由認為這兩者有什么差異。

  3)如果申請人不能提出修改的理由,等同物的范圍是什么?

  CAFA認為,如果沒有對修改的原因進行解釋,等同物的范圍為零。

  4)在權(quán)利要求被修改后,禁止反悔原則是等同原則的完全障礙,還是有些情況下等同原則仍然適用?

  CAFA的意見有所分歧。在Festo案之前,美國法院在禁止反悔將多大程度上影響等同物的問題上,一直采用“彈性障礙規(guī)則”,即法官根據(jù)申請文件修改的目的與措辭的個案情況,來決定對權(quán)利要求只做字面解釋合適準(zhǔn)許使用等同原則。

  CAFA的多數(shù)成員認為,CAFA一直以來運用的“彈性障礙規(guī)則”缺乏可預(yù)測性而不起作用。因此,為了強調(diào)專利權(quán)利要求范圍的確定性和宣告其功能,CAFA中多數(shù)成員提出了“完全障礙規(guī)則”,即對于因可專利性而修改的要求來說,就沒有有效的等同物了,這樣提高了專利范圍的確定性(這在專利界引起了巨大分歧)。

  5.聯(lián)邦最高法院判決

  1)聯(lián)邦最高法院認為任何為滿足專利法規(guī)定而縮小權(quán)利要求范圍的修改都可以導(dǎo)致禁止反悔原則的適用,而不限于克服現(xiàn)有技術(shù)的修改。

  2)聯(lián)邦最高法院不同意“完全障礙規(guī)則”。最高法院承認專利邊界確定的重要性,但也認識到語言在描述發(fā)明時的不精確性,在以前的體制下對權(quán)利要求做出的修改并不意味著放棄了所有的等同物(實際上,CAFA的上述判決將對大量的仍然有效的專利產(chǎn)生巨大影響)。

  3)最高法院提出了一項“可預(yù)見性障礙規(guī)則”,認為專利權(quán)人一旦做出修改,就被假設(shè)放棄了原始權(quán)利要求和修改后的權(quán)利要求之間的差異部分。專利權(quán)人的應(yīng)對措施是在做出修改時描述等同物,或應(yīng)當(dāng)解釋其沒有放棄爭議的等同物,否則當(dāng)專利權(quán)人無法解釋修改的理由時,將采用“完全障礙規(guī)則”。

  4)最高法院認為,在以下三種情況下并不意味著專利權(quán)人放棄了等同物:

  A在申請時,等同物是不可預(yù)見的;

  B修改時與爭議等同物無關(guān)的;

  C專利權(quán)人無法描述爭議中的非實質(zhì)性替換。

 

  總結(jié)

  回歸到最初的目的,禁止反悔原則的設(shè)立本就是平衡專利權(quán)人的利益和公眾的利益。Festo案之所以是一個影響深遠的決定,因為它闡明了應(yīng)用禁止反悔原則的條件,提出了一套新的檢驗方法,可預(yù)見性、無關(guān)性和合理性檢驗,來調(diào)整等同原則和禁止反悔原則間的關(guān)系。這一套方法比“彈性障礙規(guī)則”和“完全障礙規(guī)則”都能達到更好的平衡。實際上,“可預(yù)見性障礙規(guī)則”在實際運用中也存在各種各樣的問題,禁止反悔原則還需要不斷地發(fā)展和變化。

 

  參考文獻

  【1】百度百科-禁止反悔原則

  【2】Patents——What is prosecution history estoppel?

  【3】Principle of Prosecution History Estoppels in Patent Law

  【4】從Festo案看禁止反悔原則在美國的新發(fā)展

  【5】簡評美國禁止反悔原則的發(fā)展——兼評Biogen案和Festo案

  【6】撥云見日-美國聯(lián)邦最高法院FESTO案剖析

  【7】從Festo案看禁止反悔原則及對中國的借鑒作用

  

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