日本專利加速審查途徑知多少

2020-03-20

  文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 張海永

   

  日本特許廳(JPO)為了滿足申請(qǐng)人對(duì)專利申請(qǐng)進(jìn)行加速審查的需求,提供了多種加速審查途徑供申請(qǐng)人進(jìn)行選擇,以適應(yīng)不同申請(qǐng)人的不同需求。這些途徑主要包括優(yōu)先審查(優(yōu)先審査)、早期審查(早期審査)以及超早期審查(スーパー 早期審査)。雖然日本從2006年開始將日本特許廳與各國專利審查機(jī)構(gòu)建立的專利審查高速公路(Patent Prosecution Highway, PPH)納入日本的早期審查程序,本文中仍將對(duì)通過PPH進(jìn)行加速審查的途徑進(jìn)行單獨(dú)介紹。以下對(duì)上述日本專利加速審查的途徑進(jìn)行簡單介紹。

 

  一、優(yōu)先審查

  如果專利被公開到開始專利審查之間間隔的時(shí)間較長,會(huì)產(chǎn)生以下不良的后果,影響專利制度的正常運(yùn)轉(zhuǎn):

 ?。?) 第三方實(shí)施該專利申請(qǐng)所涉及的技術(shù),而由于該專利申請(qǐng)尚未進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查程序,申請(qǐng)人的權(quán)利受到的侵害無法預(yù)料,從而使得申請(qǐng)人的利益在較長時(shí)間內(nèi)處于受損失狀態(tài);

 ?。?)該專利申請(qǐng)存在某種缺陷使得該專利不存在授權(quán)的前景,但此時(shí)該專利申請(qǐng)的申請(qǐng)人依然可能向根據(jù)公開的專利申請(qǐng)實(shí)施該專利申請(qǐng)記載的方案的第三方發(fā)出警告,這就相當(dāng)于申請(qǐng)人利用本不屬于他的優(yōu)勢(shì)向競爭對(duì)手進(jìn)行攻擊。

  上述的兩種情況都不利于專利系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),為了盡可能避免上述情況的出現(xiàn),申請(qǐng)人在第三方正在實(shí)施或者計(jì)劃實(shí)施所要求保護(hù)的發(fā)明的專利申請(qǐng)時(shí),可以要求優(yōu)先審查。值得注意的是,在上述第(2)種情況下,第三方出于防御的目的也可以提出優(yōu)先審查請(qǐng)求。

  提出優(yōu)先審查的專利申請(qǐng)應(yīng)滿足下述條件:

 ?。?)已經(jīng)針對(duì)該專利申請(qǐng)?zhí)崞饘?shí)審請(qǐng)求;

 ?。?)該專利必須處于公開狀態(tài)且還沒有授權(quán);

 ?。?)第三方實(shí)體在該專利申請(qǐng)公開之后、授權(quán)之前,以營業(yè)為目的,實(shí)施該專利申請(qǐng);

 ?。?)存在其他需要緊急審查的需要。

  在提出優(yōu)先審查請(qǐng)求時(shí),需提供以下證明文件:

 ?。?)說明第三方實(shí)施狀態(tài)的情況說明書,需提供第三方的實(shí)施行為所涉及的產(chǎn)品或方法的說明書以及必要的附圖;

 ?。?)警告函的復(fù)印件;

 ?。?)產(chǎn)品、宣傳手冊(cè)、樣品、照片等;

 ?。?)能夠證明第三方的實(shí)施行為的相關(guān)文件。

  如果該專利申請(qǐng)滿足上述的條件,審查員會(huì)進(jìn)行優(yōu)先審查,最快四個(gè)月內(nèi)就會(huì)有最終的審查決定。

 

  二、早期審查程序

  根據(jù)日本特許廳公布的《特許出願(yuàn)の早期審査?早期審理ガイドライン 平成28年8月》,當(dāng)專利申請(qǐng)滿足以下任意一個(gè)條件時(shí),即可請(qǐng)求JPO對(duì)該專利申請(qǐng)進(jìn)行早期審查:

 ?。?)已經(jīng)實(shí)際制造、銷售了專利產(chǎn)品,或從申請(qǐng)加快日開始2年內(nèi)計(jì)劃生產(chǎn)該專利產(chǎn)品(包括已經(jīng)申報(bào)農(nóng)藥或藥品的審批的情況);

  (2)申請(qǐng)人就該發(fā)明已經(jīng)向其它國家的專利局提出了專利申請(qǐng),或者已經(jīng)提出了國際申請(qǐng);

 ?。?)該申請(qǐng)的申請(qǐng)人中全部或部分是中小企業(yè)、科研院所、個(gè)人、公益機(jī)構(gòu);

 ?。?)該申請(qǐng)涉及綠色節(jié)能技術(shù);

 ?。?)來自大地震震災(zāi)區(qū)的申請(qǐng);

 ?。?)在亞洲有關(guān)聯(lián)公司的跨國集團(tuán)的相關(guān)申請(qǐng)。

  對(duì)于中國申請(qǐng)人,可以利用上述的第二個(gè)條件提出早期審查請(qǐng)求,但是對(duì)于從中國到日本的申請(qǐng)來說,如果在國內(nèi)沒有申請(qǐng),直接去日本申請(qǐng)且不屬于PCT申請(qǐng)的話,則不能利用該條。通過該途徑提出早期審查請(qǐng)求時(shí),申請(qǐng)人需要在早期審查的情況說明書(早期審査に関する事情説明書)描述本申請(qǐng)的技術(shù)方案與現(xiàn)有技術(shù)中的技術(shù)方案之間的區(qū)別。例如,如果該申請(qǐng)的的中國優(yōu)先權(quán)申請(qǐng)收到了檢索報(bào)告和審查意見,可以提交該檢索報(bào)告和審查意見來請(qǐng)求早期審查,或者申請(qǐng)人可以提交本申請(qǐng)說明書的背景技術(shù)部分記載的文獻(xiàn)與本申請(qǐng)技術(shù)方案的區(qū)別來請(qǐng)求早期審查;或者當(dāng)本申請(qǐng)是一件國際申請(qǐng)的日本國家階段申請(qǐng)時(shí),申請(qǐng)人還可以提交國際檢索報(bào)告和國際檢索單位的書面意見中所引用的對(duì)比文件和本申請(qǐng)技術(shù)方案的區(qū)別來請(qǐng)求早期審查。

  通過早期審查程序可以大大縮短審查時(shí)間,加快審查進(jìn)程。一般情況下,通過早期審查程序,收到第一次審查結(jié)果報(bào)告的時(shí)間比正常情況下平均可以縮短6個(gè)月左右,在早期審查程序中收到第一次審查意見通知書的時(shí)間平均為2.3個(gè)月。需要說明的是,向JPO提出早期審查請(qǐng)求時(shí)無需繳納官費(fèi),并且早期審查請(qǐng)求可以在提交審查請(qǐng)求的同時(shí)或者之后提出。

 

  三、超早期審查程序

  超早期審查除了要滿足前述的早期審查程序的條件外,還需要滿足以下條件:

 ?。?)相關(guān)聯(lián)的專利申請(qǐng)已在國外提出;

 ?。?)申請(qǐng)超早期審查至少4周前已在線完成所有申請(qǐng)程序;

 ?。?)相關(guān)聯(lián)的專利申請(qǐng)的技術(shù)方案得以實(shí)施。

  超早期審查的申請(qǐng)程序大致和早期審查的申請(qǐng)程序相同,唯一不同之處在于,需要在“情況說明書”中注明該申請(qǐng)請(qǐng)求進(jìn)行超早期審查。超早期審查可以進(jìn)一步加速審查進(jìn)程,大約平均在一個(gè)月左右就會(huì)收到第一次審查意見通知書。

  對(duì)于加速審查和優(yōu)先審查,任何事件都不會(huì)觸發(fā)加速程序的提前終止,但需要申請(qǐng)人的配合。不同的是,對(duì)于超級(jí)加速審查,請(qǐng)求延長回復(fù)審查意見通知書的期限將觸發(fā)加速程序的提前終止。

 

  四、PPH

  除了上述的加速審查途徑,日本還與多個(gè)國家或地區(qū)的專利審查機(jī)構(gòu)建立專利審查高速公路PPH。以中國專利局(CNIPA)和日本特許廳之間的中日專利審查高速路為例,申請(qǐng)人可以:(I)使用來自CNIPA 的工作結(jié)果;以及(II)使用來自CNIPA 的PCT 國際階段工作結(jié)果來提出PPH請(qǐng)求。

  第(I)種情況下,該日本申請(qǐng)需滿足以下條件:

 ?。?)該日本申請(qǐng)(包括PCT 國家階段申請(qǐng))是

 ?。╥)依巴黎公約有效要求CNIPA 申請(qǐng)優(yōu)先權(quán)的申請(qǐng),或

  (ii)未要求優(yōu)先權(quán)的PCT 國家階段申請(qǐng),或

  (iii)依巴黎公約有效要求PCT 申請(qǐng)優(yōu)先權(quán)的申請(qǐng),該P(yáng)CT申請(qǐng)未要求優(yōu)先權(quán)。

  有效要求多個(gè)CNIPA 申請(qǐng)或直接PCT 申請(qǐng)優(yōu)先權(quán)的申請(qǐng),或符合以上(i)至(iii)要求之原始申請(qǐng)的分案申請(qǐng),亦符合要求;

  (2)在CNIPA 至少有一個(gè)對(duì)應(yīng)申請(qǐng),其具有一項(xiàng)或多項(xiàng)被CNIPA認(rèn)定為具有可專利性/可授權(quán)的權(quán)利要求;

 ?。?)JPO 申請(qǐng)的所有權(quán)利要求必須與CNIPA 認(rèn)定為具有可專利性/可授權(quán)的一個(gè)或多個(gè)權(quán)利要求充分對(duì)應(yīng);

  (4)JPO 在申請(qǐng)人提出PPH 請(qǐng)求之時(shí)尚未對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行審查。

  第(II)種情況下,該日本申請(qǐng)需滿足以下條件:

 ?。?)對(duì)應(yīng)該申請(qǐng)的PCT 申請(qǐng)的國際階段的最新工作結(jié)果(例如國際初步審查報(bào)告,國際檢索單位的書面意見等)指出至少一項(xiàng)權(quán)利要求具有可專利性/可授權(quán);

 ?。?)申請(qǐng)和對(duì)應(yīng)國際申請(qǐng)之間的關(guān)系滿足以下要求之一:

  (A)申請(qǐng)是對(duì)應(yīng)國際申請(qǐng)的國家階段申請(qǐng)

 ?。˙)申請(qǐng)是作為對(duì)應(yīng)國際申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)要求基礎(chǔ)的國家申請(qǐng)

 ?。–)申請(qǐng)是要求了對(duì)應(yīng)國際申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)的國際申請(qǐng)的國家階段申請(qǐng)

 ?。―)申請(qǐng)是要求了對(duì)應(yīng)國際申請(qǐng)的國外/國內(nèi)優(yōu)先權(quán)的國家申請(qǐng)

 ?。‥)申請(qǐng)是滿足以上(A)-(D)要求之一的申請(qǐng)的派生申請(qǐng)(分案申請(qǐng)和要求國內(nèi)優(yōu)先權(quán)的申請(qǐng)等);

 ?。?)提交進(jìn)行PCT-PPH 審查的申請(qǐng)的所有權(quán)利要求,無論是原始提交的或者是修改后的,必須與對(duì)應(yīng)國際申請(qǐng)中被最新國際工作結(jié)果認(rèn)為具有可專利性/可授權(quán)的一個(gè)或多個(gè)權(quán)利要求充分對(duì)應(yīng);

  (4)JPO 在申請(qǐng)人提出PPH 請(qǐng)求之時(shí)尚未對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行審查。

  需要注意的是,不論使用來自CNIPA 的工作結(jié)果還是使用來自CNIPA 的PCT 國際階段工作結(jié)果來提出PPH請(qǐng)求,該日本申請(qǐng)的權(quán)利要求必須全部被CNIPA認(rèn)為是可授權(quán)的,才能根據(jù)來自CNIPA的工作結(jié)果來提出PPH請(qǐng)求。

 

  結(jié)語

  以上對(duì)日本專利審查中進(jìn)行加速審查的途徑進(jìn)行了介紹,申請(qǐng)人可根據(jù)相應(yīng)申請(qǐng)的具體情況和申請(qǐng)人本身的情況和具體要求提出加速審查請(qǐng)求。例如,對(duì)于進(jìn)入日本國家階段的PCT申請(qǐng),在該P(yáng)CT申請(qǐng)的中國優(yōu)先權(quán)已被CNIPA授權(quán)并且國際檢索單位的書面意見中也有可授權(quán)的權(quán)利要求時(shí),應(yīng)視該申請(qǐng)的具體情況進(jìn)行加速審查途徑的選擇。例如,如果該P(yáng)CT申請(qǐng)的中國優(yōu)先權(quán)的全部權(quán)利要求都被授權(quán)而國際檢索單位的書面意見中存在某些不被認(rèn)可的權(quán)利要求時(shí),申請(qǐng)人可優(yōu)先選擇使用來自CNIPA的工作結(jié)果提出PPH請(qǐng)求,如果該P(yáng)CT申請(qǐng)的中國優(yōu)先權(quán)的審查意見通知書和國際檢索單位的書面意見中都存在某些不被認(rèn)可的權(quán)利要求時(shí),審查人可以提交該P(yáng)CT申請(qǐng)的中國優(yōu)先權(quán)的審查意見通知書或國際檢索單位的書面意見中的現(xiàn)有技術(shù)文獻(xiàn)和該日本申請(qǐng)的區(qū)別或者對(duì)在先申請(qǐng)進(jìn)行修改來提出早期審查請(qǐng)求。受限于筆者的水平,不當(dāng)之處在所難免,歡迎各位批評(píng)指正。

  

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