集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 柴瑋杰

　　一、大致介紹

　　依據(jù)美國(guó)商標(biāo)法15 U.S.C. 1052，商標(biāo)因具有地理描述性而被拒絕注冊(cè)的條件為:（1）具有欺騙性；或（2）在1996年1月1日后，首次被申請(qǐng)人使用在葡萄酒及烈酒上，而其所指向的地理位置并非商品的原產(chǎn)地；或（3）僅是對(duì)商品進(jìn)行了地理性描述；或（4）對(duì)商品具有欺騙性地，地理性錯(cuò)誤描述。

　　詳細(xì)來(lái)說(shuō)，依據(jù)美國(guó)商標(biāo)指南，審查員在考量商標(biāo)是否具有地理性描述的參考標(biāo)準(zhǔn)主要如下:

　　1.地理性描述的考量標(biāo)準(zhǔn)（Geographically DescriptiveMarks）

　?。?）商標(biāo)的主要意義（primary significance of the mark）為一個(gè)眾所周知的地理位置；

　　（2）商品或服務(wù)來(lái)源于上述地理位置；

　?。?）消費(fèi)者可能相信商品或服務(wù)來(lái)源于該地理位置（若該地理位置過(guò)于偏僻或隱蔽，公眾可能無(wú)法將商品/服務(wù)與該地理位置建立聯(lián)系）。

　　2.欺騙性，地理性錯(cuò)誤描述的考量標(biāo)準(zhǔn)（Geographically DeceptivelyMisdescriptive Marks）

　　（1）商標(biāo)的主要意義為一個(gè)眾所周知的地理位置；

　?。?）商品/服務(wù)并非源自商標(biāo)中指向的地理位置；

　?。?）消費(fèi)者可能會(huì)認(rèn)為商品/服務(wù)源自商標(biāo)中指向的地理位置（若該地理位置過(guò)于偏僻或隱蔽，公眾可能無(wú)法將商品/服務(wù)與該地理位置建立聯(lián)系）；

　?。?）消費(fèi)者的前述誤信，將對(duì)消費(fèi)者是否購(gòu)買商品/服務(wù)的決定，起較為重要的影響。

　　3.欺騙性，地理性描述的考量標(biāo)準(zhǔn)（Geographically Deceptive Marks）

　　（1）商標(biāo)的主要意義為一個(gè)眾所周知的地理位置；

　　（2）商品/服務(wù)并不源自商標(biāo)中指向的地理位置；

　　（3）消費(fèi)者可能會(huì)認(rèn)為商品/服務(wù)源自商標(biāo)中指向的地理位置（若該地理位置過(guò)于偏僻或隱蔽，公眾可能無(wú)法將商品/服務(wù)與該地理位置建立聯(lián)系）；

　?。?）消費(fèi)者的前述誤信，將對(duì)消費(fèi)者是否購(gòu)買商品/服務(wù)的決定，起較為重要的影響。

　　從上述考量標(biāo)準(zhǔn)可見(jiàn)，在美國(guó)審查實(shí)踐中，對(duì)“欺騙性，地理性錯(cuò)誤描述”的考量標(biāo)準(zhǔn)（Geographically Deceptively Misdescriptive Marks）及“欺騙性，地理性描述”的考量標(biāo)準(zhǔn)（Geographically Deceptive Marks）是完全相同的。這是由NAFTA執(zhí)行法案（NAFTA Implementation Act）開(kāi)始確立的新標(biāo)準(zhǔn)。也就是說(shuō)，在NAFTA執(zhí)行法案之前，“欺騙性，地理性錯(cuò)誤描述”及“欺騙性，地理性描述”并非適用完全相同的裁量標(biāo)準(zhǔn)。

　　在NAFTA執(zhí)行法案對(duì)美國(guó)商標(biāo)法作出修改之前，實(shí)踐中，要成立一件商標(biāo)對(duì)商品具有欺騙性，地理性錯(cuò)誤描述，并不必然要求證明該“錯(cuò)誤性描述”對(duì)消費(fèi)者是否購(gòu)買商品/服務(wù)的決定，起較為重要的作用。也即，曾經(jīng)欺騙性，地理性錯(cuò)誤描述的組成要件為：

　?。?）商標(biāo)的主要意義分為一個(gè)眾所周知的地理位置；

　?。?）商品/服務(wù)并不源自商標(biāo)中指向的地理位置；

　?。?）消費(fèi)者可能會(huì)認(rèn)為商品/服務(wù)源自商標(biāo)中指向的地理位置。

　　而若要構(gòu)建“欺騙性，地理性描述”，則還需要額外證明“欺騙性”，即消費(fèi)者的誤信，將對(duì)消費(fèi)者是否購(gòu)買商品/服務(wù)的決定，起重要的影響。

　　基于以上，筆者認(rèn)為，在NAFTA執(zhí)行法案（NAFTA Implementation Act）之前，“欺騙性，地理性錯(cuò)誤描述”的側(cè)重點(diǎn)在商標(biāo)對(duì)產(chǎn)品來(lái)源的“錯(cuò)誤的地理描述”，而“欺騙性，地理性描述”的側(cè)重點(diǎn)在其錯(cuò)誤的地理描述對(duì)消費(fèi)者產(chǎn)生了“欺騙性”。成立“欺騙性，地理性描述”的標(biāo)準(zhǔn)要高于“欺騙性，地理性錯(cuò)誤描述”。

　　在目前的審查實(shí)踐中，兩者已無(wú)顯著的區(qū)別。

　　二、實(shí)踐中的各種問(wèn)題

　　1. 何為地理性描述

　　（1）以昵稱、地理位置的形容詞形式（如：BAIKALSKAYA在俄語(yǔ)中意為“來(lái)自BAIKAL的”）、地圖或該地理位置的輪廓（如: 中國(guó)國(guó)界線的大公雞輪廓）形式出現(xiàn)的商標(biāo)，都可被認(rèn)為是對(duì)所指向的商標(biāo)具有地理描述性；

　?。?）虛構(gòu)的地名。商標(biāo)的確指向某一現(xiàn)實(shí)中存在的地理位置，并不必然的使該商標(biāo)具有地理描述性。舉例來(lái)說(shuō)，申請(qǐng)人虛構(gòu)的餐館，游樂(lè)園的名稱，即使在現(xiàn)實(shí)中真實(shí)存在，也不會(huì)被認(rèn)為具有地理描述性。（如：“17 MILE DRIVR”雖為現(xiàn)實(shí)中存在的地名且指向了申請(qǐng)人商品及服務(wù)的來(lái)源，但該地理位置為商標(biāo)申請(qǐng)人私人擁有，且其地名也為商標(biāo)所有人虛構(gòu)，因此，“17 MILE DRIVR”不具商標(biāo)法意義上的地理描述性）。

　　（3）過(guò)于偏僻、隱蔽的地理位置。若商標(biāo)所指向的地理位置過(guò)于偏僻和隱蔽，無(wú)法為相關(guān)商品的美國(guó)消費(fèi)者所熟知，那么，由于消費(fèi)者無(wú)法建立其商品/服務(wù)與該商標(biāo)的聯(lián)系，商標(biāo)將失去地理描述性。

　　2.何為主要意義（primary significance）

　　簡(jiǎn)要來(lái)說(shuō)，商標(biāo)中的地名需能被相關(guān)美國(guó)消費(fèi)者所辨識(shí)。如：在In reNewbridge Cutlery Co., 776 F.3d 854, 113 USPQ2d 1445 (Fed. Cir. 2015) 一案中，官方認(rèn)為，并無(wú)充分的證據(jù)可證明，Newbridge, Ireland 是可被相關(guān)美國(guó)消費(fèi)者所辨識(shí)的地理位置；在 In re SocieteGenerale des Eaux Minerales de Vittel S.A., 824 F.2d 957, 3 USPQ2d 1450 (Fed.Cir. 1987)一案中，VITTEL不被認(rèn)為為可被相關(guān)美國(guó)消費(fèi)者辨識(shí)的化妝品產(chǎn)地。

　　當(dāng)商標(biāo)中涉及的地名同時(shí)具有其他含義時(shí)，對(duì)主要意義（primary significance）的判斷就變得尤為重要。舉例來(lái)說(shuō)，在Inre Int'l Taste Inc., 53 USPQ2d 1604, 1605–06 一案中，HOLLYWOOD 雖然作為地理位置具有知名度，然而，其同樣為娛樂(lè)行業(yè)的常用代名詞，由于無(wú)法判斷兩者孰輕孰重，因此，下發(fā)了有利于申請(qǐng)人的判決；在 In re Urbano, 51 USPQ2d 1776, 1780一案中，官方認(rèn)為“SYDNEY 2000”指代2000年悉尼奧運(yùn)會(huì)的意味大于其作為地理位置的悉尼市，因此，不認(rèn)為商標(biāo)中的“SYDNEY”具有地理描述性。

　　此外，若商標(biāo)同時(shí)具有地理位置及人名的含義。那么，一般來(lái)說(shuō)，作為人名的含義要?jiǎng)龠^(guò)作為地理位置的含義。

　　3. 作為商品/服務(wù)的非地理性特征

　　雖然包含作為地理位置的名詞/形容詞，然而，其整體指代商品/服務(wù)的某一特征或風(fēng)格的商標(biāo)，也不應(yīng)認(rèn)為具有地理描述性。比如，“Boston Baked Beans”、“Swiss cheese”、“Early American design”，其多作為形容產(chǎn)品的風(fēng)味，特色，而非用來(lái)指代產(chǎn)品的產(chǎn)地。

　　4.作為地理位置的名詞與其他詞語(yǔ)組合使用

　　若地理位置的名詞與其他詞語(yǔ)的組合創(chuàng)造了一個(gè)新的，任意的，想象的，暗示性的整體含義，則該整體詞匯不會(huì)被認(rèn)為具有地理性描述而被下發(fā)駁回。如: 在T血衫和汗衫上申請(qǐng)的商標(biāo)“Paris Beach Club”，官方認(rèn)為，由于巴黎沒(méi)有海灘，也沒(méi)有湖或海洋，因此，PARIS + BEACH 合成了一個(gè)沒(méi)有實(shí)際含義的，不能連貫的詞匯，并不實(shí)際指向任何現(xiàn)實(shí)中的地理位置。結(jié)合巴黎以知名女裝聞名，而題述商標(biāo)的商品主要為汗衫，因此，官方認(rèn)為題述商標(biāo)僅為一種幽默的表達(dá)，消費(fèi)者也不會(huì)認(rèn)為汗衫等服飾來(lái)源自巴黎。

　　然而，需要注意的是，當(dāng)作為地理位置的名詞與其他詞語(yǔ)組合使用作為商標(biāo)時(shí)，若整體對(duì)消費(fèi)者具有誤導(dǎo)性，則即使放棄了對(duì)該地理位置的專用權(quán)，仍為“欺騙性，地理性錯(cuò)誤描述”或“欺騙性，地理性描述”，依然會(huì)被審查員下發(fā)駁回。如: NEW YORK WAYS GALLERY, 用于非紐約生產(chǎn)的包包，錢包等，即使放棄了NEW YORK的專用權(quán)，仍對(duì)消費(fèi)者構(gòu)成“欺騙性，地理性錯(cuò)誤描述”，并因而被駁回注冊(cè)。

　　5. 建立商品/服務(wù)與地理位置的聯(lián)系

　　無(wú)論是以商標(biāo)具有“地理描述性”、“欺騙性，地理性錯(cuò)誤描述”還是“欺騙性，地理性描述”為由拒絕商標(biāo)的注冊(cè)，審查員都需要建立商品/服務(wù)與地理性描述的聯(lián)系。也將，成立上述三種駁回，需要公眾有認(rèn)為商品/服務(wù)有來(lái)源于商標(biāo)中的地理位置的可能。

　　一般來(lái)說(shuō)，相較于建立商品與地理位置的聯(lián)系，要建立服務(wù)與地理位置的聯(lián)系更為困難。聯(lián)邦巡回法院上訴法院對(duì)于相關(guān)問(wèn)題的建議如下：

　　由于當(dāng)消費(fèi)者接受服務(wù)時(shí)，他必然已經(jīng)注意自己所處的地理位置。也就是說(shuō)，相較于消費(fèi)者接受服務(wù)時(shí)實(shí)際所處的位置，其實(shí)商標(biāo)中所蘊(yùn)含的地理位置信息并不那么容易造成消費(fèi)者的誤信?；诖耍瑑H僅證明該地理位置以相關(guān)服務(wù)聞名是不夠的，審查員必須證明消費(fèi)者會(huì)在（餐廳）服務(wù)與該地理位置之間建立有意義的聯(lián)系。如：若一位身在紐約的消費(fèi)者可能相信某餐廳的食物是從巴黎進(jìn)口的，或廚師可能在巴黎地區(qū)受過(guò)訓(xùn)練，那么，該種服務(wù)與地理位置的聯(lián)系可能可以成立。

　　6. 對(duì)地理名詞的任意使用

　　若該地理位置與所申請(qǐng)的商品/服務(wù)毫無(wú)聯(lián)系，消費(fèi)者不會(huì)認(rèn)為該商標(biāo)指向了商品/服務(wù)的來(lái)源，則商標(biāo)應(yīng)被視作任意商標(biāo)（arbitrary mark）。如：用ALASKA商標(biāo)銷售香蕉；用COLORADO 商標(biāo)銷售棒棒糖，由于銷售的商品與地理位置毫無(wú)關(guān)系，消費(fèi)者也不會(huì)認(rèn)為香蕉就產(chǎn)自阿拉斯加，棒棒糖產(chǎn)自科羅拉多，因此，不認(rèn)為上述ALASKA、COLORADO商標(biāo)具有地理描述性。

　　7. 何為重要影響 (Materiality)

　　如之前所述，在判斷商標(biāo)是否構(gòu)成“欺騙性，地理性錯(cuò)誤描述”還是“欺騙性，地理性描述”時(shí)，審查員必須證明消費(fèi)者對(duì)于服務(wù)/商品來(lái)源于商標(biāo)所指向地點(diǎn)的誤信，將對(duì)消費(fèi)者是否購(gòu)買商品/服務(wù)的決定，起較為重要（material）的影響。

　　要在商標(biāo)申請(qǐng)的產(chǎn)品上證明上述重要影響（Materiality），必須有足夠的證據(jù)證明：

　?。?）商標(biāo)所指向的地名以該項(xiàng)商品聞名；

　?。?）商標(biāo)所申請(qǐng)的產(chǎn)品乃是該地的主要產(chǎn)品；或

　?。?）商標(biāo)所申請(qǐng)的產(chǎn)品與該地主要/傳統(tǒng)產(chǎn)品有關(guān)聯(lián)；或?yàn)榍笆霎a(chǎn)品的延伸。

　　8. 關(guān)于是否可轉(zhuǎn)副簿注冊(cè)/或通過(guò)實(shí)際使用獲得顯著性

　?。?）地理描述性商標(biāo): 一般情況下，可轉(zhuǎn)申請(qǐng)附簿注冊(cè)，待使用滿足五年后，再轉(zhuǎn)主簿注冊(cè)/ 也可通過(guò)實(shí)際使用獲得顯著性；

　?。?）欺騙性，地理性錯(cuò)誤描述商標(biāo)：除非商標(biāo)在1993年NAFATA執(zhí)行法案正式頒布前實(shí)際投入商業(yè)使用，否則不可轉(zhuǎn)附簿注冊(cè)，也不可通過(guò)使用獲得顯著性；

　　（3）欺騙性，地理性描述商標(biāo)：不可轉(zhuǎn)副簿注冊(cè)，也不能通過(guò)實(shí)際使用獲得顯著性。