文/北京市集佳律師事務所 侯玉靜 張亞洲

　　未注冊商標的維權路徑有兩種：其一是主張知名商品的特有名稱，尋求《反不正當競爭法》保護；其二是主張未注冊馳名商標，尋求《商標法》保護。兩種路徑各有優(yōu)勢也各有弊端，如何選擇合理的維權路徑，是未注冊商標持有人所要面臨的首要問題。另外，法院是否可以參照《商標法》第三十條“類似商品上的近似商標”條款、第十三條“馳名商標”條款之間的“轉(zhuǎn)換適用”思路，在民事案件中不支持當事人主張的未注冊馳名條款，轉(zhuǎn)而主動適用知名商品的特有名稱條款給予保護？

　　一個對持有人來說具有巨大商業(yè)價值的商標，持有人為什么不及時對其進行商標注冊，反而不得不尋求《反不正當競爭法》的補充性保護，或選擇未注冊馳名商標這條比較艱難的路徑？中國大陸的商標法律制度，畢竟以商標注冊為基礎，通過注冊獲得商標專用權是最基礎、最主要的商標保護途徑，而通過使用獲得商標權益，將長期處于從屬、補充的地位，也就是說，在中國大陸并不存在商標重使用、輕注冊的現(xiàn)實基礎。

　　總結(jié)一些商標“未注冊”的原因，主要有兩種：第一，商標標識本身的固有顯著性較弱，難以獲準注冊（ 如“酸酸乳”“仙靈骨葆”“新華字典”）；第二，外國商標權人僅將其外文商標在中國大陸進行注冊，忽視其對應中文翻譯的注冊（如“蘇富比”“拉菲”），加之他人搶注現(xiàn)象的存在，外文商標對應中文翻譯的商標注冊本身就是一個漫長且不確定的過程。本文暫且不討論未注冊商標的固有顯著性問題，主要關注在他人已經(jīng)將外文商標的對應中文翻譯進行了商標注冊的情況下，外文商標權人的維權主張與他人注冊商標的權利沖突問題。

　　中國現(xiàn)行《商標法》只在第十三條第二款，對侵犯未注冊馳名商標的標識，規(guī)定“不予注冊并禁止使用”；《商標法》第六十三條“賠償數(shù)額”確定條款，雖然使用的是“侵犯商標專用權的賠償數(shù)額”這樣的表述，并沒有限定是“侵犯注冊商標專用權的賠償數(shù)額”，但畢竟在該條款所屬的第七章上，冠以的標題是“注冊商標專用權的保護”。因此，侵犯未注冊馳名商標，在民事責任承擔上是否只涉及停止侵害而不包括賠償損失，就成為了一個有爭議的問題。

　　筆者將針對上述三個問題，結(jié)合現(xiàn)行法律、司法解釋、已決判例和學界觀點，進行簡要概述和分析，以期拋磚引玉、求教大方。

　　未注冊馳名商標與《反不正當競爭法》的維權路徑選擇

　　（一）維權路徑之利弊分析

　　從原告的角度來說，對未注冊的商標標識主張以《反不正當競爭法》第六條第（一）項“有一定影響的商品名稱、包裝、裝潢”條款（ 原《反不正當競爭法》第五條第（二）項“知名商品的特有名稱、包裝、裝潢”條款，鑒于修法前后的條文表述雖有變化，但保護的實質(zhì)條件和方式并未改變，本文一概以“知名商品的特有名稱”指代）保護，相對于《商標法》第十三條第二款的“未注冊馳名商標”，顯然門檻更低，更容易獲得法院支持。但是在保護效果上，未注冊馳名商標顯然更強，因為未注冊馳名商標相當于在某種商品或服務上創(chuàng)設了一個商標專用權，商標權人不僅可以阻止他人在類似商品或服務上作近似性使用，還可以阻止他人將該未注冊馳名商標登記為企業(yè)名稱中的字號。【1】馳名商標所受到的特殊保護，除了“跨類保護”之外，未注冊馳名商標理應一體享有。

　　從法院的角度來說，馳名商標施行“按需認定”原則，未注冊馳名商標的認定尤其應該從嚴審核。既然《反不正當競爭法》“知名商品的特有名稱”條款，可以基本解決未注冊馳名商標持有者關于禁止他人在類似商品或服務上作相同或近似性使用的訴求，那么盡量適用《反不正當競爭法》而避免進行馳名認定，就顯得非常合理。司法實踐中，在原告既主張知名商品的特有名稱，又主張未注冊馳名商標的情況下，法院選擇前者即可達到保護原告合法權益的目的和效果，也就不存在馳名認定的必要性，比如“諸葛釀”一案【2】、“榮華月餅”一案【3】的審理過程均是如此。

　　但是，在原告僅根據(jù)未注冊馳名商標條款起訴時，法院是否可以轉(zhuǎn)換適用知名商品的特有名稱條款，是值得商榷的。法院采取法律條款轉(zhuǎn)換適用的審判思路，對未注冊商標持有人來說并非絕對不利，尤其在知名度證據(jù)稍有欠缺、尚不能達到馳名的情況下，維權主張依然可以依據(jù)知名商品特有名稱得到支持，這對未注冊商標持有人來說相當于加了一道“保險”；但是，這種審理思路基本上抹殺了未注冊馳名商標制度獨立存在的意義。馮曉青教授認為：“應當看到，未注冊馳名商標和知名商品的特有名稱、包裝、裝潢確實有一定的重合性，但筆者認為，并不能因為這種重合性而否認對未注冊馳名商標進行獨立保護的意義?！薄?】法院根據(jù)原告的訴訟請求進行審查、判斷，達到未注冊馳名程度的，根據(jù)《商標法》予以保護；不能達到未注冊馳名程度的，駁回訴訟請求。如此，將維權路徑的選擇權交給原告，舉證不能導致的敗訴風險自然也由原告承擔。

　　值得特別一提的是，在外文商標在中國已注冊、但其對應的中文翻譯尚未注冊的情況下，權利人除了尋求未注冊馳名商標、知名商品的特有名稱兩種維權途徑之外，還可以直接以外文商標為權利基礎，證明中文翻譯與外文商標形成了穩(wěn)定的對應關系，進而主張被訴侵權標識與該外文商標構(gòu)成商標近似。鑒于該類案件除了在論證商標近似方面有特殊性之外，與普通商標民事侵權案件并無不同，筆者在此不再贅述。

　　（二）權利基礎之多重性質(zhì)

　　未注冊商標，無論是由于固有顯著性原因，還是由于外文商標的中文翻譯申請滯后的原因，都可能在民事案件審理過程中克服障礙、獲準注冊。那么在后注冊的商標，是否就消除了馳名認定的必要性？

　　在“7天連鎖酒店”一案中【5】，原告“7天連鎖酒店”商標開始使用的時間較早且取得較高聲譽，但注冊的時間則較晚（2013年2月），被訴行為開始于2012年7月，貫穿原告商標核準前后。一審法院認為，在原告注冊商標核準之前，是否獲得法律保護建立在其是否達到馳名的事實狀態(tài)上；但在案證據(jù)不足以證明其商標在侵權行為發(fā)生之時已經(jīng)達到馳名。二審法院沒有從被訴侵權行為是否成立的角度進行分析，而是從侵權責任承擔的角度，認為未注冊馳名商標侵權即便成立，也僅涉及停止侵害；被訴行為雖然貫穿兩個時間段，但仍然屬于同一侵權行為，不必給予兩次停止侵害的裁判，按照《商標法》對注冊商標的法律保護，已足以制止被告的持續(xù)侵權行為，沒有認定馳名的必要。暫且不表二審法院關于未注冊馳名商標民事責任承擔的觀點，就其對商標獲準注冊前發(fā)生的侵權行為不予定性的處理方式來說，筆者認為其在邏輯上難以自洽。

　　對于這個問題，新百倫“N”字圖形知名商品特有裝潢一案【6】，法院的論證說理相對來說更有借鑒意義。該案中，法院認為，法律并未禁止同一客體（“N”字母圖形）上形成兩項知識產(chǎn)權權利，在先有知名商品特有裝潢，后又最終獲準注冊為商標的情況下，權利人享有根據(jù)《反不正當競爭法》《商標法》分別獲得保護的權利，之前知名商品特有裝潢的保護和之后注冊商標權的保護并不矛盾；如果“N”字母圖形因獲準注冊后吸收在先形成的特有裝潢，則一方面，原告無法針對獲準商標注冊之前尚未發(fā)現(xiàn)的侵權行為以知名商品特有裝潢權人的身份尋求救濟，另一方面，針對他人在“N”字母圖形申請日前就已經(jīng)提出的商標注冊申請，原告亦無法依據(jù)在先特有裝潢權為基礎申請對其宣告無效。這既不符合保護在先權利的相關立法精神，對權利人而言也有失公平。“拉菲特莊園”商標侵權一案【7】，也采用了類似的審理思路，認為針對同一客體的在后注冊商標，并不能否定在先未注冊馳名商標認定的價值和意義。

　　未注冊商標持有人的維權主張與他人注冊商標的沖突解決

　　在“拉菲”系列案件中，自2010年以來，權利人先后多次以知名商品的特有名稱、未注冊馳名商標對其“拉菲”商標主張保護；案外人2005年4月申請的“拉菲莊園”商標，2007年11月獲準注冊，2016年12月被宣告無效。那么在“拉菲莊園”注冊商標存續(xù)的9年期間，“拉菲”的維權主張是否應該受到“拉菲莊園”注冊商標的限制？ 從中國的司法實踐來看，答案顯然是否定的。在“84好幫手”一案【8】中，法院認為，注冊商標專用權并不能絕對排斥基于同一客體而在先產(chǎn)生的其他知識產(chǎn)權；如果其他在先的知識產(chǎn)權不僅在形式上合法產(chǎn)生，在實質(zhì)上亦有法定的根據(jù)，就必須承認其存在，依法給予適當?shù)谋Ｗo。

　　有觀點認為，根據(jù)最高人民法院就“榮華月餅”一案的復函，“ 反不正當競爭法對于知名商品特有名稱的保護本質(zhì)上是對未注冊商標的保護,相對于商標法對注冊商標的保護而言具有補充性。商標核準注冊后,在其核定使用的商品范圍內(nèi),與其相同或者近似的標志,不能再通過實際使用行為而產(chǎn)生未注冊商標權或者知名商品特有名稱權,否則將損害商標注冊制度的基本價值”，在被告或案外人存在注冊商標的情況下，原告不能再就相同或類似商品上的相同或近似標志主張未注冊商標，否則會涉嫌踏入他人注冊商標的權利范圍。然而，這種觀點忽略了最高人民法院復函中“ 商標核準注冊后”的時間限制，有失偏頗。如果在被告或案外人申請商標注冊之前，原告的未注冊商標已經(jīng)達到知名商品甚至未注冊馳名商標的程度，在后的注冊商標不僅不能限制原告維權，且其本身亦可能被宣告無效。“拉菲”系列案件中，原告之所以取得勝訴，最關鍵之處就在于其提供了充分的證據(jù)證明，“拉菲”在中國大陸市場達到知名商品、未注冊馳名狀態(tài)的時間可以至少追溯到20世紀90年代末，遠早于案外人的“拉菲莊園”商標的申請時間。

　　未注冊馳名商標民事案件的侵權責任

　　從法律條文文義本身進行解讀，《商標法》第七章雖然冠以標題“注冊商標專用權的保護”，但該章第58條也有禁止將未注冊馳名商標登記為企業(yè)字號的規(guī)定，且第63條損害賠償條款并沒有限定是“侵犯注冊商標專用權的賠償數(shù)額”。況且，關于損害賠償、消除影響等民事責任的承擔方式，是依據(jù)《侵權責任法》規(guī)定的。無論如何，我們也不能從《商標法》條文得出侵害未注冊馳名商標的民事責任僅限于停止侵害而不包括賠償損失的結(jié)論。

　　對未注冊馳名商標民事案件是否可以支持損害賠償，業(yè)內(nèi)專家存在不同見解。部分學者認為，“注冊”在《商標法》上的中心地位，決定了由“使用”而產(chǎn)生的未注冊商標權的保護只能屈居次要地位，侵犯未注冊馳名商標的民事責任限于停止侵害，這是未注冊馳名商標“適度保護”的具體表現(xiàn)之一【9】；但在制度完善上，這些學者建議“未注冊馳名商標所有人不僅可以主張商標侵權救濟，也可以主張制止不正當競爭的利益，要求獲得賠償”?！?0】

　　從司法實踐的角度看，在前述認定未注冊馳名商標的民事案件中，除了“蘇富比”一案僅支持了合理費用、未支持損害賠償之外，其他案件均支持了損害賠償?！靶氯A字典”一案中，法院認為：“未注冊馳名商標之所以獲得保護，是因為其經(jīng)過長期大量使用而獲得較高知名度。他人在與未注冊馳名商標使用商品相同或類似商品上進行使用，屬于搭便車行為，獲得了不當利益且損害了未注冊馳名商標的利益。因此，針對未注冊馳名商標的侵害行為亦應承擔賠償?shù)那謾嘭熑巍?/u>”“仙靈骨葆”一案中，法院認為，相比于已注冊馳名商標跨類保護案件，侵害未注冊馳名商標“會直接導致馳名商標持有人產(chǎn)品市場份額的降低，其直接損害大于跨類別使用注冊馳名商標的情形”；相比于知名商品特有名稱、包裝、裝潢案件，未注冊馳名商標“更應當加強其保護力度”，因此判決賠償損失才更公平、更符合法律保護合法權利的宗旨。