文/集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 隋丹丹

　　近年來，越來越多的中國企業(yè)重視在海外的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)。其中，作為世界第一大經(jīng)濟(jì)體的美國已成為很多企業(yè)進(jìn)行國際專利布局的首選國家。中國企業(yè)在對(duì)美貿(mào)易中，會(huì)遇到許多專利問題和專利障礙，需要靈活運(yùn)用專利戰(zhàn)略，為對(duì)外貿(mào)易保駕護(hù)航。

　　在專利申請(qǐng)階段，中國和美國專利實(shí)踐有一些較大的區(qū)別，有些區(qū)別是相得益彰的，在這種情況下在處理中國專利實(shí)踐時(shí)可以兼顧美國；有些區(qū)別是不能兼顧的，在這種情況下按照中國專利實(shí)踐處理后可以針對(duì)美國實(shí)踐進(jìn)行相應(yīng)的改動(dòng)。這就要求申請(qǐng)人和代理人對(duì)中國和美國的專利實(shí)踐處理采取不同的策略。對(duì)此，本文從以下幾個(gè)方面展開討論：

　　一、說明書對(duì)權(quán)利要求書的支持標(biāo)準(zhǔn)

　　在中國專利實(shí)踐中，在實(shí)審過程中，對(duì)權(quán)利要求的修改和新增的內(nèi)容需要從原始申請(qǐng)文本中“直接地、毫無疑義地得出”。也就是說，在實(shí)審過程中，對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行修改的內(nèi)容幾乎是需要引用原始說明書或權(quán)利要求書中的“原封不動(dòng)”的描述，否則會(huì)以超出原申請(qǐng)范圍為理由拒絕這種修改。中國審查員不會(huì)接受對(duì)說明書中進(jìn)行的上位概括語言，即使本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)說明書中的內(nèi)容能夠理解或者實(shí)施該上位概括。

　　相反，在美國專利實(shí)踐中，在實(shí)審過程中，對(duì)權(quán)利要求的修改可以是對(duì)申請(qǐng)文本的上位概括，只要本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)原始申請(qǐng)文本的內(nèi)容能夠理解或者實(shí)施該權(quán)利要求中的上位概括即可。

　　因此，在專利實(shí)踐中，代理人可以針對(duì)中美申請(qǐng)進(jìn)行分別處理。在給中國代理人的指示中，美國代理人對(duì)權(quán)項(xiàng)的修改有可能是說明書的上位概括，而這種修改在中國往往被認(rèn)定為超出原申請(qǐng)范圍而不被允許。遇到這種情況，中國代理人應(yīng)該向美國代理人說明不被允許的表述，并提出符合中國實(shí)踐的權(quán)利要求的表述。相反，針對(duì)美國申請(qǐng)，在給美國代理人的指示中，中國代理人對(duì)權(quán)項(xiàng)的修改可以不局限于說明書中明確的描述，只要對(duì)權(quán)項(xiàng)的修改是根據(jù)說明書的內(nèi)容可以理解的上位概括即可。

　　這就要求在準(zhǔn)備申請(qǐng)文本過程中，針對(duì)美國和中國專利應(yīng)該應(yīng)用不同的策略。例如，針對(duì)化合物的基團(tuán)限定，在美國說明書中“甲基”有可能對(duì)修改的權(quán)利要求中的“C1-C6烷基”進(jìn)行支持，而在中國申請(qǐng)中這種修改是不能得到說明書支持的。因此，在撰寫過程中，如果這是本發(fā)明的發(fā)明點(diǎn)，就需要在說明書中除了有“甲基”這種具體描述，還需要有“C1-C6烷基”這樣的上位概括的描述，以作為后續(xù)修改和支持的基礎(chǔ)。

　　二、對(duì)權(quán)利要求修改的時(shí)機(jī)和要求

　　美國的專利審查對(duì)權(quán)利要求的修改要求要比中國的寬松。在美國專利實(shí)踐中，申請(qǐng)人可以在審查員啟動(dòng)審查程序之前主動(dòng)修改申請(qǐng)文件。在答復(fù)審查意見時(shí)也可以主動(dòng)修改申請(qǐng)文件。這種權(quán)項(xiàng)修改可以是針對(duì)原始申請(qǐng)文本增加、刪除或修改權(quán)利要求，而不需要針對(duì)審查員的審查意見進(jìn)行。

　　相對(duì)而言，在中國專利實(shí)踐中，發(fā)明專利申請(qǐng)只有在提實(shí)審請(qǐng)求時(shí)或在收到進(jìn)入實(shí)審?fù)ㄖ掌?個(gè)月內(nèi)，可以對(duì)申請(qǐng)文件進(jìn)行主動(dòng)修改。其他修改只能按審查員要求進(jìn)行，或經(jīng)審查員同意進(jìn)行修改。并且，如果不是基于對(duì)審查意見通知書中對(duì)審查意見的答復(fù)，一般不允許擴(kuò)大獨(dú)立權(quán)利要求的保護(hù)范圍或新增權(quán)利要求。

　　因此，針對(duì)這兩種情況，代理人對(duì)權(quán)利要求的撰寫策略也有所不同。這就要求代理人在中國申請(qǐng)的撰寫過程中就應(yīng)該將權(quán)利要求盡可能寫完善寫清楚，以避免在后續(xù)實(shí)審過程中由于修改限制而被迫處于尷尬之地。

　　三、對(duì)非顯而易見性和技術(shù)效果的要求

　　美國對(duì)專利申請(qǐng)授權(quán)的要求為滿足實(shí)用性、新穎性、非顯而易見性要求。而中國對(duì)于專利申請(qǐng)授權(quán)的要求為滿足實(shí)用性、新穎性、創(chuàng)造性要求。對(duì)于非顯而易見性的要求，美國申請(qǐng)?jiān)趯彶檫^程中只要判斷所述發(fā)明是否顯而易見即可，并不要求本發(fā)明與對(duì)比文件的區(qū)別技術(shù)特征在解決某個(gè)技術(shù)問題時(shí)具有特定的有益效果。而在中國專利實(shí)踐中，審查員在審查本發(fā)明是否具有創(chuàng)造性時(shí)，需要考慮求本發(fā)明與對(duì)比文件的區(qū)別技術(shù)特征在解決某個(gè)技術(shù)問題時(shí)是否具有特定的有益效果。如果沒有這樣的有益效果，審查員會(huì)認(rèn)為該區(qū)別技術(shù)特征是常規(guī)技術(shù)手段，因而認(rèn)為權(quán)利要求不具備創(chuàng)造性。此外，在本發(fā)明技術(shù)方案與對(duì)比文件比較接近時(shí)，即使說明書中描述了有益效果，審查員還會(huì)認(rèn)為該區(qū)別技術(shù)特征是常規(guī)的，因?yàn)閷?duì)比文件中也有這樣的效果。因此，如果在說明書中有該區(qū)別技術(shù)特征與有益技術(shù)效果在技術(shù)上的聯(lián)系，則對(duì)答復(fù)是比較有利的。

　　四、審查程序中的后續(xù)程序

　　在美國專利實(shí)踐中，審查員發(fā)出最終審查意見（Final Office Action，下稱Final OA）后，在答復(fù)Final OA時(shí)，申請(qǐng)人只能進(jìn)行權(quán)利要求的刪除，或者對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行形式問題的修改，這種修改不能改變權(quán)利要求的保護(hù)范圍，并且不能引起新的問題，以便審查員不進(jìn)行檢索而對(duì)權(quán)利要求是否可以授權(quán)加以考慮。

　　如果申請(qǐng)人認(rèn)為通過修改權(quán)利要求可以克服Final OA中提出的問題，申請(qǐng)人可以請(qǐng)求再審查（Request for Continued Examination，下稱RCE），這種RCE請(qǐng)求是不受次數(shù)限制的。

　　如果申請(qǐng)人和審查員對(duì)于目前權(quán)利要求能否獲得授權(quán)的意見不一致，也就是申請(qǐng)人認(rèn)為不必進(jìn)行修改權(quán)利要求即具有專利性，則在審查員發(fā)出最終審查意見后，申請(qǐng)人還可以啟動(dòng)上訴（Appeal）程序。

　　此外，在申請(qǐng)人有意愿對(duì)獨(dú)立權(quán)利要求的保護(hù)范圍進(jìn)行縮小時(shí)，還可以在審查員發(fā)出最終審查意見后通過提交After Final Consideration Pilot (AFCP) 2.0請(qǐng)求繼續(xù)審查。

　　由此可見，美國專利申請(qǐng)?jiān)诖饛?fù)過程中具有比較大的靈活性。在不關(guān)注費(fèi)用的情況下，代理人可以不用一次性將權(quán)利要求修改得較窄，因?yàn)榇砣丝傆邢乱淮螜C(jī)會(huì)根據(jù)審查員的審查意見來決定是否需要進(jìn)一步修改權(quán)利要求或采取相應(yīng)的爭(zhēng)辯策略。當(dāng)然這也跟申請(qǐng)人愿意為審查程序花費(fèi)多少費(fèi)用息息相關(guān)。

　　相對(duì)而言，在中國專利實(shí)踐中，在審查員發(fā)出駁回通知后，申請(qǐng)人沒有請(qǐng)求再審查的機(jī)會(huì)，而只能向?qū)＠麖?fù)審委員會(huì)請(qǐng)求復(fù)審。在復(fù)審程序中，申請(qǐng)人有一次修改權(quán)利要求的機(jī)會(huì)，通常這是最后一次修改的機(jī)會(huì)。

　　如果申請(qǐng)人不滿意專利復(fù)審委員會(huì)的決定，申請(qǐng)人只能向法院提起行政訴訟程序。在行政訴訟程序中，申請(qǐng)人不能修改權(quán)利要求。

　　此外，還有一個(gè)尋求繼續(xù)審查的機(jī)會(huì)就是提交分案。但是，分案提交的時(shí)機(jī)是在母案審查程序終結(jié)之前。而在母案的審查程序已經(jīng)結(jié)束的情況下，除非審查員提出單一性問題，申請(qǐng)人是不可以基于分案再分案的。也就是說，在母案的審查程序已經(jīng)結(jié)束的情況下，分案申請(qǐng)是申請(qǐng)人的最后一次機(jī)會(huì)。鑒于中國申請(qǐng)修改和爭(zhēng)辯的機(jī)會(huì)有限，代理人在答復(fù)審查意見時(shí)，應(yīng)盡可能把握機(jī)會(huì)。

　　五、對(duì)中美兩國審查歷史的考慮

　　美國專利在維權(quán)時(shí)，非常重視申請(qǐng)人在申請(qǐng)過程中對(duì)權(quán)利要求的修改和爭(zhēng)辯。如果在中國專利申請(qǐng)過程中，審查員引用的對(duì)比文件和拒絕理由與美國同族相同，則可以基于美國權(quán)利要求修改進(jìn)行相應(yīng)的修改和爭(zhēng)辯。如果審查員引用的對(duì)比文件和拒絕理由與美國不同，則要注意在對(duì)中國審查意見的修改和答復(fù)過程中，不能對(duì)美國同族申請(qǐng)產(chǎn)生不利影響。即使在美國審查過程中對(duì)權(quán)利要求的修改不能克服中國審查員提出的問題，那么也可以將美國對(duì)權(quán)利要求的修改新增的特征加入到中國申請(qǐng)的從屬權(quán)利要求中，以防當(dāng)進(jìn)入無效程序時(shí)，也有作為修改基礎(chǔ)的后備權(quán)利要求。