文/北京市集佳律師事務(wù)所 鄭海洋

　　在專利撰寫和申請(qǐng)的過程中，為了強(qiáng)調(diào)發(fā)明的新創(chuàng)性進(jìn)而增加授權(quán)可能性，申請(qǐng)人往往傾向于夸大或者過于強(qiáng)調(diào)技術(shù)方案所能帶來的技術(shù)效果，但這樣的撰寫方式真的對(duì)專利權(quán)人有利嗎？本文筆者將嘗試根據(jù)訴訟案例和無效決定對(duì)此進(jìn)行分析，并給出筆者的建議。

　　一、技術(shù)效果的夸大撰寫可能不利于專利權(quán)的實(shí)現(xiàn)

　　如上文所述，在專利撰寫申請(qǐng)過程中，申請(qǐng)人往往傾向于夸大或者過于強(qiáng)調(diào)技術(shù)方案所能帶來的技術(shù)效果，這樣雖然可能有利于專利的授權(quán)和確權(quán)，但在侵權(quán)判定中卻可能對(duì)專利權(quán)人不利。

　　誠(chéng)如美國(guó)聯(lián)邦巡回法院前首席法官Giles Rich所述，專利是一個(gè)“權(quán)利要求的游戲”，權(quán)利要求界定了發(fā)明和實(shí)用新型專利權(quán)的保護(hù)范圍。雖然尚無明文直接規(guī)定技術(shù)效果會(huì)限縮權(quán)利要求的保護(hù)范圍，但前者對(duì)后者的影響卻已經(jīng)體現(xiàn)在當(dāng)前的司法解釋和司法判例中。

　　《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》（法釋〔2015〕4號(hào)）規(guī)定了“等同特征，是指與所記載的技術(shù)特征以基本相同的手段，實(shí)現(xiàn)基本相同的功能，達(dá)到基本相同的效果，并且本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在被訴侵權(quán)行為發(fā)生時(shí)無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動(dòng)就能夠聯(lián)想到的特征”，即等同原則的實(shí)現(xiàn)要求被訴侵權(quán)產(chǎn)品對(duì)應(yīng)特征需達(dá)到與專利對(duì)應(yīng)特征基本相同的技術(shù)效果，也就是說，如果不能達(dá)到基本相同的技術(shù)效果，則不會(huì)構(gòu)成侵權(quán)。此外，北京市高級(jí)人民法院《專利侵權(quán)判定指南（2017）》中給出的符合發(fā)明目的原則也要求，在確定專利權(quán)保護(hù)范圍時(shí)，不應(yīng)將不能實(shí)現(xiàn)發(fā)明目的、效果的技術(shù)方案解釋到權(quán)利要求的保護(hù)范圍中，即不應(yīng)當(dāng)將本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在結(jié)合本領(lǐng)域的技術(shù)背景的基礎(chǔ)上，在閱讀了說明書及附圖的全部?jī)?nèi)容之后，仍然認(rèn)為不能解決專利的技術(shù)問題、實(shí)現(xiàn)專利的技術(shù)效果的技術(shù)方案解釋到專利權(quán)的保護(hù)范圍內(nèi)。由此可見，技術(shù)效果在事實(shí)上已經(jīng)對(duì)權(quán)利要求的保護(hù)范圍產(chǎn)生了限定。

　　相關(guān)司法判例也支持上述論點(diǎn)。在上海綠宇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與沈其衡侵害實(shí)用新型專利權(quán)糾紛一案[1]中，最高人民法院認(rèn)為，結(jié)合涉案專利相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別以及申請(qǐng)?jiān)賹徣耍▽＠麢?quán)人）在專利行政訴訟程序中對(duì)權(quán)利要求所做的解釋，權(quán)利要求1中的“活動(dòng)樁設(shè)有供鎖具插入的孔”應(yīng)當(dāng)解釋為：地樁鎖的鎖具不是永久固定在活動(dòng)樁的孔中，具有不需要其他緊固件將鎖具與活動(dòng)樁或者底座連接，易于更換鎖具的技術(shù)效果。而被控侵權(quán)產(chǎn)品與權(quán)利要求1相比較，被控侵權(quán)產(chǎn)品的右活動(dòng)桿上雖同樣設(shè)有孔，但無論在開啟還是鎖定時(shí)，被控侵權(quán)產(chǎn)品的鎖具始終固定在底座上，無法實(shí)現(xiàn)易于更換鎖具的有益效果。因此，被控侵權(quán)產(chǎn)品與涉案專利采取的技術(shù)手段具有實(shí)質(zhì)性的區(qū)別，被控侵權(quán)產(chǎn)品不具有與權(quán)利要求1中的“活動(dòng)樁設(shè)有供鎖具插入的孔”相同或等同的技術(shù)特征，沒有落入涉案專利權(quán)的保護(hù)范圍。

　　又如在上海世博會(huì)法國(guó)館“高架立體建筑物”發(fā)明專利案[2]中，涉案專利的技術(shù)效果為依照專利技術(shù)方案建造的高架立體建筑物，能在單位建設(shè)用地面積上建設(shè)較多面積建筑、節(jié)約用地的同時(shí)，改善居住交流性和舒適度。而被告法國(guó)館建筑物內(nèi)的房間均設(shè)置在坡道的表面,而未延伸至坡道的四周空間，并不能實(shí)現(xiàn)上述技術(shù)效果或發(fā)明目的，故法國(guó)館建筑物的技術(shù)方案沒有落入保護(hù)范圍。因此，一審法院、二審法院均認(rèn)為被告侵權(quán)不成立。

　　以上可以看出說明書中記載的發(fā)明目的、技術(shù)效果在侵權(quán)訴訟中可能會(huì)成為對(duì)權(quán)利要求的范圍進(jìn)行限縮解釋的根據(jù)，或者說，權(quán)利要求要以能夠?qū)崿F(xiàn)說明書記載的技術(shù)效果的方式來進(jìn)行解釋。即便被控侵權(quán)的技術(shù)方案構(gòu)成字面侵權(quán)，但如果被控侵權(quán)的技術(shù)方案不能實(shí)現(xiàn)專利說明書中記載的技術(shù)目的或?qū)崿F(xiàn)其技術(shù)效果時(shí)，也可能不構(gòu)成侵權(quán)（例如權(quán)利要求上位過寬以至于不能實(shí)現(xiàn)其本來想要實(shí)現(xiàn)的技術(shù)效果）。

　　基于上述分析，我們可以看出，技術(shù)效果的撰寫不能過分夸大。事實(shí)上，在現(xiàn)行《專利法》、《專利法實(shí)施細(xì)則》、《專利審查指南》中并沒有對(duì)技術(shù)效果的撰寫做出強(qiáng)制性的規(guī)定，在說明書中不記載技術(shù)效果也不會(huì)構(gòu)成專利無效的理由。因此，某些情況下，完全可以少寫甚至不寫技術(shù)效果。那么，完全不撰寫技術(shù)效果是否會(huì)帶來不利影響呢？

　　二、技術(shù)效果描述不足或者不準(zhǔn)確可能導(dǎo)致專利難以授權(quán)

　　答案是肯定的，完全不撰寫技術(shù)效果或者技術(shù)效果描述不足有可能導(dǎo)致專利難以獲得授權(quán)。尤其對(duì)于以化學(xué)醫(yī)藥為代表的實(shí)驗(yàn)科學(xué)領(lǐng)域來說，發(fā)明技術(shù)效果的確認(rèn)有其鮮明的特色和不同于其他學(xué)科領(lǐng)域的難度。在化學(xué)醫(yī)藥領(lǐng)域，發(fā)明能否實(shí)施及可達(dá)到何種技術(shù)效果往往難以直接預(yù)測(cè)和判斷，也即發(fā)明技術(shù)效果的可預(yù)知性較差。如果沒有直接、完整而且準(zhǔn)確的記載很有可能導(dǎo)致專利無法獲得授權(quán)。

　　例如在日本斯倍利亞社股份有限公司與專利復(fù)審委員會(huì)行政裁決申訴案[3]中，最高人民法院認(rèn)為，涉案專利權(quán)利要求1與證據(jù)1的區(qū)別技術(shù)特征僅為Ni的含量不同。在此情況下，判斷本專利權(quán)利要求1是否具有創(chuàng)造性，則應(yīng)當(dāng)考慮該數(shù)值范圍與現(xiàn)有技術(shù)相比的技術(shù)效果是否產(chǎn)生了質(zhì)的變化，具有新的性能，或者產(chǎn)生了量的變化，超出人們的預(yù)期。但專利說明書第7頁(yè)附表所示試驗(yàn)數(shù)據(jù)不能證明權(quán)利要求1限定的Ni的含量范圍相較于證據(jù)1公開的技術(shù)方案在改善流動(dòng)性方面具有預(yù)料不到的技術(shù)效果，也不能說明焊料合金的伸長(zhǎng)率僅僅是由Ni的含量決定的，更不能確定或教導(dǎo)焊料合金中Ni的含量不同和伸長(zhǎng)率有何必然聯(lián)系，且涉案專利說明書中亦未記載附表中的伸長(zhǎng)率與熔融焊料合金的流動(dòng)性的線性關(guān)系。因此，本專利權(quán)利要求1對(duì)于Ni含量的選擇，是本領(lǐng)域技術(shù)人員通過有限的試驗(yàn)就可以得到的，并未取得意料不到的技術(shù)效果，其相對(duì)于證據(jù)1而言是顯而易見的，不具有創(chuàng)造性。

　　而且，根據(jù)2017年4月1日起施行[4]的《專利審查指南》新增的“3.5 關(guān)于補(bǔ)交的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)”一節(jié)[5]的規(guī)定：“對(duì)于申請(qǐng)日之后補(bǔ)交的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，審查員應(yīng)當(dāng)予以審查。補(bǔ)交實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)所證明的技術(shù)效果應(yīng)當(dāng)是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠從專利申請(qǐng)公開的內(nèi)容中得到的”。也就是說，如果某技術(shù)效果不能從申請(qǐng)公開的內(nèi)容中得到，則該補(bǔ)交的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)也不會(huì)被接受。這也是合理的，因?yàn)槿绻宦稍试S申請(qǐng)人憑借申請(qǐng)日后補(bǔ)充的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)證明其技術(shù)方案具備創(chuàng)造性從而獲得專利權(quán)，則有可能違背先申請(qǐng)制和“公開換保護(hù)”的原則。

　　此外，技術(shù)效果以及證明該技術(shù)效果的數(shù)據(jù)還需完整準(zhǔn)確，否則可能導(dǎo)致該技術(shù)效果不被采信進(jìn)而使得權(quán)利要求被認(rèn)定不具有創(chuàng)造性。例如，在申請(qǐng)?zhí)枮镃N201310151665.8發(fā)明專利申請(qǐng)的審查[6]中，合議組首先分析了構(gòu)成復(fù)合防腐劑的各個(gè)成分屬于現(xiàn)有技術(shù)，在本技術(shù)領(lǐng)域公知常識(shí)的教導(dǎo)下，本領(lǐng)域技術(shù)人員有能力通過簡(jiǎn)單的對(duì)比試驗(yàn)選擇防腐劑成分并確定其用量，并能夠預(yù)期其可獲得協(xié)同增效、降低用量等一般性效果。同時(shí)，合議組考察發(fā)現(xiàn)，該申請(qǐng)以及復(fù)審請(qǐng)求人另外申請(qǐng)的35件專利在活性成分不同、輔料以及用量也不完全相同的情況下，卻得出完全相同的實(shí)驗(yàn)結(jié)果。所述情況不符合實(shí)驗(yàn)科學(xué)的一般性規(guī)律，由此導(dǎo)致該申請(qǐng)說明書所提供的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的真實(shí)可信度降低，其所證明的技術(shù)效果不能被采信。因此，該申請(qǐng)的復(fù)合防腐劑所能達(dá)到的技術(shù)效果應(yīng)確定為本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)現(xiàn)有技術(shù)可預(yù)期的一般性效果。合議組在上述分析的基礎(chǔ)上，認(rèn)定該技術(shù)方案不具備創(chuàng)造性[7]。

　　三、對(duì)專利申請(qǐng)人/代理人的建議

　　綜合上述案例可以看出，技術(shù)效果的撰寫應(yīng)該準(zhǔn)確、有度。具體而言，建議可以從以下幾個(gè)方面把握。

　　1.所屬領(lǐng)域技術(shù)人員預(yù)料不到的技術(shù)效果為撰寫重點(diǎn)

　　技術(shù)效果可以包括說明書中聲稱的技術(shù)效果和/或本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)說明書記載的內(nèi)容和現(xiàn)有技術(shù)能夠推理得知的技術(shù)效果。

　　如果專利技術(shù)方案的技術(shù)效果屬于必須通過實(shí)驗(yàn)或者申請(qǐng)人的創(chuàng)造性勞動(dòng)才獲知的技術(shù)效果，即，本領(lǐng)域技術(shù)人員即使面對(duì)專利的技術(shù)方案也預(yù)料不到的技術(shù)效果，則該技術(shù)效果就應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)在說明書當(dāng)中，并輔以必要的證明數(shù)據(jù)?；瘜W(xué)、醫(yī)藥等領(lǐng)域的案件一般適用該情形。

　　如果專利技術(shù)方案的技術(shù)效果屬于后者，即本領(lǐng)域技術(shù)人員通過簡(jiǎn)單的推理就能夠獲知的技術(shù)效果，則這樣的技術(shù)效果就沒有必要記載在說明書當(dāng)中，尤其不宜作為整個(gè)發(fā)明的技術(shù)效果（一般位于發(fā)明內(nèi)容開始部分）來闡述。機(jī)械、電學(xué)等領(lǐng)域的案件一般適用該情形。對(duì)于這樣不記載或者少量記載技術(shù)效果的專利，務(wù)必保證技術(shù)方案本身的完整和準(zhǔn)確，尤其是關(guān)鍵特征的記載更是如此。在后續(xù)的授權(quán)、確權(quán)、侵權(quán)判定等環(huán)節(jié)中，可以通過推理來得出對(duì)應(yīng)的技術(shù)效果。

　　2.技術(shù)效果應(yīng)該盡量簡(jiǎn)要并分散

　　在撰寫時(shí)，應(yīng)該盡量將必須記載的技術(shù)效果簡(jiǎn)略而分散地布置到各個(gè)特征的對(duì)應(yīng)位置，而不應(yīng)將多個(gè)技術(shù)效果混合在一起并作為整個(gè)發(fā)明的技術(shù)效果，以減少技術(shù)效果對(duì)權(quán)利要求特征的限定范圍和可能性。這樣做即有利于授權(quán)、確權(quán)階段對(duì)特征作用的描述，也可以對(duì)等同原則造成最小的影響（僅影響某一具體特征）。

　　3.務(wù)必保證技術(shù)效果真實(shí)準(zhǔn)確

　　在專利申請(qǐng)過程中，不弄虛作假是底線要求，同時(shí)也不能為了獲得盡早的申請(qǐng)日而提交虛假的數(shù)據(jù)，否則即使專利獲得授權(quán)，也可能在后續(xù)的確權(quán)或侵權(quán)階段自食惡果，白白浪費(fèi)金錢、時(shí)間和精力。

　　總之，技術(shù)效果既不是越多越好也不是越少越好，應(yīng)根據(jù)不同領(lǐng)域不同情形采取不同撰寫方案，并應(yīng)當(dāng)盡量不在說明書中記載“多余的”技術(shù)效果，以免對(duì)保護(hù)范圍造成不必要的限定。

　　參考文獻(xiàn)：

　　[1]最高人民法院（2009）民申字第238號(hào)

　　[2]上海市高級(jí)人民法院（2010）滬高民三（知）終字第83號(hào)，2010年中國(guó)法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)10大案件

　　[3]最高人民法院（2014）知行字第84號(hào)

　　[4]《國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局關(guān)于修改〈專利審查指南〉的決定》（第七十四號(hào)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局令）

　　[5]審查指南第二部分第十章第3節(jié)

　　[6]第139494號(hào)復(fù)審決定書

　　[7]專利復(fù)審委員會(huì)2018【十大案件】評(píng)析含中藥成分的面膜系列復(fù)審請(qǐng)求案　技術(shù)效果的確認(rèn)對(duì)創(chuàng)造性評(píng)判的影響，http://www.sipo-reexam.gov.cn/alzx/fswxsdaj/21760.htm