文/集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 田磊

　　美國專利法屬于“判例法體系”，和我國專利實踐較為不同。其中，“限制性要求（Restriction Requirement）”是在處理美國專利申請過程中經(jīng)常遇到的一種審查意見。當一件申請中包含多組權(quán)利要求時，美國審查員經(jīng)常會針對權(quán)利要求書中的不同組的權(quán)利要求提出“限制性要求”。通過了解美國專利實踐，可以增加中國申請人在美國獲得專利權(quán)的可能性，另外還可以使我們在撰寫專利申請文件時就將美國專利實踐的特點考慮進去，從而使所獲得的美國專利權(quán)在后續(xù)維權(quán)、實施階段能夠得到更充分地保護和運用。

　　本文將從以下幾點對美國專利審查中限制性要求進行說明：

　　一、美國專利商標局的實踐

　　該限制性實踐基本上是為了確保每個申請（以及基于該申請的授權(quán)專利）僅限于一個發(fā)明。通常來講，如果美國專利商標局認為一個申請中包含了兩個或兩個以上的不同的或者獨立的發(fā)明，那么就會要求申請人選擇一個發(fā)明，其他的發(fā)明就會被限定，從而迫使申請人提交一個或多個分案申請以使得沒有被選中的發(fā)明得以繼續(xù)。這個程序不但減輕了審查員的工作量（審查員現(xiàn)在只需要對一個發(fā)明而非多個發(fā)明進行檢索），而且增加了美國專利商標局的收入（因為申請人被迫為多個尋求保護的發(fā)明提交一個以上的具有相同公開內(nèi)容的申請）。所以說限制性選擇是美國審查員比較鐘愛的工具。另外，在發(fā)出和維持限制性要求方面，美國專利商標局賦予了美國審查員很大的自由裁量權(quán)，對限制性要求進行反駁爭辯的成功率是非常低的。

　　二、答復(fù)限制性要求的一般建議

　　1.申請人必須做出選擇

　　不管是否決定進行反駁，申請人都必須進行選擇。如果沒有進行選擇，該答復(fù)將會被認為是非響應(yīng)性的，并且如果沒有進行及時的更正（也就是選擇），則可能會導(dǎo)致申請的放棄。

　　2.在大多數(shù)情況下建議進行反駁

　　盡管成功率很低，我們一般還是建議申請人應(yīng)當考慮進行反駁。這樣做的原因是為了保留向技術(shù)中心主管申訴以對限制性要求進行審查的權(quán)利。如果申請人不進行反駁，那么就相當于放棄了申訴權(quán)。

　　同時，申請人不必花費很多精力來準備對于限制性要求的反駁。原因在于，其一，從審查員的層面來看，不管申請人的反駁爭辯有多全面，由于他們在發(fā)出和維持限制性要求方面有很大的自由裁量權(quán)，這樣的爭辯都不足以使得該限制性要求被撤回；其二，考慮到反駁的真正目的（即上面討論的保留申訴權(quán)），采取簡短的反駁會更加的經(jīng)濟實用。僅當申請人真正想要與限制性要求進行抗爭時，才建議采用更加復(fù)雜的爭辯。

　　還需注意的是，在下面描述的發(fā)明限制性要求情況中，即使申請人提交了分案申請，也不建議對該限制性要求進行反駁。原因在于，這樣的反駁給了審查員對母案申請中的限制性要求進行撤回的借口。當母案申請中的限制性要求被撤回時，一個或多個分案的權(quán)利要求就可能會收到重復(fù)授權(quán)的限制，而針對該重復(fù)授權(quán)駁回，申請人可能需要提交期末放棄（terminal disclaimer，簡稱TD）。雖然這樣的期末放棄不太可能減短基于分案申請的授權(quán)專利的專利權(quán)期限，但該期末放棄卻會要求這兩個專利為共同所有，從而才能實施其專利權(quán)。這樣的要求限制了申請人專利權(quán)許可的能力和/或靈活性。

　　如果沒有對限制性要求進行反駁并且提交了分案申請，那么審查員就沒有理由對專利中的限制性要求進行撤回。隨后，法律禁止在分案申請中進行重復(fù)授權(quán)駁回，因此也就不能要求期末放棄并且申請人專利許可的能力和/或靈活性將不會受到限制。

　　在發(fā)明限制性要求的情況下，如果（例如，出于成本考慮）不準備提交分案申請，那么建議進行反駁。同樣的，在下面討論的種類限制性要求的情況下，只要存在一個概括式的權(quán)利要求能夠涵蓋所有的種類，那么也還是值得對該限制性要求進行反駁。如果該概括式的權(quán)利要求獲得批準，審查員將會對該獲批的概括式權(quán)利要求的所有從屬權(quán)利（包括未選的權(quán)利要求）要求進行審查（并且可能授權(quán)），因此避免了分案申請。

　　下面給出了用于對限制性要求進行常規(guī)答復(fù)的一個示例性反駁思路：

　　申請人認為，審查員可以在沒有嚴重負擔(dān)的情況下對整個申請進行檢索和審查，見專利審查程序手冊第803段（如果可以在沒有嚴重負擔(dān)的情況下對整個申請進行檢索和審查，那么審查員必須對申請進行實質(zhì)審查，即使該申請包含了獨立或者不同發(fā)明的權(quán)利要求）。在該具體的案件中，發(fā)明I和II類別相近，因此單次檢索就可以覆蓋這兩個發(fā)明，且不會給審查員帶來嚴重的負擔(dān)。因此申請人認為撤回限制性要求是合適的并且尊敬地請求審查員撤回該限制性要求。

　　3.不承認顯而易見性

　　應(yīng)當特別注意，申請人不要在答復(fù)中承認受制于限制性要求的發(fā)明互為顯而易見的變型。原因在于，這樣的承認將會允許審查員和法庭認為兩個發(fā)明都不具有專利性/無效，即使現(xiàn)有技術(shù)僅可用于其中的一個發(fā)明。

　　限制性要求主要存在兩種，即發(fā)明限制和種類（實施例）限制。

　　三、發(fā)明限制

　　發(fā)明限制通常涉及不同種類的發(fā)明，例如：

　　?裝置（例如焊接機器）機器使用方法（例如使用該焊接機器進行焊接的方法）；

　　?產(chǎn)品（例如樹脂）及其使用方法（例如使用該樹脂制造玩具的方法）；

　　?產(chǎn)品（例如樹脂）及其制造方法（例如用原油制造該樹脂的方法）；

　　?產(chǎn)品（例如塑料碗）及其制造裝置（例如用于制造塑料碗的注塑機）；

　　?子組合（例如背光源）及其組合（具有該背光源和液晶面板的LCD）等。

　　選擇其中哪個發(fā)明取決于申請人的專利保護需求、市場需求和競爭需求等，但如果申請人沒有特殊偏好或者暫時不能決定，我們建議選擇以下突出顯示的發(fā)明：

　　?產(chǎn)品及其使用方法；

　　?產(chǎn)品及其制造方法；

　　?子組合及其組合。

　　原因在于，一旦選擇的權(quán)利要求被批準，只要對應(yīng)的未選的權(quán)利要求包含了該被批準的所選權(quán)利要求中的所有限定，申請人就有潛在的機會將未選的發(fā)明的權(quán)利要求重新加入到申請中。

　　下面以一個示例進行說明：

　　1.對產(chǎn)品（例如樹脂）及其使用方法（例如使用樹脂制造玩具的方法）提出限制性要求。

　　2.申請人選擇產(chǎn)品（例如樹脂）。

　　3.權(quán)利要求如下所示：

　　（1）一種樹脂，所述樹脂由化學(xué)式F限定。

　　（2）根據(jù)權(quán)利要求1所述的樹脂，其中F包括金。

　?。?）一種用樹脂模塑玩具的方法，其中所述樹脂由化學(xué)式F限定。

　?。?）一種用樹脂模塑玩具的方法，其中所述樹脂由化學(xué)式F限定，并且其中F包括金。

　　4.權(quán)利要求1-2被選中，因為它們可以解讀為產(chǎn)品權(quán)利要求，權(quán)利要求3-4被撤回，因為它們指向未選方法。但是，申請人不應(yīng)該刪除權(quán)利要求3-4。

　　5.隨后，審查員駁回了權(quán)利要求1并且批準了權(quán)利要求2。

　　由于權(quán)利要求4包含了被批準的所選權(quán)利要求2的所有限定，該未選的權(quán)利要求4將會被重新加入到申請中，并且可能會被批準。

　　也即是，如果重新加入的權(quán)利要求具有適當?shù)谋Ｗo范圍，那么申請人將不再需要為未選發(fā)明尋求保護，從而為申請人省去了麻煩和費用。

　　四、答復(fù)種類（實施例）限制

　　種類限制通常涉及同一類別的不同實施例，下面以一個示例進行說明。

　　1.權(quán)利要求如下所示：

　　（1）一種裝置，包括A、B和C。

　　（2）根據(jù)權(quán)利要求1所述的裝置，其中C為C1或者C2.

　　（3）根據(jù)權(quán)利要求2所述的裝置，其中C為C1。

　?。?）根據(jù)權(quán)利要求2所述的裝置，其中C為C2。

　?。?）根據(jù)權(quán)利要求1所述的裝置，其中C為C3。

　　2.審查員在C1、C2、和C3之間進行限制。

　　3.申請人選擇了C1。這樣，權(quán)利要求1-3被選中，因為它們不要求C2或者C3，權(quán)利要求4-5位被選中并且被撤回。

　　4.權(quán)利要求1為概括式權(quán)利要求，因為其涵蓋了要求限制的所有種類（C1、C2、和C3）；權(quán)利要求2為連接權(quán)利要求，因為其涵蓋了要求限制的一些（不是所有）種類（C1和C2）。

　?、偃绻麢?quán)利要求1（概括式權(quán)利要求）獲得批準，那么所有未選擇的權(quán)利要求（即權(quán)利要求4-5）將會被重新加入，并且由于權(quán)利要求4-5包含了獲得批準的概括式權(quán)利要求1中的所有限定，因此權(quán)利要求4-5也可能獲得批準。

　?、谌绻麢?quán)利要求2（連接式權(quán)利要求）獲得批準，那么與權(quán)利要求2相連的未選的權(quán)利要求4將會被重新加入，并且由于權(quán)利要求4包含了獲批的連接權(quán)利要求2中的所有限定，因此權(quán)利要求4也可能獲得批準。

　　也即是，如果重新加入的權(quán)利要求具有適當?shù)谋Ｗo范圍，那么申請人將不再需要為未選的種類（發(fā)明）尋求保護，從而為申請人省去了麻煩和費用。所以，我們建議設(shè)法使得概括式權(quán)利要求或者連接權(quán)利要求獲得批準，從而降低專利成本。

　　五、總結(jié)

　　總而言之，在答復(fù)限制性要求時：

　　?申請人必須選擇列出的發(fā)明/種類中的一個

　　?建議申請人考慮進行反駁以保留申訴權(quán)

　　?不建議申請人在審查階段花費太多精力與限制性要求進行抗爭

　　?建議申請人選擇一個發(fā)明或者種類，而該發(fā)明或者種類能夠增加重新加入的可能性/保護范圍

　　?在種類限制的情況下，建議申請人嘗試使得概括式權(quán)利要求或者連接權(quán)利要求獲得批準

　　參考文獻

　　[1]美國專利法

　　[2]美國專利審查指南

　　[3]《US Patent Application Drafting and Prosecution Strategies》Benjamin J. Hauptman & Kien T. Le

　　[4]《淺析美國專利實踐中的限制性要求》 曹桓