文/集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 劉瑾

　　為了鼓勵(lì)發(fā)明創(chuàng)造的公開和實(shí)施，美國(guó)專利法規(guī)定了一些申請(qǐng)人在專利申請(qǐng)和審查過(guò)程中可以采用的救濟(jì)方式，其中比較有特色的一種就是37 CFR § 1.131 和 § 1.132（Title 37 - Code of Federal Regulations）規(guī)定的宣誓書。

　　§ 1.131 Affidavit or declaration of prior invention or to disqualify commonly owned patent or published application as prior art.

　　§ 1.132 Affidavits or declarations traversing rejections or objections.

　　宣誓書（affidavit）或宣言（declaration）是經(jīng)過(guò)驗(yàn)證的具簽名的聲明文件。宣誓書（affidavit），受偽證處罰規(guī)定制約；宣言（declaration），在公證人面前簽字并受到偽證處罰制約。除了簽名方式之外，宣誓書和宣言之間沒(méi)有真正的區(qū)別，其目的都是旨在反駁審查意見中拒絕（rejection）的事實(shí)依據(jù)。

　　131 v. 132 宣言

　　37 C.F.R. 1.131宣言僅適用于AIA之前的“舊規(guī)則”案件（pre-AIA），為了聲明在“現(xiàn)有技術(shù)”之前完成了本發(fā)明，即宣誓本發(fā)明的發(fā)明時(shí)間在相關(guān)活動(dòng)、專利和出版物之前。37 C.F.R.1.132宣言適用所有條款，提出任何其他證據(jù)。

　　37 C.F.R. 1.131宣言

　　37 C.F.R. 1.131宣言適用于針對(duì)先前的專利或出版物，對(duì)pre-AIA 35 U.S.C.§102(a)，102(e)或 102(g)條款下的現(xiàn)有技術(shù)有效，對(duì)102(g)條款下的拒絕無(wú)效，也就是說(shuō)，僅適用于2013年3月16日之前的申請(qǐng)。

　　37 C.F.R. 1.131宣言必須得到一些證據(jù)的支持，用足夠的事實(shí)證據(jù)證實(shí)在參考日期之前實(shí)際進(jìn)行了發(fā)明實(shí)踐，或在參考日期之前構(gòu)思并實(shí)際進(jìn)行了發(fā)明實(shí)踐，有初步顯示就足夠了。37 C.F.R. 1.131宣言一般需要在駁回（final action）之前提供，如果是根據(jù)37 CFR 1.102的加快檢查，則需要在第一審查意見之前提交，或提交加快審查請(qǐng)求后的一個(gè)月內(nèi)提交。如果在駁回后提交，必須說(shuō)明延遲原因，如果不被接受，則考慮提交RCE以使審查員考慮宣言中的內(nèi)容。

　　在先發(fā)明一般有兩種情況

　　1）實(shí)踐（Actual reduction to practice）

　　所提供的證據(jù)必須表明先進(jìn)行了實(shí)踐，不需要單獨(dú)的完成發(fā)明構(gòu)思的證據(jù)，并且刪除無(wú)關(guān)信息，隨宣言附上證據(jù)。申請(qǐng)人有責(zé)任解釋證據(jù)的含義及其針對(duì)性，對(duì)其中固有的（inherent）明確的證據(jù)則無(wú)需解釋。

　　宣言可以采用如下格式：

　　I am the inventor of the above referenced patent application

　　Prior to (the prior art document's effective date), I completed my invention as described and claimed in the subject application as evidenced by the following:

　　–Each of the compounds were made and tested prior to (the prior art document‘s effective date)

　　–Each of the attached Exhibits have been redacted

　　The statements made herein are true and that Declarant understands penalty for making willful false statements

　　Signed by Declarant

　　2）構(gòu)思并付出努力（Conception plus Diligence），即完成發(fā)明構(gòu)思并做好實(shí)踐準(zhǔn)備，但實(shí)踐日期在參考文件后。

　　構(gòu)思（Conception），創(chuàng)造性活動(dòng)的精神部分，必須得到有形證據(jù)的支持。構(gòu)思需要發(fā)生在美國(guó)、NAFTA國(guó)家（1993年12月8日之后）或WTO國(guó)家（1996年1月1日之后）。顯示構(gòu)思的有形證據(jù)包括，例如：構(gòu)圖、研究計(jì)劃、向其他人討論等。

　　努力（Diligence），必須證實(shí)在關(guān)鍵時(shí)期付出的努力，即，顯示從參考公布日期之前就開始的持續(xù)活動(dòng)，直至：實(shí)際上的實(shí)踐或提交申請(qǐng)。該規(guī)定要求的是，實(shí)踐前的持續(xù)努力是旨在實(shí)踐所要求保護(hù)的發(fā)明或該發(fā)明的明顯變體，中斷必須有合理原因才能被免責(zé)，發(fā)明人為這些活動(dòng)負(fù)責(zé)。

　　如何用宣言克服102 rejection

　　1）如果宣言內(nèi)容與參考文件和被拒絕的權(quán)利要求相適應(yīng)，例如，它陳述了參考文件中所述的所有特征，則參考文件將不被認(rèn)為是現(xiàn)有技術(shù)。

　　2）如果宣言內(nèi)容與被拒絕的權(quán)利要求相適應(yīng)，但未被參考文件公開，則擁有一個(gè)實(shí)施例可能使申請(qǐng)人有權(quán)在現(xiàn)有技術(shù)允許的范圍內(nèi)建立權(quán)利要求。

　　3）如果宣言內(nèi)容與被拒絕的權(quán)利要求或參考文件不相適應(yīng)，但如果被拒絕的權(quán)利要求所包含的內(nèi)容對(duì)于宣言內(nèi)容是顯而易見的，則參考文件將不被認(rèn)為是現(xiàn)有技術(shù)。

　　如何用宣言克服103 rejection

　　如果基于103條的拒絕是102（a）或102（e）定義下的現(xiàn)有技術(shù)，則可能通過(guò)131宣言來(lái)克服，前提是，宣言內(nèi)容與被拒絕的權(quán)利要求內(nèi)容相適應(yīng)。

　　如何用宣言克服102/103 rejection

　　如果基于102或103條的拒絕是102（a）或102（e）定義下的現(xiàn)有技術(shù)，則可以通過(guò)提前披露參考文件中的相關(guān)內(nèi)容來(lái)克服，而不需要考慮要求保護(hù)的發(fā)明本身。

　　37 C.F.R. 1.132宣言

　　可以表明§102（a）或§102（e）引用的文獻(xiàn)歸屬于申請(qǐng)人（pre-AIA），用于提供證據(jù)以支持所要求保護(hù)的發(fā)明的可專利性，例如：

　　反駁§112拒絕，

　　反駁§103拒絕，

　　反駁§102拒絕（反駁現(xiàn)有技術(shù)公開內(nèi)容的內(nèi)在性的主張），或

　　反駁§101拒絕。

　　歸屬于申請(qǐng)人（Attributing Reference to Applicant）

　　§102（a）或§102（e）要求“另一個(gè)人（another）”的知識(shí)、文件或活動(dòng)，用于在出版物作者與申請(qǐng)的發(fā)明人不同的情況，此時(shí)可以提交132宣言，以確定引用的參考內(nèi)容是申請(qǐng)人自己的工作。除非是法定條款，否則基于出版物的拒絕可以通過(guò)表明其由申請(qǐng)人本人或他/她的授權(quán)來(lái)克服。

　　對(duì)于發(fā)明人作為共同作者的出版物，其他共同作者可以放棄作為發(fā)明人的權(quán)利（disclaim inventorship）；或者，發(fā)明人可以執(zhí)行宣告，他/她是所述發(fā)明的發(fā)明者，而出版物的共同作者不是實(shí)際作者，此時(shí)必須提供合理的證據(jù)支持申請(qǐng)人的立場(chǎng)（reasonable showing supporting the basis for the applicant’s position）。

　　如果該參考文獻(xiàn)是具有與該申請(qǐng)相同的發(fā)明人的專利，具有共同發(fā)明人但不具有完全相同發(fā)明人的在先專利是“另一個(gè)”§102（e）所定義的現(xiàn)有技術(shù)，發(fā)明人可以提交一份宣言，表明審查員所依賴的相關(guān)部分是由發(fā)明人做出的。

　　132宣言的作用在于，提交證據(jù)以支持申請(qǐng)人的論點(diǎn)，例如有爭(zhēng)議的事實(shí)、推論或命題，要達(dá)到證明目的，§132宣言證據(jù)必須：與爭(zhēng)議的問(wèn)題密切相關(guān)，傾向于引入對(duì)有爭(zhēng)議的觀點(diǎn)有利的可能性或事實(shí)。例如，為了克服顯而易見性，a）可以攻擊參考文獻(xiàn)，如提出對(duì)參考文獻(xiàn)的特定解釋，顯示參考文獻(xiàn)無(wú)關(guān)緊要，顯示參考文獻(xiàn)不可操作；b）提供對(duì)比數(shù)據(jù)，對(duì)要求保護(hù)的發(fā)明和最接近的現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行的測(cè)試并提供測(cè)試結(jié)果；c）顯示商業(yè)成功，在市場(chǎng)上廣泛接受，有關(guān)廣告和品牌的識(shí)別度信息；d）顯示發(fā)明滿足了長(zhǎng)期的需求。

　　132宣言還可用于提出證據(jù)來(lái)反駁基于不充分披露的拒絕或反對(duì)主張（rejection or objection），例如，建立該領(lǐng)域的知識(shí)水平，反駁關(guān)于過(guò)度實(shí)驗(yàn)（undue experimentation）的主張。

　　37 C.F.R. 1.130宣言

　　在新規(guī)定下（post AIA），131宣言將逐漸失效，132宣言仍將使用，更多是針對(duì)先前公布/寬限期的130聲明。

　　§ 1.130 Affidavit or declaration of attribution or prior public disclosure under the Leahy-Smith America Invents Act.

　　130宣言涵蓋在先公布，僅適用于2013年3月16日當(dāng)天或之后提交的申請(qǐng)，用于確定一年寬限期的權(quán)利，例如，通過(guò)證明本公開是由發(fā)明人做出的，或者公開的主題是從發(fā)明人那里獲得的，從而取消其作為現(xiàn)有技術(shù)的公開的資格；或，通過(guò)確定所披露的主題在披露之前或在此類主題有效提交之前已經(jīng)被發(fā)明人或其他直接或間接獲得主題的人公開披露，取消被披露內(nèi)容作為現(xiàn)有技術(shù)的資格。