文/集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 朱剛琴

　　關(guān)鍵詞：境外，商標(biāo)，維權(quán)，知名度延伸

　　眾所周知，商標(biāo)權(quán)具有地域性。因而，從事國際貿(mào)易的企業(yè)，跨地域注冊商標(biāo)是獲得商標(biāo)權(quán)境外保護必經(jīng)的途徑。然而，在品牌設(shè)立之初，國內(nèi)企業(yè)即意識到自己應(yīng)當(dāng)及時在境外注冊商標(biāo)以保護商標(biāo)權(quán)的尚為少數(shù)。

　　遇到商標(biāo)在境外被搶注時，出于兩方面原因，國內(nèi)商標(biāo)權(quán)人維權(quán)往往出現(xiàn)困境：一方面，國內(nèi)商標(biāo)權(quán)人較多未及時在境外注冊商標(biāo)，導(dǎo)致在采取措施反對搶注商標(biāo)注冊時，國內(nèi)商標(biāo)權(quán)人無法提供己方權(quán)利在先的充分證明；另一方面，雖然通過當(dāng)今發(fā)達的線上線下信息傳播渠道，推測搶注人很容易了解國內(nèi)商標(biāo)權(quán)人品牌的存在，但國內(nèi)商標(biāo)權(quán)人卻大多并無直接證據(jù)，能夠證明搶注人曾與自己存在過直接的商業(yè)往來關(guān)系。事實上，較多搶注人雖然確實知曉國內(nèi)商標(biāo)權(quán)人的存在，但與被搶注人并不存在直接商業(yè)往來關(guān)系，或是有意隱藏與搶注人存在商業(yè)往來關(guān)系的痕跡。在此情形下，較多國內(nèi)商標(biāo)權(quán)人不禁提出疑問：如果明明己方的商標(biāo)在國內(nèi)及境外具有一定的知名度，但無法提供商標(biāo)在境外先使用或注冊證據(jù)的，對于被搶注商標(biāo)就只能一籌莫展嗎？

　　針對此疑問，筆者就一則案例，談?wù)勚妊由煸诮鉀Q該類維權(quán)困境中所能起到的一定幫助：

　　2006年12月8日，自然人個人HON MAN CHING在香港第18類皮革制品和第25類服裝等商品上申請注冊“恒源祥+圖形”商標(biāo)（被異議商標(biāo)標(biāo)樣：）。2007年，國內(nèi)企業(yè)恒源祥（集團）有限公司（以下簡稱“異議人”）發(fā)現(xiàn)該商標(biāo)注冊申請后，對該商標(biāo)申請?zhí)崞鹆水愖h。然而異議中，通過異議人提供的證據(jù)能明顯看出，異議人對“恒源祥”商標(biāo)在先使用和注冊均僅為中國大陸地區(qū)，在中國香港地區(qū)并無直接的商業(yè)使用存在。異議人羅列的異議理由主要為：該搶注商標(biāo)的注 冊違反香港《商標(biāo)條例》第11條第5款第2項商標(biāo)惡意注冊條款、第12條第4款異議人享有相同/類似商品上的在先相同/近似商標(biāo)權(quán)條款，以及第12條第5款第1項異議人享有該未注冊商標(biāo)在先使用權(quán)利條款。在異議陳述中，異議人詳細(xì)闡述了其商標(biāo)創(chuàng)意來源，商標(biāo)申請人惡意抄襲多件異議人商標(biāo)的情形，以及其在大陸地區(qū)的大量使用，同時通過提供香港大陸兩岸人員大量流通的大數(shù)據(jù)，爭取證明其商標(biāo)在大陸地區(qū)的較高知名度已經(jīng)延伸至香港地區(qū)，因而推定申請人的注冊申請明顯具有惡意的事實。

　　香港官方裁定觀點為：被異議商標(biāo)設(shè)計具有高度的獨特性，第三方不太可能巧合設(shè)計該相同商標(biāo)；認(rèn)可異議人商標(biāo)知名度顯然延伸至香港的觀點，結(jié)合前述全部情形推定申請人該香港商標(biāo)注冊申請具有明顯惡意，違反《商標(biāo)條例》第11條第5款第2項惡意注冊商標(biāo)不得核準(zhǔn)注冊的規(guī)定。最終，該商標(biāo)申請被香港官方裁定不予核準(zhǔn)注冊。

　　在該裁定中，官方結(jié)合異議人羅列的多項事實支持知名度延伸（英文為spill-over reputation）的觀點，從而推定申請人具有“惡意”的做法，對異議人最終爭取勝訴起到了關(guān)鍵的幫助作用。這則案例，對大陸企業(yè)在境外維權(quán)能夠起到指導(dǎo)范例效果。事實上，境外維權(quán)中，上述異議人未在被搶注地在先使用或注冊商標(biāo)、但商標(biāo)在大陸或境外其他區(qū)域具有較高知名度的情形是中國較多民族企業(yè)一樣遇到的問題。但在維權(quán)中，是否所有的商標(biāo)都能輕易通過這種申請認(rèn)定知名度延伸的方式得到官方的支持呢？從以上案例來看，顯然推動官方支持這種知名度延伸的結(jié)論并非輕而易舉能做到的。筆者根據(jù)該案，總結(jié)能夠爭取官方支持知名度延伸觀點的幾個必要條件如下：

　　1、商標(biāo)設(shè)計應(yīng)當(dāng)具有較高顯著性，即，企業(yè)設(shè)計商標(biāo)之初應(yīng)當(dāng)著重考慮使其具備高度獨特性，將存在巧合重復(fù)設(shè)計的概率盡可能降至最低點。若是針對對商品/服務(wù)的功能、性質(zhì)具有一定描述性、因而設(shè)計重合可能性大的的弱顯著性商標(biāo)，這種商標(biāo)申請認(rèn)定跨境知名度延伸的難度指數(shù)自然也將成倍增加。從筆者接觸的國內(nèi)較多企業(yè)傾向于設(shè)計例如“TV”系列、“NEW”系列、“l(fā)egend”系列商標(biāo)的情形來看，顯然國內(nèi)企業(yè)提升品牌設(shè)計獨特性意識的任務(wù)仍然任重道遠(yuǎn)。

　　2、申請人能夠舉證證明知名度延伸的大概率發(fā)生事實，例如申請人在相關(guān)領(lǐng)域跨境的長期大量品牌宣傳，品牌特定區(qū)域具有較高知名度，存在相關(guān)跨境人員大量流通、廣告信息大量傳播等相關(guān)明細(xì)的大數(shù)據(jù)，或是搶注地消費者知曉被搶注人商標(biāo)的問卷調(diào)查數(shù)據(jù)等。

　　3、搶注人確實可能知曉搶注商標(biāo)存在，并存在抄襲惡意的相關(guān)事實情形：例如搶注人為同行業(yè)企業(yè)、參加過相應(yīng)跨境展會等宣傳、存在其他惡意抄襲的在先案例等情形。

　　在境外商標(biāo)維權(quán)個例中，雖然對于最終支持知名度延伸的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，各國官方存在一定程度上的自由裁量權(quán)，但在證據(jù)充分的情形下，通過知名度延伸的認(rèn)定，最終達到爭取官方判定搶注人惡意、從而得以阻止搶注商標(biāo)注冊的可行性是存在的。目前筆者接觸的案例中，除香港較多案例外，印度迪士尼（DISNEY），加拿大帕爾瑪火腿（PROSCIUTTO DI PARMA）等諸多案例體現(xiàn)了較多國家官方在證據(jù)充分的前提下認(rèn)可知名度延伸的態(tài)度。這一點，不失為中國企業(yè)在境外商標(biāo)維權(quán)中可以運用的利器之一。