文/集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 趙曉榮

　　摘要：

　　美國臨時(shí)申請是美國特有的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)制度，避免發(fā)明人受到先發(fā)明制影響，在提出正式專利申請之前，提出臨時(shí)專利申請。臨時(shí)專利申請僅需要提交說明書和附圖，不需要提交權(quán)利要求書。而且在提交臨時(shí)申請后12個(gè)月內(nèi)可以要求臨時(shí)申請的優(yōu)先權(quán)的形式提交正式專利申請。實(shí)質(zhì)上，美國臨時(shí)申請的效力類似中國國內(nèi)優(yōu)先權(quán)的在先申請。兩者最大的區(qū)別是，在中國作為國內(nèi)優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的在先申請需要提交正式的專利申請文件，需要包括權(quán)利要求書。

　　一、臨時(shí)申請規(guī)定：

　　臨時(shí)申請為申請人確立了一個(gè)優(yōu)先權(quán)，其保護(hù)期限是一年，在此期限和保護(hù)范圍內(nèi)，只有該臨時(shí)專利的申請人可以提出有關(guān)專利申請。但是，專利申請以臨時(shí)申請的方式提出后，必須在12個(gè)月內(nèi)正式向美國專利商標(biāo)局提交轉(zhuǎn)換請求書，將“臨時(shí)專利申請”轉(zhuǎn)為正式專利申請，否則臨時(shí)專利申請將在1年后自動(dòng)失效。正式專利申請的內(nèi)容應(yīng)包含臨時(shí)專利申請的內(nèi)容和經(jīng)修改后的內(nèi)容。臨時(shí)申請一般不公開也不進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查。當(dāng)在后申請的正式專利申請公開時(shí)，才將作為在先申請的臨時(shí)申請公開。

　　二、國內(nèi)優(yōu)先權(quán)規(guī)定：

　　申請人就相同主題的發(fā)明或者實(shí)用新型在中國第一次提出專利申請之日起12個(gè)月內(nèi)，又以該發(fā)明專利申請為基礎(chǔ)向?qū)＠痔岢霭l(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠暾埖模蛘哂忠栽搶?shí)用新型專利申請為基礎(chǔ)向?qū)＠痔峤粚?shí)用新型或發(fā)明專利申請的，可以享有優(yōu)先權(quán)。

　　三、筆者結(jié)合工作中遇到的實(shí)際情況，淺談中國申請人如何有效使用美國臨時(shí)申請或中國國內(nèi)優(yōu)先權(quán)。

　　1）第一種情況：

　　國內(nèi)申請人可以通過向美國專利商標(biāo)局提交臨時(shí)申請，然后在12個(gè)月內(nèi)要求其優(yōu)先權(quán)向中國專利局提交在后申請。

　　具體地，發(fā)明人向美國專利商標(biāo)局提交臨時(shí)申請，然后發(fā)明人將美國臨時(shí)申請進(jìn)行優(yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓后的申請人可以要求美國臨時(shí)申請的優(yōu)先權(quán)，向中國專利局提交正式的專利申請。該優(yōu)先權(quán)相當(dāng)于要求國外優(yōu)先權(quán)。

　　需要注意的是，美國臨時(shí)申請與在后正式專利申請要求必須有至少一名共同的發(fā)明人。筆者認(rèn)為為了后期避免不必要的糾紛，在中國要求臨時(shí)申請優(yōu)先權(quán)時(shí)，在后申請的發(fā)明人之一最好是美國臨時(shí)申請的發(fā)明人。即優(yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)讓直接是由臨時(shí)申請的發(fā)明人進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。

　　例如，中國很多企業(yè)在美國設(shè)有分部，即在美國分部具有技術(shù)人員，美國的技術(shù)人員通常比較了解美國的專利法，因此為了獲得盡早的申請日，可以將新研發(fā)的技術(shù)但可能還沒太成熟時(shí)就向美國專利商標(biāo)局提交臨時(shí)申請，然后在12個(gè)月內(nèi)中國企業(yè)再要求臨時(shí)申請的優(yōu)先權(quán)向中國專利局提交正式的在后申請。這樣，可以充分利用12個(gè)月的時(shí)間進(jìn)行方案的完善以及申請文件的撰寫。

　　以上是中國企業(yè)直接利用美國臨時(shí)申請的示例，下面介紹中國企業(yè)效仿臨時(shí)申請。

　　2）第二種情況：

　　大家普遍認(rèn)為美國臨時(shí)申請比中國國內(nèi)優(yōu)先權(quán)更有利，中國如果有臨時(shí)申請的政策將更便于申請人對于其技術(shù)進(jìn)行專利保護(hù)。這是由于臨時(shí)申請的費(fèi)用低，而且不必提交權(quán)利要求書，僅提交說明書和附圖。相當(dāng)于提交國內(nèi)的技術(shù)交底書，即發(fā)明人可以完成臨時(shí)申請的申請文件，并不需要委托專利代理公司的專利代理人撰寫正式的申請文件。其實(shí)，中國企業(yè)也可以在國內(nèi)效仿使用美國的臨時(shí)申請。下面說明如何操作。

　　首先，國內(nèi)申請人直接向中國專利局提交由發(fā)明人來完成撰寫的專利申請文件（記為在先申請A），其實(shí)在先申請A的說明書與技術(shù)交底書差別不大，可以將技術(shù)交底書的內(nèi)容套在專利申請文件的說明書模板內(nèi)。至于要求撰寫水平較高的權(quán)利要求書，可以僅寫少數(shù)幾項(xiàng)，例如僅寫1項(xiàng)或2項(xiàng)，而權(quán)利要求1僅寫發(fā)明點(diǎn)的技術(shù)方案。這樣就不必在申請文件的撰寫上耗費(fèi)大量時(shí)間，唯一較美國臨時(shí)申請成本高的是需要繳納一件正式專利申請的申請費(fèi)，但是可以選擇不提提前公開也不提實(shí)質(zhì)審查。

　　然后，國內(nèi)申請人可以要求該在先申請A的優(yōu)先權(quán)申請PCT，當(dāng)然PCT的申請文件需要委托專利代理公司的專業(yè)代理人進(jìn)行專業(yè)的權(quán)利要求布局。

　　最后，國內(nèi)申請人指定該P(yáng)CT再進(jìn)入中國。由于要求在先申請A優(yōu)先權(quán)的是PCT，因此，在先申請A在中國不會(huì)被視為自動(dòng)撤回。當(dāng)PCT進(jìn)入中國國家階段時(shí)，在先申請A與PCT的申請日相同，因此在先申請A不會(huì)作為現(xiàn)有技術(shù)來評價(jià)PCT的新穎性和創(chuàng)造性。

　　但是，在先申請A的權(quán)利要求書與PCT的權(quán)利要求書可能存在相同保護(hù)范圍的技術(shù)方案，例如，在先申請A的獨(dú)立權(quán)利要求可能與PCT的某一項(xiàng)從屬權(quán)利要求的技術(shù)方案相同，如果中國專利局對在先申請A和PCT均授權(quán)，將出現(xiàn)同一技術(shù)方案重復(fù)授權(quán)的問題。因此，為了避免重復(fù)授權(quán)，申請人在撰寫在先申請A的權(quán)利要求書時(shí)，需要考慮后續(xù)重復(fù)授權(quán)的問題。

　　另外，為了使PCT能夠要求到在先申請A的申請日，應(yīng)盡量將技術(shù)方案全面記載在在先申請A的申請文件中，避免PCT的部分方案要求不到在先申請A的優(yōu)先權(quán)。

　　綜上所述，中國企業(yè)也可以充分利用美國的臨時(shí)申請或者利用國內(nèi)優(yōu)先權(quán)的制度效仿美國的臨時(shí)申請。但是，具體操作時(shí)需要慎重考慮，辯證地看待任何策略，大部分情況下，有利的政策都有深層的弊端，是一把雙刃劍，盡量使其利大于弊，以便于為申請人帶來最大的益處。

　　以上僅是筆者個(gè)人意見，歡迎大家討論指正。