文/集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 田慧

　　案情介紹：

　　第13210295號(hào)“ ”商標(biāo)（以下簡稱“爭議商標(biāo)”）由蘇州愛有機(jī)商貿(mào)有限公司（以下簡稱“被申請(qǐng)人”）于2013年9月9日申請(qǐng)，指定使用在第3類洗發(fā)液; 護(hù)發(fā)素; 洗面奶; 美容面膜; 染發(fā)劑; 化妝品; 化妝用雪花膏; 帶香味的水; 防皺霜; 牙膏商品上。2015年3月13日，易凱生物有機(jī)產(chǎn)品公司（EKIBIO，原名歐洲有機(jī)天然優(yōu)龍納特公司EURO-NAT，以下簡稱“申請(qǐng)人”）對(duì)其提出異議。商標(biāo)局經(jīng)審理后做出準(zhǔn)予注冊(cè)的決定，爭議商標(biāo)于2016年10月6日注冊(cè)公告。申請(qǐng)人隨后向商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)（以下簡稱“商評(píng)委”）提交無效宣告請(qǐng)求。主要無效理由為：爭議商標(biāo)是對(duì)申請(qǐng)人在先使用并有一定影響的商標(biāo)的搶注。被申請(qǐng)人與申請(qǐng)人在磋商代理事宜的過程中，搶注了申請(qǐng)人的“DOUCE NATURE”商標(biāo)，其行為已構(gòu)成《商標(biāo)法》第十五條第一款所指情形。被申請(qǐng)人與申請(qǐng)人存在業(yè)務(wù)往來關(guān)系，其應(yīng)當(dāng)知曉申請(qǐng)人“DOUCE NATURE”商標(biāo)的存在，其在相同或類似商品上申請(qǐng)注冊(cè)爭議商標(biāo)的行為違反了《商標(biāo)法》第十五條第二款的規(guī)定。爭議商標(biāo)損害了申請(qǐng)人的著作權(quán)。爭議商標(biāo)的注冊(cè)和使用會(huì)欺騙、誤導(dǎo)消費(fèi)者，損害消費(fèi)者的利益。除爭議商標(biāo)外，被申請(qǐng)人在第3類商品上申請(qǐng)注冊(cè)了多個(gè)與他人知名商標(biāo)近似的商標(biāo)，被申請(qǐng)人的行為違反了誠實(shí)信用原則，擾亂了商標(biāo)注冊(cè)和管理秩序。

　　商評(píng)委經(jīng)審理認(rèn)為：

　　被申請(qǐng)人通過電子郵件向申請(qǐng)人表達(dá)了希望雙方達(dá)成商業(yè)合作，代理銷售申請(qǐng)人的“DOUCE NATURE”產(chǎn)品的想法，其通過上述商業(yè)行為被申請(qǐng)人明確可以知悉申請(qǐng)人“DOUCE NATURE”商標(biāo)的存在，其未經(jīng)申請(qǐng)人授權(quán)，擅自在類似商品上將申請(qǐng)人具有獨(dú)創(chuàng)性的商標(biāo)在國內(nèi)進(jìn)行注冊(cè)，該行為的主客觀方面與代理人搶注被代理人的商標(biāo)并無二至。首先：雙方當(dāng)事人希望達(dá)成基于某類商品的合作關(guān)系；其次，定做或經(jīng)銷的一方通過合作能夠知曉對(duì)方的商標(biāo)；最后，雙方彼此負(fù)有基于誠實(shí)信用原則而產(chǎn)生的隨附義務(wù)，如尊重并保護(hù)對(duì)方知識(shí)產(chǎn)權(quán)的義務(wù)。由此可見，本案在法律特征及價(jià)值判斷上與《商標(biāo)法》第十五條第一款所涉情形具有相似性，基于同樣事件應(yīng)為相同處理之原則，本案應(yīng)類推使用第十五條第一款，對(duì)爭議商標(biāo)予以無效宣告。但申請(qǐng)人提交的證據(jù)或萬余爭議商標(biāo)申請(qǐng)日，或系在國外使用的證據(jù)，均不能證明在爭議商標(biāo)申請(qǐng)日之前，其已經(jīng)在化妝品等商品上實(shí)際使用了“DOUCE NATURE”商標(biāo)，故申請(qǐng)人請(qǐng)求依據(jù)《商標(biāo)法》第十五條第二款的規(guī)定宣告爭議商標(biāo)無效的主張不能成立。關(guān)于申請(qǐng)人的其他主張，商評(píng)委未予支持。

　　案例評(píng)析：

　　在爭議商標(biāo)申請(qǐng)日（2013年9月9日）之前6天，即2013年9月3日，被申請(qǐng)人向申請(qǐng)人發(fā)送了電子郵件，希望雙方達(dá)成商業(yè)合作，通過被申請(qǐng)人網(wǎng)站www.5iyouji.com，銷售申請(qǐng)人的有機(jī)產(chǎn)品。同日，申請(qǐng)人回復(fù)了被申請(qǐng)人的郵件，稱其需要做進(jìn)一步的考察，才能決定是否進(jìn)行合作。2013年9月4日，被申請(qǐng)人在郵件中稱，其需要“DOUCE NATURE”品牌的洗發(fā)液、沐浴液商品。此事實(shí)是本案決定做出的重要依據(jù)。

　　我國《商標(biāo)法》第十五條第一款規(guī)定“未經(jīng)授權(quán)，代理人或者代表人以自己的名義將被代理人或被代表人的商標(biāo)進(jìn)行注冊(cè)，被代理人或被代表人提出異議的，不予注冊(cè)并禁止使用。”

　　《商標(biāo)法》第十五條第二款規(guī)定“就同一種商品或者類似商品申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)與他人在先使用的未注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似，申請(qǐng)人與該他人具有前款規(guī)定以外的合同、業(yè)務(wù)往來關(guān)系或者其他關(guān)系而明知該他人商標(biāo)存在，該他人提出異議的，不予注冊(cè)?！?/p>

　　上述兩款法條中，最大的區(qū)別在于前者明確禁止的是代理、代表關(guān)系中代理人、代表人對(duì)被代理人、被代表人商標(biāo)的搶注；而后者所禁止的是在代理、代表關(guān)系以外的特定關(guān)系人搶注他人在先使用商標(biāo)的行為。

　　在實(shí)際操作中，具體是應(yīng)當(dāng)適用此條第一款還是第二款，首先熟悉兩條款的適用要件。《商標(biāo)審查標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)此做出了闡述：

　　認(rèn)定代理人或者代表人未經(jīng)授權(quán)，擅自注冊(cè)被代理人或者被代表人商標(biāo)的行為，須符合下列要件：（1）系爭商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)人是商標(biāo)所有人的代理人或者代表人；（2）系爭商標(biāo)指定使用在與被代理人、被代表人的商標(biāo)相同或者類似的商品/服務(wù)上； （3）系爭商標(biāo)與被代理人、被代表人的商標(biāo)相同或者近似； （4）代理人或者代表人不能證明其申請(qǐng)注冊(cè)行為已取得被代理人或者被代表人的授權(quán)。

　　認(rèn)定特定關(guān)系人搶注他人在先使用商標(biāo)須符合下列要件： （1）他人商標(biāo)在系爭商標(biāo)申請(qǐng)之前已經(jīng)使用；（2）系爭商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)人與商標(biāo)在先使用人存在合同、業(yè)務(wù)往來關(guān)系或者其他關(guān)系，因該特定關(guān)系注冊(cè)申請(qǐng)人明知他人商標(biāo)的存在； （3）系爭商標(biāo)指定使用在與他人在先使用商標(biāo)相同或者類似的商品/服務(wù)上；（4）系爭商標(biāo)與他人在先使用商標(biāo)相同或者近似。

　　通過以上對(duì)比可以發(fā)現(xiàn)：特定關(guān)系人搶注的首要條件即為在先使用。有別于《商標(biāo)法》第三十二條的在先使用，此條款中，在先使用人僅需證明其商標(biāo)在系爭商標(biāo)申請(qǐng)日前，已經(jīng)在中國市場使用，無需證明商標(biāo)通過使用具有了一定影響。在先使用既包括在實(shí)際銷售的商品、提供的服務(wù)上使用商標(biāo)，也包括對(duì)商標(biāo)進(jìn)行的推廣宣傳。本條所指在先使用還包括為標(biāo)有系爭商標(biāo)的商品/服務(wù)投入中國市場而進(jìn)行的實(shí)際準(zhǔn)備活動(dòng)。而代理人或代表人搶注并不要求證明被代理人或被代表人商標(biāo)在中國市場的在先使用，其最為重要的是要證明代理或代表關(guān)系。

　　代理人或者代表人未經(jīng)授權(quán)，擅自注冊(cè)被代理人或者被代表人商標(biāo)的情況時(shí)有發(fā)生，此類行為違反了誠實(shí)信用原則，侵害了被代理人、被代表人或者利害關(guān)系人的合法權(quán)益，屬于惡意搶注的行為之一。本案中，被申請(qǐng)人在與申請(qǐng)人郵件溝通尋求代理合作關(guān)系之后的6天就申請(qǐng)注冊(cè)了爭議商標(biāo)。顯然，雙方之間并未形成正式的代理或代表關(guān)系。商評(píng)委認(rèn)為此種主動(dòng)尋求代理合作的行為，盡管并無正式的代理、代表關(guān)系的確立，其主客觀要素與代理人搶注被代理人的商標(biāo)并無二至，進(jìn)而認(rèn)定本案在法律特征及價(jià)值判斷上與《商標(biāo)法》第十五條第一款所涉情形具有相似性，基于同樣事件應(yīng)為相同處理之原則，類推使用《商標(biāo)法》第十五條第一款，對(duì)爭議商標(biāo)予以無效宣告。本案不僅對(duì)在先商標(biāo)權(quán)利人及商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)更好地理解、適用《商標(biāo)法》十五條第一款和第二款的規(guī)定具有很好的指導(dǎo)意義；同時(shí)也體現(xiàn)了商評(píng)委裁決時(shí)對(duì)相關(guān)法律法規(guī)和原則適用的靈活性，彰顯了商評(píng)委打擊此類惡意搶注行為的決心和決斷力。