文/集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 朱國棟

　　專利權(quán)與商標(biāo)權(quán)保護(hù)的關(guān)系，可以從兩個角度來認(rèn)識：其一，從法律制度層面，是否允許對同一對象進(jìn)行專利和商標(biāo)的重疊保護(hù)；或者專利權(quán)保護(hù)期滿后，是否允許專利權(quán)人通過商標(biāo)權(quán)對設(shè)計(jì)進(jìn)行銜接保護(hù)。對于前者，我國學(xué)者也稱為“同時保護(hù)”,即多種知識產(chǎn)權(quán)共存并同時保護(hù)一個特定的客體。如著作權(quán)、專利權(quán)和商標(biāo)權(quán)三者之間或任意二者之間的同時重疊保護(hù)。對于后者，則稱為“后續(xù)保護(hù)”,即由于不同的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)期限長短不一，在一種知識產(chǎn)權(quán)到期后，通過另一種知識產(chǎn)權(quán)繼續(xù)保護(hù)同一客體。如由于著作權(quán)的保護(hù)期限長于專利，而商標(biāo)權(quán)通過續(xù)展可以持續(xù)存在，因此存在專利到期后的著作權(quán)后續(xù)保護(hù)、著作權(quán)到期或者專利到期后的商標(biāo)權(quán)后續(xù)保護(hù)?！?】這里筆者將兩種情況統(tǒng)稱為專利權(quán)與商標(biāo)權(quán)的重疊保護(hù)問題。篇幅所限，本文的研究主要著眼于同時保護(hù)的情形。

　　一、專利權(quán)與商標(biāo)權(quán)的重疊保護(hù)理論之爭

　　是否允許對同一對象進(jìn)行專利和商標(biāo)的重疊保護(hù)，這一問題涉及各國知識產(chǎn)權(quán)法律制度設(shè)計(jì)中的一個基本價值判斷——法律是否允許知識產(chǎn)權(quán)的重疊保護(hù)問題。我國學(xué)者有肯定說、否定說和折中說?？隙ㄕf認(rèn)為，根據(jù)我國民事法律制度有效保護(hù)民事主體的合法權(quán)益的基本原則,在出現(xiàn)知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利交叉重疊時，權(quán)利人對同一知識產(chǎn)品擁有的知識產(chǎn)權(quán)，應(yīng)獲得多重知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)。【2】也有否定說，認(rèn)為無論是同時保護(hù)，還是后續(xù)保護(hù)，盡管其重疊方式有所不同，但是都剝奪了公眾的利益、干擾了專利權(quán)和版權(quán)的激勵結(jié)構(gòu)并增加了知識產(chǎn)權(quán)的壟斷成本，給知識產(chǎn)權(quán)的平衡政策目標(biāo)帶來了潛在的威脅?！?】折中說則認(rèn)為，應(yīng)根據(jù)具體的知識產(chǎn)權(quán)重疊保護(hù)類型、轉(zhuǎn)化保護(hù)的方式以及司法機(jī)關(guān)和行政執(zhí)法機(jī)關(guān)適用法律的行為具體分析，不能一概而論。由于商業(yè)標(biāo)識的基本作用是識別商事主體或其所提供的商品或服務(wù)，并承載一定的商業(yè)信譽(yù)，故各種識別性標(biāo)記權(quán)的重疊保護(hù)與轉(zhuǎn)化保護(hù)原則上不會產(chǎn)生上述負(fù)面效應(yīng)，相反，還有利于減少權(quán)利沖突，更好地保護(hù)權(quán)利人和消費(fèi)者的合法權(quán)益。如果與商標(biāo)權(quán)重疊的是外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)，而該外觀設(shè)計(jì)通過使用產(chǎn)生了識別商品來源的作用,那么，在該外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)保護(hù)期屆滿后,就應(yīng)當(dāng)允許權(quán)利人以商標(biāo)權(quán)來保護(hù)該“外觀設(shè)計(jì)”。其實(shí),對于一項(xiàng)具有識別功能外觀設(shè)計(jì)來說，即使權(quán)利人既沒有申請商標(biāo)注冊,也沒有申請外觀設(shè)計(jì)專利,該外觀設(shè)計(jì)也有可能受到反不正當(dāng)競爭法的保護(hù)，而反不正當(dāng)競爭法的保護(hù)是沒有時間限制的?！?】有學(xué)者對版權(quán)和外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)的重疊保護(hù)進(jìn)行了研究，認(rèn)為不需要排斥兩種保護(hù)的疊加。【5】但是，對專利權(quán)和商標(biāo)權(quán)的重疊保護(hù)也并非沒有條件限制，本文通過立法文本和司法判例分析重疊保護(hù)的具體情形和構(gòu)成要件。

　　二、《專利法》對重疊保護(hù)的限制

　　我國立法對重疊保護(hù)的限制主要體現(xiàn)在《專利法》和《商標(biāo)法》兩個方面。

　　其中，《專利法》第25條第1款第6項(xiàng)規(guī)定，對平面印刷品的圖案、色彩或者二者的結(jié)合作出的主要起標(biāo)識作用的設(shè)計(jì)，不能授予專利權(quán)。這是《專利法》明確將外觀設(shè)計(jì)和商標(biāo)進(jìn)行劃界。盡管有學(xué)者認(rèn)為，雖然現(xiàn)行專利法將“對平面印刷品的圖案、色彩或者二者的結(jié)合作出的主要起標(biāo)識作用的設(shè)計(jì)”排除在可授予外觀設(shè)計(jì)專利的客體之外，這表明我國立法機(jī)關(guān)在努力減少專利權(quán)與商標(biāo)權(quán)的重疊保護(hù),但是，這種努力主要是為了追求立法的科學(xué)性，并不表明我國立法機(jī)關(guān)對知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利人實(shí)際享有的重疊保護(hù)在總體上持否定態(tài)度?！?】但這條規(guī)定至少對專利與商標(biāo)的重疊保護(hù)是予以排斥的。

　　《專利法》第二十五條第一款第（六）項(xiàng)規(guī)定，對平面印刷品的圖案、色彩或者二者的結(jié)合作出的主要起標(biāo)識作用的設(shè)計(jì)，不授予專利權(quán)。關(guān)于此規(guī)定的制定背景，立法機(jī)構(gòu)的解釋是：為了提高外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)的授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)，并且避免外觀設(shè)計(jì)的標(biāo)識功能與商標(biāo)權(quán)和著作權(quán)的區(qū)分功能發(fā)生重疊。【7】根據(jù)《專利審查指南》6.1的規(guī)定，上述不予授權(quán)客體的判斷，包括三個構(gòu)成要件：【8】（1）使用外觀設(shè)計(jì)的產(chǎn)品屬于平面印刷品。（2）該外觀設(shè)計(jì)是針對圖案、色彩或者二者的結(jié)合而作出的。（3）該外觀設(shè)計(jì)主要起標(biāo)識作用。《專利審查指南》還指出:“壁紙、紡織品不屬于本條款規(guī)定的對象?！薄?】

　　關(guān)于《專利法》第25條第1款第6項(xiàng)的規(guī)定，學(xué)者爭論很大。有的學(xué)者持支持態(tài)度，認(rèn)為有利于鼓勵設(shè)計(jì)人對產(chǎn)品本身的外觀設(shè)計(jì)創(chuàng)新，提高外觀設(shè)計(jì)創(chuàng)新水平。【10】有的持批判態(tài)度，例如有學(xué)者認(rèn)為，無論是否屬于平面印刷品，只要該產(chǎn)品符合工業(yè)產(chǎn)品的特性，就沒有理由從外觀設(shè)計(jì)的保護(hù)客體中排除出去。法工委解釋中強(qiáng)調(diào)的 “外觀設(shè)計(jì)的保護(hù)對象，應(yīng)當(dāng)集中在產(chǎn)品本身的改進(jìn)”沒有問題。但產(chǎn)品本身的改進(jìn)不是指產(chǎn)品在功能實(shí)現(xiàn)方面有什么提高，而是指產(chǎn)品本身在外觀上更吸引人，為消費(fèi)者所歡迎。至于這種外觀是否起到識別作用，是產(chǎn)品使用過程中的副產(chǎn)品，它不應(yīng)該影響對于外觀設(shè)計(jì)本身的判斷。而且，為什么這樣的一類外觀設(shè)計(jì)就降低了外觀設(shè)計(jì)的整體質(zhì)量，從而應(yīng)該排除在保護(hù)范圍之外? 從外觀設(shè)計(jì)更類似于版權(quán)保護(hù)的延伸這一角度來看，這個結(jié)論明顯是錯誤的?！?1】也有人認(rèn)為，幾乎所有的外觀設(shè)計(jì)在與某種商品相結(jié)合后，都會被視為該種商品區(qū)別于其他商品的顯著標(biāo)識，人為地規(guī)定外觀設(shè)計(jì)不能具有標(biāo)識功能是不符合實(shí)際情況的，必須正視外觀設(shè)計(jì)在實(shí)際使用過程中已經(jīng)成為消費(fèi)者辨認(rèn)商品的一種重要途徑，承認(rèn)其帶有一定的辨別功能。因此，以“識別性”作為排除某種外觀設(shè)計(jì)不能獲得專利保護(hù)的主要標(biāo)準(zhǔn)顯然是不恰當(dāng)?shù)??！?2】還有學(xué)者認(rèn)為，雖然現(xiàn)行專利法第25條第1款第(6)項(xiàng)明確將“對平面印刷品的圖案、色彩或者二者的結(jié)合作出的主要起標(biāo)識作用的設(shè)計(jì)”排除在可授予專利權(quán)的客體之外，但這一規(guī)定只能在一定程度上減少商標(biāo)權(quán)與外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)的重疊保護(hù)，而不能消除這種重疊保護(hù)。【13】

　　司法實(shí)踐在探索《專利法》第25條第1款第（6）項(xiàng)的具體適用中，也形成了一些案例。例如，在陳鴻道與國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會外觀設(shè)計(jì)專利無效案中，2013年2月，陳鴻道向國家知識產(chǎn)權(quán)局提出名稱為“罐貼（加多寶）”的外觀設(shè)計(jì)專利申請，2013年7月19日，國家知識產(chǎn)權(quán)局原審查部門發(fā)出駁回決定，駁回了本申請，其理由是：本申請不符合《中華人民共和國專利法》（簡稱專利法）第二十五條第（一）款第（六）項(xiàng)的規(guī)定。駁回決定所依據(jù)的文本為申請日提交的視圖及簡要說明。

　　2013年8月22日，陳鴻道對上述駁回決定不服，向?qū)＠麖?fù)審委員會提出復(fù)審請求，主張申請中外觀設(shè)計(jì)的紅色、墨綠色的色塊和色帶組合起來的色彩設(shè)計(jì)要素、位于中部顯著視覺位置具有藝術(shù)效果的黃色文字圖案設(shè)計(jì)以及橫排和豎排文字構(gòu)成的。適合于包裝罐產(chǎn)品使用的圖案按設(shè)計(jì)要素組合在一起，并不僅僅具有使公眾識別所涉及產(chǎn)品及服務(wù)來源的標(biāo)識作用，而更多地富有裝飾性，一般消費(fèi)者對本外觀設(shè)計(jì)能夠產(chǎn)生強(qiáng)烈的富有中國元素美感的視覺感受，外觀設(shè)計(jì)裝飾性遠(yuǎn)大于本身的標(biāo)識性。因此，申請不屬于專利法第二十五條第一款第（六）項(xiàng)規(guī)定的情形，符合外觀設(shè)計(jì)專利授權(quán)條件。

　　專利復(fù)審委員會認(rèn)為：（1）申請所示外觀設(shè)計(jì)產(chǎn)品為罐貼，屬于平面印刷品；（2）該申請各設(shè)計(jì)視圖所示主要設(shè)計(jì)內(nèi)容為以紅色為背景色的常見字體、常見橫豎排列的兩種色彩的文字及頂部、底部的不同于背景色的橫條紋，這些條紋、文字和色彩搭配不能帶來通過外包裝圖案、色彩變化而吸引公眾關(guān)注的裝飾效果，對于公眾而言其主要起到根據(jù)文字含義了解所包裝的產(chǎn)品品牌、名稱、廠家及地址、成份含量、宣傳用語等方面的標(biāo)識性作用。因此，陳鴻道的主張不能成立。陳鴻道對專利復(fù)審委員會的決定不服，起訴到北京市第一中級人民法院，北京市第一中級人民法院駁回了陳鴻道的上訴請求。陳鴻道即上訴到北京市高級人民法院。北京市高級人民法院認(rèn)為，就文字字體、色彩和裝飾效果而言，申請各設(shè)計(jì)在整體上主要起標(biāo)識作用，屬于對平面印刷品的圖案和色彩作出的主要起標(biāo)識作用的設(shè)計(jì)，屬于專利法第二十五條第一款第（六）項(xiàng)規(guī)定的情形，不應(yīng)授予專利權(quán)。【14】

　　從上述案件可以看出，在專利審查實(shí)踐和司法實(shí)踐中，專利審查和復(fù)審機(jī)構(gòu)、法院對具有標(biāo)識性作用的外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)的授予，采取的還是比較謹(jǐn)慎的態(tài)度的。

　　三、商標(biāo)法對重疊保護(hù)的限制

　　《商標(biāo)法》第12條規(guī)定，以三維標(biāo)志申請注冊商標(biāo)的，僅由商品自身的性質(zhì)產(chǎn)生的形狀、為獲得技術(shù)效果而需有的商品形狀或者使商品具有實(shí)質(zhì)性價值的形狀，不得注冊。這是《商標(biāo)法》關(guān)于商標(biāo)構(gòu)成非功能性的規(guī)定，也是對專利和商標(biāo)進(jìn)行的劃界。據(jù)此規(guī)定，具有功能性的形狀可以獲得外觀設(shè)計(jì)專利或?qū)嵱眯滦蛯＠Ｗo(hù)，但不能作為商標(biāo)獲得保護(hù)。

　　從目前各國的立法規(guī)定來看，大多數(shù)西方發(fā)達(dá)國家的商標(biāo)法只對立體商標(biāo)的功能性問題作了明確規(guī)定，其實(shí)顏色商標(biāo)也經(jīng)常會遇到功能性問題。例如，由于藍(lán)色、紅色影響藥品的使用，就具有功能性，因?yàn)楹芏喔啐g的患者都把顏色和療效聯(lián)系在一起，一些患者將藥物混合在一個容器中，通過顏色對它們進(jìn)行區(qū)分。在緊急情況下，顏色可以在一定程度上幫助區(qū)分藥品，在某種藥品以及它們的同類藥品上使用相同的顏色可以防止分發(fā)藥品的人發(fā)生混淆。【15】

　　功能性問題要從實(shí)用功能性和美學(xué)功能性兩個角度認(rèn)識，目前我國立法和司法實(shí)踐中遇到的主要是實(shí)用功能性問題。對功能性的認(rèn)識，國外商標(biāo)法律制度經(jīng)驗(yàn)豐富。1904年，美國第二巡回法院在馬弗爾訴珀?duì)?Marvel Co. v. Pearl)一案中提出，產(chǎn)品實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)所必需的那些特征或者用于提高產(chǎn)品效能的特征不能被保護(hù)?！?6】這是對商標(biāo)實(shí)用功能性的最早概括。此后，法院逐漸通過不同的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展、校正了商標(biāo)實(shí)用功能性。1995年，美國最高法院在夸里提克斯(Qualitex Co. v. Jacobson Products)一案中對實(shí)用功能性所作的定義具有劃時代的意義，該案認(rèn)為，如果商品特征為商品使用或性能所必需，或者影響商品的成本或質(zhì)量，而獨(dú)占使用該特征會給其他競爭者帶來非由商業(yè)信譽(yù)本身產(chǎn)生的嚴(yán)重不利，則該特征就是功能性的。【17】我國司法實(shí)踐對商標(biāo)功能性的解讀體現(xiàn)在之寶制造公司與國家工商行政管理總局商標(biāo)評審委員會商標(biāo)異議復(fù)審行政糾紛案中。該案被異議商標(biāo)系第3031816號三維標(biāo)志立體商標(biāo)，由之寶公司于2001年12月5日向商標(biāo)局申請注冊，指定使用商品為第34類的吸煙用打火機(jī)。被異議商標(biāo)初審公告后，恒星公司、煙具協(xié)會在法定期限內(nèi)針對被異議商標(biāo)分別向商標(biāo)局提出了異議申請。商標(biāo)局于認(rèn)為被異議商標(biāo)用在指定使用的“吸煙用打火機(jī)”商品上僅表示商品自身性質(zhì)產(chǎn)生的形狀，屬于《中華人民共和國商標(biāo)法》第十二條規(guī)定的不得注冊的情形，裁定被異議商標(biāo)不予核準(zhǔn)注冊。

　　之寶公司不服，其提出的主要理由是有其所有的與被異議商標(biāo)相同、近似的商標(biāo)在其他國家和地區(qū)的注冊、保護(hù)，這些均說明被異議商標(biāo)并非“僅表示指定商品自身性質(zhì)產(chǎn)品的形狀”，也不是為獲得技術(shù)效果而需有的形狀或使商品具有實(shí)質(zhì)性價值的形狀。

　　一審法院和二審法院均認(rèn)為，被異議商標(biāo)已構(gòu)成2001年《商標(biāo)法》第十二條所指情形。該案所反映出來的問題是《商標(biāo)法》第十二條功能性條款的立法宗旨究竟為何？在具體實(shí)踐中，該條規(guī)定如何適用才能體現(xiàn)立法之精神？從二審法院的判決說理克制，《商標(biāo)法》第十二條是為了維護(hù)商標(biāo)法上的公有領(lǐng)域，禁止將那些能夠促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步的形狀通過注冊商標(biāo)的形式獲得永久的“壟斷權(quán)”，阻礙技術(shù)的發(fā)展和公眾對技術(shù)的利用；具有功能性的形狀可以通過獲得實(shí)用新型專利權(quán)的保護(hù)來獲取鼓勵技術(shù)創(chuàng)新的“對價”，但是在專利權(quán)到期之后就必需允許公眾自由的使用，如果再允許將該功能性形狀注冊為商標(biāo)，則將阻礙公眾自由利用該技術(shù)，因此將功能性形狀注冊為商標(biāo)為其所壟斷的需求不得對抗促進(jìn)技術(shù)發(fā)展的公共政策需求，即使該形狀經(jīng)過使用獲得顯著特征也不允許其作為商標(biāo)注冊。另外，之寶公司還主張?zhí)娲栽O(shè)計(jì)抗辯，認(rèn)為市場中如果存在替代性設(shè)計(jì)，就不會造成特定形狀的壟斷。但二審法院認(rèn)為，當(dāng)同行業(yè)的其他競爭者需要選擇一款便攜、方便握持、不易刮擦的打火機(jī)時也就不可避免地會使用被異議商標(biāo)的關(guān)鍵特征，此時如果允許被異議商標(biāo)獲準(zhǔn)注冊，將導(dǎo)致同行業(yè)其他競爭者的重大不利益，而之寶公司的這一競爭優(yōu)勢并非源于其商譽(yù)，而是因?yàn)楸划愖h商標(biāo)的這種功能性設(shè)計(jì)。【18】

　　從上述之寶公司的商標(biāo)異議糾紛案可以看出，我國司法實(shí)踐在立體標(biāo)志的功能性判斷中采取的是非常嚴(yán)格的態(tài)度，其旨在于防止對形狀疊加商標(biāo)保護(hù)后造成壟斷而侵害公共領(lǐng)域。

　　注釋：
【1】何煉紅：《知識產(chǎn)權(quán)的重疊保護(hù)問題》，載《法學(xué)研究》2007年第3期，第64頁。
【2】參見馮曉青：《論知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利重疊、權(quán)利沖突及其解決》，載鄭勝利（主編）：《北京大學(xué)法學(xué)評論（第1卷）》，法律出版社2002年版，第114頁。
【3】何煉紅：《知識產(chǎn)權(quán)的重疊保護(hù)問題》，載《法學(xué)研究》2007年第3期，第64頁。
【4】劉平：《知識產(chǎn)權(quán)的重疊保護(hù)與侵權(quán)責(zé)任》，載《政法論壇》2010年第3期，第132，133頁。
【5】參見李小武：《回到外觀設(shè)計(jì)保護(hù)制度的起點(diǎn)———從 GUI 的保護(hù)談起》，載《清華法學(xué)》2012年第5期，第50-64頁。
【6】劉平：《知識產(chǎn)權(quán)的重疊保護(hù)與侵權(quán)責(zé)任》，載《政法論壇》2010年第3期，第131頁。
【7】參見全國人大常委會法制工作委員會經(jīng)濟(jì)法室：《中華人民共和國專利法》釋解及實(shí)用指南[C]，2009年4月第 1 版，第 57-59 頁。
【8】劉勇剛、李虹奇：《<審查指南(征求意見稿)>重點(diǎn)修改內(nèi)容(四)》，載《中國知識產(chǎn)權(quán)報(bào)》，2009年8月7日第4版。
【9】國家知識產(chǎn)權(quán)局：《專利審查指南》，知識產(chǎn)權(quán)出版社2010 年版，第 81 頁。
【10】馮曉青：《<專利法>第三次修改的特點(diǎn)——以提升創(chuàng)新能力與加強(qiáng)專利權(quán)保護(hù)為視角》，載《電子知識產(chǎn)權(quán)》，2009年第3期，第16-24頁。李虹：《外觀設(shè)計(jì)專利保護(hù)的重大進(jìn)步——以專利法第三次修改為視角》，載《中國青年政治學(xué)院學(xué)報(bào)》，2009年第3期，第97-100頁。
【11】李小武：《回到外觀設(shè)計(jì)保護(hù)制度的起點(diǎn)———從 GUI 的保護(hù)談起》，載《清華法學(xué)》2012年第5期，第50-64頁。
【12】魏薇：《標(biāo)識性平面印刷品不授予專利之評析》，載《河南商業(yè)高等?？茖W(xué)校學(xué)報(bào)》2010年第3期，第80頁。
【13】劉平：《知識產(chǎn)權(quán)的重疊保護(hù)與侵權(quán)責(zé)任》，載《政法論壇》2010年第28卷第3期，第128-134頁。
【14】陳鴻道與國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會外觀設(shè)計(jì)專利無效案，北京市高級人民法院行政判決書（2017）京行終1929號。
【15】 488 F.Supp. 394, 398—399 (EDNY 1980).
【16】Marvel Co. v. Pearl, 133 F. 160, 161—162 (2d Cir. 1904).
【17】Qualitex Co. v. Jacobson Products, 514 U.S. 159, 165 (1995).其實(shí)，Qualitex案的這一結(jié)論不是針對商標(biāo)的功能性作出的，它主要解決的是單一顏色能否獲得商標(biāo)保護(hù)——干洗熨墊護(hù)套上的綠色能否獲得商標(biāo)保護(hù)。
【18】之寶制造公司與國家工商行政管理總局商標(biāo)評審委員會商標(biāo)異議復(fù)審行政糾紛案，北京市高級人民法院行政判決書（2015）高行（知）終字第4355號。