文/北京市集佳律師事務(wù)所上海分所 閆春德

　　筆者在多年從業(yè)經(jīng)歷中，先后接觸到一些案件，其中部分申請商標被商標局、商標評審委員會乃至法院最終適用《商標法》第十一條第一款第（三）項認定申請商標使用在指定的商品或服務(wù)上，易被理解為“廣告宣傳用語”，而不易被認知為區(qū)分商品或服務(wù)來源的標志，從而缺乏商標應(yīng)有的顯著特征，故而其注冊申請被予以駁回。也有部分申請商標在法院訴訟階段最終被法院認定不構(gòu)成“廣告宣傳用語”，抑或即便構(gòu)成“廣告宣傳用語”，但因其經(jīng)注冊申請人的使用而獲得顯著特征，進而適用《商標法》第十一條第二款而認定應(yīng)予以注冊，從而判決撤銷商標評審委員會的相關(guān)決定，并責令其重新做出決定。 對于此類案件中，“廣告宣傳用語”的構(gòu)成如何判定，以及代理人在代理此類案件時有哪些基本的代理思路，筆者將結(jié)合過往的相關(guān)經(jīng)驗進行簡述，以求教于方家。

　　法條解析:

　　眾所周知，商標的基本功能在于識別商品或服務(wù)的來源。商標的顯著特征首先表現(xiàn)為識別性，即能夠使相關(guān)公眾通過商標識別商品或服務(wù)來源。

　　在商標評審實務(wù)及商標審判司法實踐中，“廣告宣傳用語”類商標駁回復審案件系被援引《商標法》第十一條第一款第（三）項而進行審理，也就是所謂的“缺顯”的兜底性條款。

　　毋庸置疑，《商標法》第十一條第一款的立法目的在于使得申請注冊的商標具有區(qū)分商品或服務(wù)來源的識別作用，同時避免該商標的注冊影響到同業(yè)經(jīng)營者對于描述性標志的正當使用?！渡虡朔ā返谑粭l第一款第(三)項規(guī)定，其他缺乏顯著特征的標志，不得作為商標注冊。此項系兜底性條款，旨在盡可能彌補因第（一）項和第（二）項列舉式立法所不能涵蓋到的現(xiàn)實狀況。該款所規(guī)定的“其他缺乏顯著特征的標志”是指《商標法》第十一條第一款第(一)、(二)項之外的，依照社會通常觀念，其本身或者作為商標使用在指定使用商品或服務(wù)上不具備表示商品或服務(wù)來源作用的標志，相關(guān)公眾不會將其認知為商標，通常包括但不限于：過于簡單的線條、普通幾何圖形，過于復雜的文字、圖形、數(shù)字、字母或上述要素的組合，表示商品或者服務(wù)特點的短語或者句子，普通廣告宣傳用語等。

　　“廣告宣傳用語”的構(gòu)成判定:

　　筆者理解，廣告用語系交易發(fā)起方對外宣傳其商品或服務(wù)優(yōu)勢、特點的宣傳用語，其特點在于采用比喻、對偶、排比、反復等修辭手法，突出強調(diào)商品或服務(wù)的特點。

　　而在商標授權(quán)審查實踐中，對于“表示商品或服務(wù)特點的短語或者句子，普通廣告宣傳用語”類的標識，原則上在全部類別的商品或服務(wù)上均不具有顯著特征，一般會被歸于《商標法》第十一條第一款第（三）項而不予核準注冊。由此可知，該條款的判斷主體既包括消費者，也包括同業(yè)經(jīng)營者，二者共同構(gòu)成“相關(guān)公眾”。兩者相比，消費者所具有的認知能力具有更為重要的意義。

　　對于一些商標標識，其不屬于相關(guān)服務(wù)上的常規(guī)表達方式或宣傳用語,雖然消費者可以根據(jù)該標志理解出相應(yīng)含義，從而可以被認定屬于暗示性標志, 但相關(guān)公眾仍會將其作為商標識別, 而不會將其作為廣告宣傳用語認讀。在此情況下，因其具有區(qū)分商品來源的作用,故依然具備商標應(yīng)有的顯著性。。

　　如果申請商標本身不屬于過于簡單或復雜的文字,且并非漢語中的固有搭配，也沒有包含任何的標點符號，其外在表現(xiàn)方式符合相關(guān)公眾對于文字商標的通常認知，可以作為區(qū)分商品或服務(wù)的來源的標識，則不應(yīng)被判定屬于“廣告宣傳用語”，亦不屬于使用在任何商品或服務(wù)上均不具有顯著特征的情形。

　　同時，如果申請商標使用指定商品上沒有表示任何產(chǎn)品與服務(wù)的特點，反而由于其獨特的組合要素和聯(lián)想到的美好含義和期許，給人印象深刻，完全能夠起到區(qū)分商品來源的作用，也不應(yīng)被判定構(gòu)成“廣告宣傳用語”。

　　例如，在北京知識產(chǎn)權(quán)法院審結(jié)的（2016）京73行初3842號就第16364561號“肚子里有料”商標駁回復審案件中，法院認為“訴爭商標由漢字‘肚子里有料’構(gòu)成，指定使用在‘饅頭、包子、粽子’等商品上，不屬于相關(guān)產(chǎn)品上的常規(guī)表達方式或宣傳用語，故訴爭商標應(yīng)認定屬于暗示性標志，具有區(qū)分商品來源的作用，具備商標應(yīng)有的顯著性。雖然消費者可以根據(jù)該標志理解出相應(yīng)含義，但相關(guān)公眾仍會將其作為商標識別，而不會作為廣告宣傳用語認讀。訴爭商標由五個漢字構(gòu)成，本身不屬于過于簡單或復雜的文字，且不屬于指定商品上的通用用語，也不屬于描述本案商品特別的短語，因此并未違反《商標法》第十一條第一款第（三）項的規(guī)定”，從而判決撤銷被訴決定并指令商標評審委員會重新作出復審決定。類似的在先判例還有北京知識產(chǎn)權(quán)法院在（2015）京知行初字第854號案中就第11728382號“吃完喝完嚼”商標所做的認定其不構(gòu)成廣告宣傳用語的判決，在（2016）京73行初767案中就第13805430號“too cool for school”商標所做的認定其不構(gòu)成廣告宣傳用語的判決，以及在（2015）京知行初字第4877號案中就第12524105號“5 factors of radiance”商標所做的認定其不構(gòu)成廣告宣傳用語的判決等。

　　由此，對于此類案件，在代理過程中，首選的策略還是盡可能去爭辯申請商標從多個角度考量不構(gòu)成“廣告宣傳用語”，進而證明其具有作為商標應(yīng)有的區(qū)分商品或服務(wù)來源的固有顯著性。

　　獲得顯著性問題:

　　如若申請商標因在固有顯著性方面存在缺陷，存在被適用《商標法》第十一條第一款第（三）項而被駁回的可能，則須考慮適用《商標法》第十一條第二款的規(guī)定去主張申請商標通過使用已獲得顯著性問題。

　　《商標法》第十一條第二款規(guī)定：“前款所列標志經(jīng)過使用取得顯著特征，并便于識別的，可以作為商標注冊?！庇纱丝梢?，即便標志自身缺乏顯著特征,其也不必然失去作為商標獲準注冊的可能性。該標志亦可通過在市場流通、經(jīng)營過程中的實際使用,獲得其固有含義之外的“第二含義”,即通過實際、有效使用獲得顯著特征。

　　筆者理解，判斷標志是否通過使用獲得顯著特征時,應(yīng)當結(jié)合以下因素進行考量:

　?。ㄒ唬┰摌酥緦嶋H使用的方式、效果、作用，即是否以商標的方式進行使用；

　?。ǘ┰摌酥緦嶋H持續(xù)使用的時間、地域、范圍、規(guī)模等情況；

　?。ㄈ┰摌酥驹谙嚓P(guān)公眾中的知曉程度；

　?。ㄋ模┰摌酥就ㄟ^使用具有顯著特征的其他因素。

　　審查判斷標志是否通過使用獲得顯著特征,一般應(yīng)以提出商標注冊申請時的事實狀態(tài)為準,但如果在后續(xù)的審查程序中,當事人有充分證據(jù)能夠證明訴爭標志從申請時至案件審理時進行過持續(xù)使用,并通過實際、有效使用確已獲得顯著特征的,從節(jié)約司法資源和保護當事人合法權(quán)益的視角出發(fā),亦可以對申請商標注冊申請日后的證據(jù)一并予以考量。

　　為此，商標申請人需要根據(jù)上述角度和思路，盡可能舉證證明申請商標的相關(guān)使用事實。這些舉證旨在證明申請商標已經(jīng)被商標注冊申請人大量實際使用和宣傳推廣，在相關(guān)公眾當中已經(jīng)具有了相當?shù)挠绊懥椭?，為消費者所熟知，相關(guān)消費者看到該商標就會聯(lián)想到商標注冊申請人，即該商標已經(jīng)與其申請人建立起了穩(wěn)定對應(yīng)關(guān)系。

　　因此，若申請商標經(jīng)使用獲得了顯著性，或者其固有的顯著性進一步增強，則依照《商標法》第十一條第二款的相關(guān)規(guī)定，申請商標亦應(yīng)被核準注冊。

　　例如，在前述第（2016）京73行初3842號案中，除了訴爭商標并未被法院認定構(gòu)成“廣告宣傳用語”外，法院還進一步認定“此外,原告提交的證據(jù)可以證明,采取特許經(jīng)營的模式使用訴爭商標經(jīng)營指定商品的門店已達148家,范圍遍及多個省市,訴爭商標經(jīng)使用已經(jīng)積累了較高的知名度。因此訴爭商標經(jīng)宣傳和使用增強了其顯著性?！?

　　當然，對于商標注冊申請人并未實際將申請商標投入到商標性使用的情形，該項代理策略并不適用。

　　結(jié)論:

　　綜上所述，對于“廣告宣傳用語”類商標駁回復審案件，首要的代理策略還是盡可能去爭辯申請商標具有其固有的顯著性，不應(yīng)適用《商標法》第十一條第一款第（三）項而被駁回；其次，假如固有顯著性方面的主張存在不被支持的可能，則需盡可能從多角度進行舉證，證明申請商標已被進行較為廣泛的宣傳、推廣和使用，從而主張適用《商標法》第十一條第二款請求認定申請商標經(jīng)使用而獲得顯著性，進而應(yīng)予以核準注冊。