文/北京市集佳律師事務(wù)所上海分所 閆春德

　　筆者在多年從業(yè)經(jīng)歷中，先后接觸到一些案件，其中部分申請(qǐng)商標(biāo)被商標(biāo)局、商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)乃至法院最終適用《商標(biāo)法》第十一條第一款第（三）項(xiàng)認(rèn)定申請(qǐng)商標(biāo)使用在指定的商品或服務(wù)上，易被理解為“廣告宣傳用語(yǔ)”，而不易被認(rèn)知為區(qū)分商品或服務(wù)來(lái)源的標(biāo)志，從而缺乏商標(biāo)應(yīng)有的顯著特征，故而其注冊(cè)申請(qǐng)被予以駁回。也有部分申請(qǐng)商標(biāo)在法院訴訟階段最終被法院認(rèn)定不構(gòu)成“廣告宣傳用語(yǔ)”，抑或即便構(gòu)成“廣告宣傳用語(yǔ)”，但因其經(jīng)注冊(cè)申請(qǐng)人的使用而獲得顯著特征，進(jìn)而適用《商標(biāo)法》第十一條第二款而認(rèn)定應(yīng)予以注冊(cè)，從而判決撤銷(xiāo)商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)的相關(guān)決定，并責(zé)令其重新做出決定。 對(duì)于此類(lèi)案件中，“廣告宣傳用語(yǔ)”的構(gòu)成如何判定，以及代理人在代理此類(lèi)案件時(shí)有哪些基本的代理思路，筆者將結(jié)合過(guò)往的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行簡(jiǎn)述，以求教于方家。

　　法條解析:

　　眾所周知，商標(biāo)的基本功能在于識(shí)別商品或服務(wù)的來(lái)源。商標(biāo)的顯著特征首先表現(xiàn)為識(shí)別性，即能夠使相關(guān)公眾通過(guò)商標(biāo)識(shí)別商品或服務(wù)來(lái)源。

　　在商標(biāo)評(píng)審實(shí)務(wù)及商標(biāo)審判司法實(shí)踐中，“廣告宣傳用語(yǔ)”類(lèi)商標(biāo)駁回復(fù)審案件系被援引《商標(biāo)法》第十一條第一款第（三）項(xiàng)而進(jìn)行審理，也就是所謂的“缺顯”的兜底性條款。

　　毋庸置疑，《商標(biāo)法》第十一條第一款的立法目的在于使得申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)具有區(qū)分商品或服務(wù)來(lái)源的識(shí)別作用，同時(shí)避免該商標(biāo)的注冊(cè)影響到同業(yè)經(jīng)營(yíng)者對(duì)于描述性標(biāo)志的正當(dāng)使用?！渡虡?biāo)法》第十一條第一款第(三)項(xiàng)規(guī)定，其他缺乏顯著特征的標(biāo)志，不得作為商標(biāo)注冊(cè)。此項(xiàng)系兜底性條款，旨在盡可能彌補(bǔ)因第（一）項(xiàng)和第（二）項(xiàng)列舉式立法所不能涵蓋到的現(xiàn)實(shí)狀況。該款所規(guī)定的“其他缺乏顯著特征的標(biāo)志”是指《商標(biāo)法》第十一條第一款第(一)、(二)項(xiàng)之外的，依照社會(huì)通常觀念，其本身或者作為商標(biāo)使用在指定使用商品或服務(wù)上不具備表示商品或服務(wù)來(lái)源作用的標(biāo)志，相關(guān)公眾不會(huì)將其認(rèn)知為商標(biāo)，通常包括但不限于：過(guò)于簡(jiǎn)單的線條、普通幾何圖形，過(guò)于復(fù)雜的文字、圖形、數(shù)字、字母或上述要素的組合，表示商品或者服務(wù)特點(diǎn)的短語(yǔ)或者句子，普通廣告宣傳用語(yǔ)等。

　　“廣告宣傳用語(yǔ)”的構(gòu)成判定:

　　筆者理解，廣告用語(yǔ)系交易發(fā)起方對(duì)外宣傳其商品或服務(wù)優(yōu)勢(shì)、特點(diǎn)的宣傳用語(yǔ)，其特點(diǎn)在于采用比喻、對(duì)偶、排比、反復(fù)等修辭手法，突出強(qiáng)調(diào)商品或服務(wù)的特點(diǎn)。

　　而在商標(biāo)授權(quán)審查實(shí)踐中，對(duì)于“表示商品或服務(wù)特點(diǎn)的短語(yǔ)或者句子，普通廣告宣傳用語(yǔ)”類(lèi)的標(biāo)識(shí)，原則上在全部類(lèi)別的商品或服務(wù)上均不具有顯著特征，一般會(huì)被歸于《商標(biāo)法》第十一條第一款第（三）項(xiàng)而不予核準(zhǔn)注冊(cè)。由此可知，該條款的判斷主體既包括消費(fèi)者，也包括同業(yè)經(jīng)營(yíng)者，二者共同構(gòu)成“相關(guān)公眾”。兩者相比，消費(fèi)者所具有的認(rèn)知能力具有更為重要的意義。

　　對(duì)于一些商標(biāo)標(biāo)識(shí)，其不屬于相關(guān)服務(wù)上的常規(guī)表達(dá)方式或宣傳用語(yǔ),雖然消費(fèi)者可以根據(jù)該標(biāo)志理解出相應(yīng)含義，從而可以被認(rèn)定屬于暗示性標(biāo)志, 但相關(guān)公眾仍會(huì)將其作為商標(biāo)識(shí)別, 而不會(huì)將其作為廣告宣傳用語(yǔ)認(rèn)讀。在此情況下，因其具有區(qū)分商品來(lái)源的作用,故依然具備商標(biāo)應(yīng)有的顯著性。。

　　如果申請(qǐng)商標(biāo)本身不屬于過(guò)于簡(jiǎn)單或復(fù)雜的文字,且并非漢語(yǔ)中的固有搭配，也沒(méi)有包含任何的標(biāo)點(diǎn)符號(hào)，其外在表現(xiàn)方式符合相關(guān)公眾對(duì)于文字商標(biāo)的通常認(rèn)知，可以作為區(qū)分商品或服務(wù)的來(lái)源的標(biāo)識(shí)，則不應(yīng)被判定屬于“廣告宣傳用語(yǔ)”，亦不屬于使用在任何商品或服務(wù)上均不具有顯著特征的情形。

　　同時(shí)，如果申請(qǐng)商標(biāo)使用指定商品上沒(méi)有表示任何產(chǎn)品與服務(wù)的特點(diǎn)，反而由于其獨(dú)特的組合要素和聯(lián)想到的美好含義和期許，給人印象深刻，完全能夠起到區(qū)分商品來(lái)源的作用，也不應(yīng)被判定構(gòu)成“廣告宣傳用語(yǔ)”。

　　例如，在北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院審結(jié)的（2016）京73行初3842號(hào)就第16364561號(hào)“肚子里有料”商標(biāo)駁回復(fù)審案件中，法院認(rèn)為“訴爭(zhēng)商標(biāo)由漢字‘肚子里有料’構(gòu)成，指定使用在‘饅頭、包子、粽子’等商品上，不屬于相關(guān)產(chǎn)品上的常規(guī)表達(dá)方式或宣傳用語(yǔ)，故訴爭(zhēng)商標(biāo)應(yīng)認(rèn)定屬于暗示性標(biāo)志，具有區(qū)分商品來(lái)源的作用，具備商標(biāo)應(yīng)有的顯著性。雖然消費(fèi)者可以根據(jù)該標(biāo)志理解出相應(yīng)含義，但相關(guān)公眾仍會(huì)將其作為商標(biāo)識(shí)別，而不會(huì)作為廣告宣傳用語(yǔ)認(rèn)讀。訴爭(zhēng)商標(biāo)由五個(gè)漢字構(gòu)成，本身不屬于過(guò)于簡(jiǎn)單或復(fù)雜的文字，且不屬于指定商品上的通用用語(yǔ)，也不屬于描述本案商品特別的短語(yǔ)，因此并未違反《商標(biāo)法》第十一條第一款第（三）項(xiàng)的規(guī)定”，從而判決撤銷(xiāo)被訴決定并指令商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)重新作出復(fù)審決定。類(lèi)似的在先判例還有北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院在（2015）京知行初字第854號(hào)案中就第11728382號(hào)“吃完喝完嚼”商標(biāo)所做的認(rèn)定其不構(gòu)成廣告宣傳用語(yǔ)的判決，在（2016）京73行初767案中就第13805430號(hào)“too cool for school”商標(biāo)所做的認(rèn)定其不構(gòu)成廣告宣傳用語(yǔ)的判決，以及在（2015）京知行初字第4877號(hào)案中就第12524105號(hào)“5 factors of radiance”商標(biāo)所做的認(rèn)定其不構(gòu)成廣告宣傳用語(yǔ)的判決等。

　　由此，對(duì)于此類(lèi)案件，在代理過(guò)程中，首選的策略還是盡可能去爭(zhēng)辯申請(qǐng)商標(biāo)從多個(gè)角度考量不構(gòu)成“廣告宣傳用語(yǔ)”，進(jìn)而證明其具有作為商標(biāo)應(yīng)有的區(qū)分商品或服務(wù)來(lái)源的固有顯著性。

　　獲得顯著性問(wèn)題:

　　如若申請(qǐng)商標(biāo)因在固有顯著性方面存在缺陷，存在被適用《商標(biāo)法》第十一條第一款第（三）項(xiàng)而被駁回的可能，則須考慮適用《商標(biāo)法》第十一條第二款的規(guī)定去主張申請(qǐng)商標(biāo)通過(guò)使用已獲得顯著性問(wèn)題。

　　《商標(biāo)法》第十一條第二款規(guī)定：“前款所列標(biāo)志經(jīng)過(guò)使用取得顯著特征，并便于識(shí)別的，可以作為商標(biāo)注冊(cè)?！庇纱丝梢?jiàn)，即便標(biāo)志自身缺乏顯著特征,其也不必然失去作為商標(biāo)獲準(zhǔn)注冊(cè)的可能性。該標(biāo)志亦可通過(guò)在市場(chǎng)流通、經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的實(shí)際使用,獲得其固有含義之外的“第二含義”,即通過(guò)實(shí)際、有效使用獲得顯著特征。

　　筆者理解，判斷標(biāo)志是否通過(guò)使用獲得顯著特征時(shí),應(yīng)當(dāng)結(jié)合以下因素進(jìn)行考量:

　　（一）該標(biāo)志實(shí)際使用的方式、效果、作用，即是否以商標(biāo)的方式進(jìn)行使用；

　　（二）該標(biāo)志實(shí)際持續(xù)使用的時(shí)間、地域、范圍、規(guī)模等情況；

　　（三）該標(biāo)志在相關(guān)公眾中的知曉程度；

　?。ㄋ模┰摌?biāo)志通過(guò)使用具有顯著特征的其他因素。

　　審查判斷標(biāo)志是否通過(guò)使用獲得顯著特征,一般應(yīng)以提出商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)時(shí)的事實(shí)狀態(tài)為準(zhǔn),但如果在后續(xù)的審查程序中,當(dāng)事人有充分證據(jù)能夠證明訴爭(zhēng)標(biāo)志從申請(qǐng)時(shí)至案件審理時(shí)進(jìn)行過(guò)持續(xù)使用,并通過(guò)實(shí)際、有效使用確已獲得顯著特征的,從節(jié)約司法資源和保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益的視角出發(fā),亦可以對(duì)申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)日后的證據(jù)一并予以考量。

　　為此，商標(biāo)申請(qǐng)人需要根據(jù)上述角度和思路，盡可能舉證證明申請(qǐng)商標(biāo)的相關(guān)使用事實(shí)。這些舉證旨在證明申請(qǐng)商標(biāo)已經(jīng)被商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)人大量實(shí)際使用和宣傳推廣，在相關(guān)公眾當(dāng)中已經(jīng)具有了相當(dāng)?shù)挠绊懥椭?，為消費(fèi)者所熟知，相關(guān)消費(fèi)者看到該商標(biāo)就會(huì)聯(lián)想到商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)人，即該商標(biāo)已經(jīng)與其申請(qǐng)人建立起了穩(wěn)定對(duì)應(yīng)關(guān)系。

　　因此，若申請(qǐng)商標(biāo)經(jīng)使用獲得了顯著性，或者其固有的顯著性進(jìn)一步增強(qiáng)，則依照《商標(biāo)法》第十一條第二款的相關(guān)規(guī)定，申請(qǐng)商標(biāo)亦應(yīng)被核準(zhǔn)注冊(cè)。

　　例如，在前述第（2016）京73行初3842號(hào)案中，除了訴爭(zhēng)商標(biāo)并未被法院認(rèn)定構(gòu)成“廣告宣傳用語(yǔ)”外，法院還進(jìn)一步認(rèn)定“此外,原告提交的證據(jù)可以證明,采取特許經(jīng)營(yíng)的模式使用訴爭(zhēng)商標(biāo)經(jīng)營(yíng)指定商品的門(mén)店已達(dá)148家,范圍遍及多個(gè)省市,訴爭(zhēng)商標(biāo)經(jīng)使用已經(jīng)積累了較高的知名度。因此訴爭(zhēng)商標(biāo)經(jīng)宣傳和使用增強(qiáng)了其顯著性?！?

　　當(dāng)然，對(duì)于商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)人并未實(shí)際將申請(qǐng)商標(biāo)投入到商標(biāo)性使用的情形，該項(xiàng)代理策略并不適用。

　　結(jié)論:

　　綜上所述，對(duì)于“廣告宣傳用語(yǔ)”類(lèi)商標(biāo)駁回復(fù)審案件，首要的代理策略還是盡可能去爭(zhēng)辯申請(qǐng)商標(biāo)具有其固有的顯著性，不應(yīng)適用《商標(biāo)法》第十一條第一款第（三）項(xiàng)而被駁回；其次，假如固有顯著性方面的主張存在不被支持的可能，則需盡可能從多角度進(jìn)行舉證，證明申請(qǐng)商標(biāo)已被進(jìn)行較為廣泛的宣傳、推廣和使用，從而主張適用《商標(biāo)法》第十一條第二款請(qǐng)求認(rèn)定申請(qǐng)商標(biāo)經(jīng)使用而獲得顯著性，進(jìn)而應(yīng)予以核準(zhǔn)注冊(cè)。