文/集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 馬麗華

　　每個(gè)企業(yè)，在新公司成立的時(shí)候，或在設(shè)立新品牌的時(shí)候，都想起個(gè)好名字。企業(yè)希望品牌除了要好記、好寓意、貼近企業(yè)文化外，最好可以通過(guò)品牌表達(dá)出商品的功能、品質(zhì)或服務(wù)特點(diǎn)等等。然而符合這些要求是何等的困難，大多數(shù)情況下，企業(yè)最終選擇的是能夠貼近商品或服務(wù)本身特點(diǎn)的品牌，目的是為了更好的推廣，更好的被記住和被熟知。但是，這種品牌申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)，會(huì)因?yàn)樯虡?biāo)顯著性不強(qiáng)而困難重重。很多代理機(jī)構(gòu)會(huì)建議企業(yè)選擇顯著性較高的臆造詞作為品牌注冊(cè)，企業(yè)也有自身考慮的角度和難處，有的是老板喜歡沒辦法，有的是市場(chǎng)部認(rèn)為便于推廣，有的是研發(fā)部認(rèn)為只有該品牌能夠準(zhǔn)確表達(dá)出商品的特點(diǎn)等等的不得已。當(dāng)企業(yè)最終決定注冊(cè)顯著性不強(qiáng)的商標(biāo)、甚至將本行業(yè)的通用詞匯作為商標(biāo)注冊(cè)時(shí)，企業(yè)會(huì)遇到諸多法律風(fēng)險(xiǎn)。譬如，商標(biāo)能否獲得授權(quán)、授權(quán)后是否會(huì)被無(wú)效、授權(quán)后能否主張商標(biāo)的權(quán)利等等。筆者認(rèn)為企業(yè)應(yīng)做好充分的應(yīng)對(duì)策略和必要的準(zhǔn)備工作。

　　首先，企業(yè)應(yīng)了解法律對(duì)于商標(biāo)缺乏顯著性的有關(guān)規(guī)定，知曉對(duì)于商標(biāo)顯著性的要求、缺乏顯著性商標(biāo)可授權(quán)的條件，以及缺乏顯著性的商標(biāo)存在的風(fēng)險(xiǎn)等法律條款。

　　一、商標(biāo)法關(guān)于商標(biāo)顯著性的要求及禁止注冊(cè)規(guī)定

　　第九條 申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)，應(yīng)當(dāng)有顯著特征，便于識(shí)別，并不得與他人在先取得的合法權(quán)利相沖突。

　　第十一條 下列標(biāo)志不得作為商標(biāo)注冊(cè)：

　?。ㄒ唬﹥H有本商品的通用名稱、圖形、型號(hào)的；

　?。ǘ﹥H直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點(diǎn)的；

　?。ㄈ┢渌狈︼@著特征的。

　　前款所列標(biāo)志經(jīng)過(guò)使用取得顯著特征，并便于識(shí)別的，可以作為商標(biāo)注冊(cè)。

　　第十二條 以三維標(biāo)志申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)的，僅由商品自身的性質(zhì)產(chǎn)生的形狀、為獲得技術(shù)效果而需有的商品形狀或者使商品具有實(shí)質(zhì)性價(jià)值的形狀，不得注冊(cè)。

　　二、商標(biāo)缺乏顯著性的法律風(fēng)險(xiǎn)

　　第四十四條已經(jīng)注冊(cè)的商標(biāo)，違反本法第十條、第十一條、第十二條規(guī)定的，或者是以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)的，由商標(biāo)局宣告該注冊(cè)商標(biāo)無(wú)效；其他單位或者個(gè)人可以請(qǐng)求商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)宣告該注冊(cè)商標(biāo)無(wú)效。

　　商標(biāo)法第五十九條：注冊(cè)商標(biāo)中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號(hào)，或者直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點(diǎn)，或者含有的地名，注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)人無(wú)權(quán)禁止他人正當(dāng)使用。

　　從上述法律中可以看出，注冊(cè)商標(biāo)應(yīng)具有顯著性。如果商標(biāo)中僅有商標(biāo)的通用詞匯和標(biāo)記的，僅直接表達(dá)商品的特點(diǎn)的，缺乏商標(biāo)顯著性，不能作為商標(biāo)注冊(cè)。但經(jīng)過(guò)使用取得顯著性，并便于識(shí)別的，可以作為商標(biāo)注冊(cè)。企業(yè)應(yīng)該如何理解和解讀上述法律規(guī)定，為獲取商標(biāo)注冊(cè)應(yīng)從哪些方面著手準(zhǔn)備，企業(yè)在市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)中應(yīng)該如何配合。筆者根據(jù)以往的工作經(jīng)驗(yàn)，給出如下幾個(gè)方面的建議：

　　（1）通用詞匯或直接表述商品特點(diǎn)的商標(biāo)，通過(guò)添加顯著性設(shè)計(jì)進(jìn)行區(qū)分

　　當(dāng)企業(yè)選擇通用詞匯作為商標(biāo)時(shí)，應(yīng)將該標(biāo)志作商標(biāo)性的使用，也就是區(qū)分性使用、可識(shí)別性使用。將商標(biāo)進(jìn)行藝術(shù)化設(shè)計(jì)，在商品包裝上或者服務(wù)宣傳資料中，以不同字體大小、顏色、字形設(shè)計(jì)等進(jìn)行區(qū)分，讓消費(fèi)者認(rèn)知其為企業(yè)的品牌。筆者曾代理田七商標(biāo)缺乏顯著性駁回復(fù)審案件，因田七是商品中所含的中藥成份，缺乏顯著性。田七在牙膏、洗潔精等商品上的藝術(shù)性處理、較大字體的突出使用，讓消費(fèi)者很容易認(rèn)知此為企業(yè)的品牌，達(dá)到了較好的可識(shí)別作用。

　　（2）缺顯商標(biāo)的使用，不應(yīng)擅自更改商標(biāo)圖樣

　　商標(biāo)法規(guī)定缺乏顯著性的商標(biāo)不應(yīng)作為商標(biāo)注冊(cè)，一是因?yàn)樯虡?biāo)不具有識(shí)別性，很難讓消費(fèi)者在購(gòu)買其商品和服務(wù)時(shí)，在同類商品中識(shí)別該品牌。二是對(duì)于同行業(yè)經(jīng)營(yíng)者來(lái)講，將通用詞匯作為商標(biāo)標(biāo)識(shí)，則是對(duì)公共資源的侵占。因此，法律對(duì)于缺顯商標(biāo)的授權(quán)有較為嚴(yán)格的要求。對(duì)于企業(yè)而言，則對(duì)自身商標(biāo)使用的要求應(yīng)更加嚴(yán)格。擅自更改商標(biāo)圖樣的行為，不但是對(duì)公司成本的浪費(fèi)，也會(huì)中斷或減弱品牌和商品的對(duì)應(yīng)關(guān)系，影響消費(fèi)者對(duì)品牌的認(rèn)知程度。

　　（3）通用詞匯或直接表述商品特點(diǎn)的商標(biāo)，應(yīng)進(jìn)行大量的使用，獲得一定知名度進(jìn)而區(qū)分

　　商標(biāo)通過(guò)使用取得顯著性，是法律規(guī)定的缺乏顯著性商標(biāo)可獲取注冊(cè)的重要條件。取得顯著性的意義在于，企業(yè)通過(guò)市場(chǎng)宣傳和商品銷售行為，使消費(fèi)者能夠?qū)⒃摌?biāo)志與企業(yè)之間建立唯一的聯(lián)系，并且能夠使相關(guān)公眾通過(guò)該標(biāo)志在同類商品中區(qū)分商品來(lái)源。因此，企業(yè)只有通過(guò)長(zhǎng)時(shí)間、大范圍的使用方可達(dá)到真正意義的區(qū)分，也就是說(shuō)商標(biāo)知名度越高，商標(biāo)顯著性越大。商標(biāo)因缺乏顯著性被駁回時(shí)，企業(yè)可在駁回復(fù)審中提交大量的商標(biāo)使用證據(jù)予以抗辯，從而爭(zhēng)取授權(quán)。對(duì)于使用證據(jù)，除了對(duì)于使用時(shí)間和地域有要求外，使用證據(jù)更要規(guī)范而有效，即使用證據(jù)上應(yīng)體現(xiàn)商標(biāo)、時(shí)間、地域、商品等信息。

　?。?）企業(yè)宣傳時(shí)，應(yīng)注重商標(biāo)標(biāo)記的使用

　　比較直接的讓消費(fèi)者認(rèn)知商標(biāo)的方法，就是將在商品上、商品的包裝上、交易文書上，將注冊(cè)商標(biāo)印上注冊(cè)標(biāo)記，未注冊(cè)商標(biāo)上TM商標(biāo)標(biāo)記。在廣告中、企業(yè)宣傳中，以及在各種宣傳材料中，明確該標(biāo)志為企業(yè)的品牌，或明確該標(biāo)志是注冊(cè)商標(biāo)。

　　（5）企業(yè)宣傳時(shí)，廣告語(yǔ)中的區(qū)分設(shè)計(jì)

　　企業(yè)可通過(guò)廣告語(yǔ)的特殊設(shè)計(jì)，告知消費(fèi)者該標(biāo)志是商標(biāo)，例如蒙牛公司的特侖蘇品牌，因特侖蘇在蒙語(yǔ)中是金牌的意思，有直接表述商品品質(zhì)之意，為了讓消費(fèi)者知道特侖蘇為蒙牛公司的品牌，將廣告語(yǔ)設(shè)計(jì)成為“不是所有牛奶都叫特侖蘇”；再如醬油品牌的”六月鮮“，通常醬油的釀造需要六個(gè)月的時(shí)間，該公司將廣告語(yǔ)設(shè)計(jì)為”六月鮮，六月，不只是時(shí)間“。

　?。?）品牌知名度、市場(chǎng)占有率調(diào)查報(bào)告的有力支撐

　　取得商標(biāo)顯著性需要一個(gè)較長(zhǎng)的過(guò)程，消費(fèi)者的認(rèn)知是絕對(duì)性的考量標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)權(quán)威的調(diào)查公司以市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告的方式，來(lái)證明商標(biāo)已經(jīng)通過(guò)使用具有較高的知名度和影響力，足以讓消費(fèi)者識(shí)別其商品和服務(wù)的來(lái)源，將是非常有利的證據(jù)支撐。訴訟案件中，有關(guān)商標(biāo)認(rèn)知度調(diào)查報(bào)告被較多法院采信。

　　（7）建立商標(biāo)顯著性維權(quán)體系

　　企業(yè)除規(guī)范和加強(qiáng)自身商標(biāo)使用外，還應(yīng)做好商標(biāo)防淡化工作。商標(biāo)淡化的行為包括近似商標(biāo)的申請(qǐng)行為、市場(chǎng)上近似商標(biāo)使用行為、商標(biāo)被使用成為行業(yè)通用名稱行為等。企業(yè)應(yīng)建立對(duì)應(yīng)的商標(biāo)公告監(jiān)測(cè)機(jī)制、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)維權(quán)機(jī)制、市場(chǎng)侵權(quán)防范機(jī)制等等。

　　上述情況是企業(yè)商標(biāo)本身缺乏顯著性的情況，也有一些企業(yè)，因商標(biāo)使用不當(dāng)，將商標(biāo)顯著性較強(qiáng)的商標(biāo)淡化成為行業(yè)通用名稱。企業(yè)不但失去了原本屬于自己的品牌，也遭受了巨大的經(jīng)濟(jì)損失。例如優(yōu)盤、jeep、席夢(mèng)思、阿司匹林等。這些商標(biāo)均是所屬行業(yè)創(chuàng)造出來(lái)的新類型商品，但因沒有將商品名稱和品牌進(jìn)行有效的區(qū)分使用，導(dǎo)致相關(guān)公眾將該品牌解釋為某種商品和服務(wù)的代名詞，從而缺乏顯著性，沒有了商標(biāo)本應(yīng)具有的區(qū)分功能，淡化成為通用名稱。還有一些企業(yè)，缺乏商標(biāo)防止淡化的維權(quán)體系，商標(biāo)慘遭淡化。例如筆者代理的thermos商標(biāo)駁回復(fù)審案件， thermos是以生產(chǎn)真空保溫瓶的德國(guó)公司的注冊(cè)商標(biāo)，由Thermos G.M.B.H公司于1904年在德國(guó)創(chuàng)立，至今110多年的歷史，其商標(biāo)創(chuàng)意來(lái)源于希臘文"THERME"，意指“熱”，后經(jīng)創(chuàng)意演變成臆造詞'THERMOS。因此，Thermos詞最早出現(xiàn)時(shí)就是個(gè)商標(biāo)，后因被詞典記錄為熱水瓶的意思，而被字典淡化。

　　終上所述，對(duì)于缺乏顯著性的商標(biāo)，采取有效的應(yīng)對(duì)機(jī)制，不但可以被速度熟知，可以獲取注冊(cè)，甚至可以在法律的保護(hù)下取得更多的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。然而，對(duì)于具有顯著性的商標(biāo)，因企業(yè)自身使用不當(dāng)，缺乏商標(biāo)管理機(jī)制，從而導(dǎo)致無(wú)形資產(chǎn)遭受巨大損失?？梢姡髽I(yè)在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中采取何種機(jī)制應(yīng)對(duì)商標(biāo)缺乏顯著性問(wèn)題至關(guān)重要。