文/集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 張青

　　知識產(chǎn)權(quán)作為重要的無形資產(chǎn)已成為各國經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略的重要內(nèi)容，隨著世界經(jīng)濟一體化和科學技術(shù)的發(fā)展，知識產(chǎn)權(quán)法律制度的全球化也逐漸來臨。近年來，我國的科技創(chuàng)新能力顯著增強，對于科技創(chuàng)新的衡量標準，在學界也多以專利（特別是發(fā)明、實用新型專利）申請狀況為參考依據(jù)。而一項申請專利具備創(chuàng)造性是授予其專利權(quán)的必要條件之一。為了提高專利保護的穩(wěn)定性、在各國盡可能的一致性以及公平性，本文通過對鄰國日本關(guān)于創(chuàng)造性、特別是對于公知常識、常用技術(shù)手段等的評價及認定與中國的審查實踐進行比較，探討兩國關(guān)于創(chuàng)造性評價的差異性，期望對我國的審查實踐有所啟示。

　　一、 審查現(xiàn)狀

　　在審查實踐中，經(jīng)常能夠遇到一件日本專利申請在日本已經(jīng)獲得授權(quán)，且對應的中國專利申請在審查過程中，所引用的對比文件與日本審查員引用的對比文件完全相同，審查意見也大致相同，但在區(qū)別技術(shù)特征未被任何對比文件公開的情況下，審查員在判斷要求保護的發(fā)明對本領域技術(shù)人員是否顯而易見時，在沒有任何證據(jù)支持的情況下，卻認定為該區(qū)別技術(shù)特征屬于“公知常識”、或 “常用技術(shù)手段”、或者該區(qū)別技術(shù)特征為“通過有限次的試驗可以得到的”，進而以本領域技術(shù)人員結(jié)合公知常識、或者通過有限次試驗，獲得該發(fā)明是顯而易見的為由，而否定該發(fā)明的創(chuàng)造性。

　　在對比文件的基礎上，能否結(jié)合公知常識等或通過有限次試驗即可獲得本發(fā)明，是一個主觀性較強的判斷。特別是以“公知常識”或“有限次試驗”為由否定創(chuàng)造性時，如果沒有舉證或充分地說明理由，則很容易導致當事人難以信服而引發(fā)爭議。

　　對于此類公知常識的證據(jù)應當如何認定、以及哪一方負有舉證責任，筆者在實現(xiàn)過程中也存在一些困惑，現(xiàn)從以下幾方面對中日兩國的相關(guān)規(guī)定進行說明，以期能夠引發(fā)業(yè)內(nèi)人士的思考。

　　（一）中國關(guān)于創(chuàng)造性及其判斷標準的相關(guān)規(guī)定

　?。?）關(guān)于創(chuàng)造性的判斷標準

　　對于創(chuàng)造性，中國專利法第二十二條第三款規(guī)定，“創(chuàng)造性，是指與現(xiàn)有技術(shù)相比，該發(fā)明具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步，該實用新型具有實質(zhì)性特點和進步”，同時，專利法第二十二條第五款還規(guī)定“本法所稱現(xiàn)有技術(shù)，是指申請日以前在國內(nèi)外為公眾所知的技術(shù)”。

　　另外，對于突出的實質(zhì)性特點，審查指南第二部分第四章2.2節(jié)在給出了定義的同時，還對是否顯而易見進行了原則性的描述，即 “發(fā)明有突出的實質(zhì)性特點，是指對所屬技術(shù)領域的技術(shù)人員來說，發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)是非顯而易見的。如果發(fā)明是所屬技術(shù)領域的技術(shù)人員在現(xiàn)有技術(shù)的基礎上僅僅通過合乎邏輯的分析、推理或者有限的試驗可以得到的，則該發(fā)明是顯而易見的，也就不具備突出的實質(zhì)性特點”。

　　對于發(fā)明具有顯著的進步，是指發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)相比能夠產(chǎn)生有益的技術(shù)效果。例如，發(fā)明克服了現(xiàn)有技術(shù)中存在的缺點和不足，或者為解決某一技術(shù)問題提供了一種不同構(gòu)思的技術(shù)方案，或者代表某種新的技術(shù)發(fā)展趨勢。

　　此外，“公知常識”是在創(chuàng)造性的評價中常見的概念，然而由于審查員或者當事人會基于自身的知識水平對“公知常識”進行判斷，因此往往難以有客觀、統(tǒng)一的標準。對此，審查指南中規(guī)定的公知常識的證據(jù)通常限于以下幾種形式：工具書、教科書和技術(shù)手冊、技術(shù)詞典。

　　（2）關(guān)于創(chuàng)造性的判斷方法

　　對于如何判斷發(fā)明或?qū)嵱眯滦褪欠窬哂袆?chuàng)造性，審查指南中進一步給出了具體的判斷方法，即歸納為三步法：

　　確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)；

　　確定發(fā)明的區(qū)別特征和發(fā)明實際解決的技術(shù)問題；

　　判斷要求保護的發(fā)明對本領域技術(shù)人員來說是否顯而易見。

　　但在審查實踐中，常常碰到審查員在判斷是否為公知常識、要求保護的發(fā)明對本領域技術(shù)人員來說是否顯而易見時，在沒有證據(jù)支持的情況下，即判定為屬于“公知常識”、或“常用技術(shù)手段”，或者以數(shù)值

　　或數(shù)值范圍是“通過有限次的試驗可以得到的”為由，而否定本發(fā)明的創(chuàng)造性。

　　（3）關(guān)于“公知常識”等的舉證責任

　　【審查指南】規(guī)定，“審查員在審查意見通知書中引用的本領域的公知常識應當是確鑿的，如果申請人對審查員引用的公知常識提出異議，審查員應當能夠說明理由或提供相應的證據(jù)予以證明”。

　　根據(jù)該規(guī)定可知，審查員在使用“公知常識”進行創(chuàng)造性的評價時，并不負有“初始的”舉證責任，只有在申請人提出異議的情況下，審查員才“應當能夠說明”或“提供相應的證據(jù)予以證明”。這樣的結(jié)果，導致近年來在審查意見通知書中，審查員在未進行詳細說明或未給出證據(jù)的情況下，而以“公知常識”來否定發(fā)明的創(chuàng)造性的情況并不少見。

　　（二）日本關(guān)于創(chuàng)造性及其判斷標準的相關(guān)規(guī)定

　?。?）關(guān)于創(chuàng)造性的判斷標準

　　日本專利法第二十九條規(guī)定：凡完成在工業(yè)上可利用的發(fā)明的發(fā)明人，除下列記載的發(fā)明之外，可以獲得該項發(fā)明的專利：

　　專利申請之前在日本國內(nèi)已是眾所周知的發(fā)明；

　　專利申請之前在日本國內(nèi)已是公開實施的發(fā)明；

　　專利申請之前在日本國內(nèi)或在國外公開的刊物上已有記載的發(fā)明，

　　專利申請之前，具備該發(fā)明所屬技術(shù)領域的普通知識者，根據(jù)記載于前項各款中的發(fā)明而能夠容易實現(xiàn)發(fā)明時，不拘同項的規(guī)定如何，對其發(fā)明不能給予專利權(quán)。

　　在此，我們可以注意到：根據(jù)日本專利法的規(guī)定，日本對于新穎性、創(chuàng)造性都是“否定式”的表述，簡言之：若本領域普通技術(shù)人員根據(jù)現(xiàn)有技術(shù)能夠容易想到本發(fā)明時，則本發(fā)明不能被授予專利權(quán)。

　　另外，在日本【審查基準】第二部分第二章2.5（1）中，對于區(qū)別技術(shù)特征為數(shù)值范圍、或從公知材料中選擇優(yōu)選材料、或常用技術(shù)手段的選擇等情況下的創(chuàng)造性的判斷，給出了原則性的判斷基準，即：“為解決特定技術(shù)問題而從公知材料中優(yōu)選、對數(shù)值范圍的優(yōu)化、等同物的替換、常規(guī)技術(shù)手段的選擇等，是本領域技術(shù)人員發(fā)揮通常的創(chuàng)造能力，

　　且區(qū)別技術(shù)特征僅為這些點時，如果沒有能推導出具有創(chuàng)造性的其他證據(jù)，通常這樣的發(fā)明被認為是本領域技術(shù)人員容易想到的”。

　　此外，在該第二部分第二章2.5（2）中，針對限定數(shù)值范圍的發(fā)明進行了更進一步的明確，即：若本發(fā)明所限定的數(shù)值范圍，具有對比文件未公開的有益效果，與對比文件所公開的效果本質(zhì)上不同、或者本質(zhì)相同但具有極其優(yōu)越的效果，而結(jié)合當時的技術(shù)水平，本領域技術(shù)人員無法預測的時候，可以判定為具有創(chuàng)造性。

　　由此可以看出：與中國的【審查指南】中的相關(guān)規(guī)定相比，日本的【審查基準】中的規(guī)定更為細致和具體，即：技術(shù)手段的選擇、材料的優(yōu)選或替換等是否是為了解決特定的技術(shù)問題？所限定的數(shù)值范圍是否具有對比文件未公開的有益效果？是否與對比文件所公開的效果在本質(zhì)上不同？

　　另外，對應于我國的公知常識，在日本使用的是“周知技術(shù)”的概念，日本專利局在將文獻作為證據(jù)認定周知技術(shù)時，原則上要多篇文獻；當其為專利文獻時，一般需引用2-3篇文獻；當其為教科書等文獻時，1篇即可認定為周知技術(shù)。

　　（2）關(guān)于創(chuàng)造性的判斷方法

　　與中國的審查指南中規(guī)定的三步法不同，日本雖然沒有明確的三步法，但拒絕理由通知書中對于創(chuàng)造性的判斷，通常主要由以下部分構(gòu)成：

　　首先，是對本發(fā)明與對比文件的發(fā)明（最接近的現(xiàn)有技術(shù)）的認定，包括兩者相同點的認定以及區(qū)別點的認定；

　　其次，基于區(qū)別點進行討論，概述從現(xiàn)有技術(shù)出發(fā)，基于對比文件的發(fā)明是否容易想到本發(fā)明，具體而言，討論區(qū)別技術(shù)特征與所要解決的課題之間的關(guān)系（區(qū)別技術(shù)特征涉及的課題是否是容易想到的），明確區(qū)別技術(shù)特征是否是為了解決本發(fā)明的技術(shù)課題等。

　　進而，從技術(shù)領域、技術(shù)課題、作用以及效果的共通性出發(fā)，判斷是否存在結(jié)合的啟示（目的在于排除事后分析，即排除事后諸葛亮）。

　　（3）關(guān)于“公知常識”等的舉證責任

　　基于日本專利法對新穎性、創(chuàng)造性的“否定式”的表述：若本領域普通技術(shù)人員根據(jù)現(xiàn)有技術(shù)能夠容易想到本發(fā)明時，則本發(fā)明不能被授予專利權(quán)的規(guī)定，換言之，根據(jù)字面的描述，除了能夠容易想到（有啟示）以外，默認是可以被授權(quán)的。所以審查員在寫拒絕理由通知或者準備駁回時，需要寫明為什么是容易想到的、或者為什么有結(jié)合的啟示，因此審查員一方負有舉證的責任，這一點與中國的審查實踐有著明顯的差異，這樣做能夠有效地防止“公知常識”、“容易想到”等的濫用，有效地促進審查進程。

　　（三）中、日關(guān)于創(chuàng)造性及其判斷標準的對比的思考

　　根據(jù)以上對中、日兩國在創(chuàng)造性的判斷標準以及判斷方法的對比分析，我們可以看到尤其是在“公知常識”、“容易想到”等的舉證責任方面存在較大的差異，因此導致兩國的專利審查人員在對于創(chuàng)造性的判定和書寫審查意見時的思路、裁量以及發(fā)出審查意見通知書后對專利權(quán)利產(chǎn)生的影響和擔負的責任方面都會存在較大的差異，從而直接影響了兩國對于創(chuàng)造性評價的客觀性、一致性以及公平性，造成一件專利在兩國申請，即使對比文件完全一致，審查意見也大致相同，卻遭遇迥然不同的審查結(jié)果的現(xiàn)狀。

　　故此，筆者認為，在國際交流日益頻繁，專利國際申請日益增加，知識產(chǎn)權(quán)日益受到重視的今天，日本在專利審查中的舉證要求對我國的專利審查來說也有一定的借鑒意義。如果兩國能夠在專利審查標準、評價方法、以及責任界定等層面相互交流，互相借鑒，盡可能客觀地統(tǒng)一標準，增強審查人員的責任意識，則能夠使得公知常識等的判斷較為客觀，避免審查人員草率地套用行話，同時減少專利從業(yè)人員的困惑、減少當事人難以信服而引發(fā)爭議，進一步增加國際專利審查中的公平、公正性。

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　　綜上所述，筆者認為專利保護應當充分考慮到專利權(quán)人和社會公眾二者利益的平衡，既要公平公正地尊重專利權(quán)人付出的創(chuàng)造性勞動，鼓勵發(fā)明創(chuàng)造，鼓勵各行業(yè)的人更多地申請專利，提高整個行業(yè)的科研水平、創(chuàng)新能力，又要給社會公眾一定的實施新技術(shù)的空間。對此，我國的審查實踐在堅持獨立審查制度的基礎上，也可以同時借鑒或參考各國的審查實踐中的經(jīng)驗，從而盡可能客觀公證地對公知常識等進行判斷和認定，兼顧專利確權(quán)程序的公平與效率。只要我們不斷吸取別人的經(jīng)驗并加以消化、完善，并形成自己的審查制度，將會對我國的專利事業(yè)及科學技術(shù)的進步和發(fā)展起到非常重大的推動作用。

　　以上，對中、日兩國專利審查實踐中，關(guān)于創(chuàng)造性的評價作了初步的梳理，以期進一步的探討和思考。如有不妥之處，敬請指正。

　　參考文獻：

　　[1] 國家知識產(chǎn)權(quán)局，專利審查指南2010

　　[2] 日本特許法

　　[3] 日本特許廳，《發(fā)明、實用新型審查基準》（2010年6月修訂）

　　[4] 淺談“公知常識”的證據(jù)認定及考量因素----倪曉紅（復審委審查員）