文/集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 杜燕霞
在國外進(jìn)行商標(biāo)注冊,是否需要提前進(jìn)行檢索呢?不少企業(yè)有這樣的困惑。首先,檢索的成本太高,國外律師的檢索費(fèi)和提交一件注冊申請的代理費(fèi)差不多。其次,對于公司的核心商標(biāo)而言,哪怕檢索出在先商標(biāo),也必須申請,從而認(rèn)為商標(biāo)檢索的意義不大。于是,不少企業(yè)選擇了直接提交注冊申請,等待官方的審查結(jié)果。既然如此,那么商標(biāo)檢索是否真的有必要呢?
在討論檢索的意義前,我們首先要明確下什么是商標(biāo)檢索。商標(biāo)檢索,通常也稱為商標(biāo)查詢,是指在商標(biāo)注冊申請前,對商標(biāo)注冊和使用進(jìn)行的可行性的評估。有過商標(biāo)注冊經(jīng)歷的企業(yè)都明白,商標(biāo)是有門檻的,需要滿足顯著性、區(qū)分性(足以與其他在先商標(biāo)區(qū)分開來,排除致使在來源混淆的可能性)等要求,因此在選擇某個標(biāo)識作為商標(biāo)之前,需要對其是否滿足商標(biāo)基本要求、能否注冊成功、可否投放市場進(jìn)行評估。這一評估過程,便是本文旨在討論的商標(biāo)檢索。
既然商標(biāo)檢索是評估商標(biāo)注冊和使用的可行性的,那么商標(biāo)檢索結(jié)果揭示的,就是商標(biāo)注冊和使用的風(fēng)險,即商標(biāo)注冊不能的風(fēng)險和使用不能的風(fēng)險。字面來講,注冊不能的風(fēng)險是指商標(biāo)存在駁回風(fēng)險、異議風(fēng)險等,可能致使商標(biāo)無法成功注冊。使用不能的風(fēng)險是指,商標(biāo)無法投入使用,或者一旦使用則存在侵犯他人合法權(quán)利的風(fēng)險。在法律上,由于不同國家對商標(biāo)注冊要件進(jìn)行了不同的規(guī)定,因此注冊風(fēng)險在不同國家體現(xiàn)出不同特征。例如,在中國、日本、韓國等有在先權(quán)利審查的國家,審查員有權(quán)引證在先商標(biāo)來駁回在后申請,那么商標(biāo)注冊風(fēng)險既可能來自商標(biāo)顯著性問題,又可能存在在先注冊/申請商標(biāo)的障礙。而在歐盟以及歐盟多數(shù)成員國內(nèi),由于審查員不會依職權(quán)進(jìn)行在先權(quán)利審查,因此若商標(biāo)通過絕對理由審查后,公告期內(nèi)無人異議的,則商標(biāo)可以核準(zhǔn)注冊。因此,在這些國家中,注冊風(fēng)險來自于商標(biāo)的顯著性要求和第三方的異議。第三方是否會提出異議,則與該企業(yè)市場經(jīng)營情況、商標(biāo)使用現(xiàn)狀、以及商標(biāo)保護(hù)策略密切相關(guān)。整體而言,由于不少商標(biāo)是防御注冊的,或者并未投入使用的,因此商標(biāo)異議的可能性是遠(yuǎn)低于審查員駁回的可能性的。同樣的,使用風(fēng)險也因?yàn)楦鲊煌芍贫鹊牟煌休^大差異。例如,美國、加拿大等商標(biāo)權(quán)源于使用的國家,哪怕使用注冊商標(biāo),也可能會侵犯他人未注冊的、因在先使用而產(chǎn)生的商標(biāo)權(quán)。由于各國商標(biāo)法律制度直接決定了商標(biāo)注冊和使用的風(fēng)險,那么這種風(fēng)險評估就需要結(jié)合著各國商標(biāo)法律制度來進(jìn)行,商標(biāo)檢索的對象和范圍是有所差異的。換句話說,不同法律制度下,商標(biāo)風(fēng)險的來源是不同的。因此,用國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn),或者同一標(biāo)準(zhǔn)去判斷商標(biāo)的風(fēng)險,顯然是不合理的。
風(fēng)險管理是企業(yè)管理非常重要的課題,那么企業(yè)是否可以承受商標(biāo)不進(jìn)行檢索的風(fēng)險呢?我們需要看看不進(jìn)行商標(biāo)檢索而帶來的后果。首先,商標(biāo)注冊不能的不利后果是企業(yè)投入了時間和費(fèi)用,但最終未能成功注冊商標(biāo)。由于這些基本上是經(jīng)濟(jì)上的指標(biāo),而不同企業(yè)的在經(jīng)濟(jì)上的承受力是不同的,因此很難得出一個確定的結(jié)論。其次,使用不能的不利后果是商標(biāo)雖得以注冊,但不能使用,或者一旦使用即侵犯他人權(quán)利。商標(biāo)侵權(quán)責(zé)任中,除了停止使用外,還有消除影響,賠償損失等。無論對于各種規(guī)模的企業(yè)而言,這種后果都是不容忽視的。因?yàn)槌私?jīng)濟(jì)損失外,還將破壞企業(yè)經(jīng)過長期努力、精心積累的商譽(yù)。
雖然,不同企業(yè)對于風(fēng)險承受能力有較大的差異,但從企業(yè)經(jīng)營決策角度而言,每件商標(biāo)的選擇、設(shè)計、啟用都是資源投入,也是創(chuàng)意者寶貴的勞動成果,商標(biāo)順利注冊是企業(yè)有序經(jīng)營的有力保障。此外,避免侵權(quán)、避免資源閑置和浪費(fèi),也是企業(yè)良好經(jīng)營的訴求。因此,對于企業(yè)而言,申請前進(jìn)行商標(biāo)檢索的必要性不言而喻。
其實(shí),商標(biāo)檢索,除了可以排查注冊不能和使用不能的風(fēng)險外,還有一些很重要、但卻常被忽視的作用。例如,商標(biāo)檢索報告可以證明在后商標(biāo)注冊人的主觀善意,因?yàn)闄z索可以證明其對他人的在先商標(biāo)盡到了必要的注意義務(wù),特別是在沒有相對理由審查的國家中,此意義尤為重要。此外,商標(biāo)檢索可以使得申請人在盡早獲得注冊/使用障礙后獲得解決問題的先機(jī)。部分國家的審查周期非常長,例如巴西、委內(nèi)瑞拉等國家,若申請后2-3年才發(fā)現(xiàn)有在先商標(biāo),那么還將花費(fèi)更長的時間來清除權(quán)利障礙。同時,值得注意的是,這些在先商標(biāo)可能已經(jīng)經(jīng)過了可以爭議的時間限制。
事實(shí)上,越來越多的企業(yè)重視起商標(biāo)檢索。根據(jù)筆者經(jīng)歷,企業(yè)進(jìn)行商標(biāo)檢索的比例在逐年提升。以筆者公司代理的案件來看,2015年查詢比例是11.3%,2016年為12.5%,2017年已經(jīng)提升至15%。商標(biāo)注冊前進(jìn)行檢索,已成為一種趨勢。
既然商標(biāo)檢索的意義重大,那么是否有辦法有效降低檢索成本呢?商標(biāo)檢索成本分為兩部分,一部分是數(shù)據(jù)庫的費(fèi)用,另一部分是律師或代理人提供法律意見的費(fèi)用。就前者而言,目前不少國家和國際性組織正在致力于此。例如,世界知識產(chǎn)權(quán)組織國際局開發(fā)的http://www.wipo.int/branddb/en和歐洲知識產(chǎn)權(quán)組織的https://www.tmdn.org/tmview/welcome,他們旨在通過匯總各國數(shù)據(jù)庫來提供“一站式”查詢服務(wù)。這些數(shù)據(jù)庫都是免費(fèi)開放的,因此數(shù)據(jù)庫的成本已經(jīng)逐漸在降低。另一方面,隨著競爭壓力,各國代理律師和代理人的服務(wù)費(fèi)用也在逐步的壓縮,提供專業(yè)但收費(fèi)合理的法律服務(wù)成為一種必然。
商標(biāo)檢索的重要性在日益凸顯,相信越來越多的中國企業(yè)會使用這種利器,為民族品牌的振興之路鋪平道路。