文/集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 郭化雨

　　發(fā)明專利在授權(quán)之前，都需要經(jīng)過實(shí)質(zhì)審查程序，也就是業(yè)內(nèi)常說的實(shí)審。在實(shí)審階段，由于對(duì)比文件的公開程度有可能會(huì)導(dǎo)致本申請(qǐng)?jiān)?dú)立權(quán)利要求例如權(quán)1出現(xiàn)創(chuàng)造性問題，為了提高授權(quán)前景，專利權(quán)人一般會(huì)對(duì)原獨(dú)立權(quán)利要求進(jìn)行修改，增加一些特征或限定一些特征來限縮原本的保護(hù)范圍，以體現(xiàn)出本申請(qǐng)相對(duì)于對(duì)比文件具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步。除此之外，專利權(quán)人還可以通過主動(dòng)補(bǔ)正或者在主動(dòng)修改時(shí)機(jī)對(duì)原權(quán)利要求書進(jìn)行修改。

　　不論在什么時(shí)機(jī)進(jìn)行修改，申請(qǐng)人對(duì)權(quán)利要求書的修改均應(yīng)符合專利法第33條的規(guī)定：“申請(qǐng)人可以對(duì)其專利申請(qǐng)文件進(jìn)行修改，但是，對(duì)發(fā)明和實(shí)用新型專利申請(qǐng)文件的修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍”。

　　一個(gè)申請(qǐng)文件在實(shí)審階段，面對(duì)的一般是一位審查員，審查員所投入的時(shí)間和精力畢竟有限，不可能對(duì)每個(gè)申請(qǐng)文件的審查都面面俱到，故有可能未注意到某些申請(qǐng)文件權(quán)利要求中模棱兩可的修改、有超范圍嫌疑的修改或者不能直接地、毫無疑義的確定出的修改等。

　　所以，有些申請(qǐng)人在實(shí)審階段對(duì)權(quán)利要求書的修改比較隨意，會(huì)為了拿到專利權(quán)而“過度”修改權(quán)利要求書，甚至添加一些原本未記載在申請(qǐng)文件中的內(nèi)容。雖然有可能這類修改僥幸未被審查員察覺并因此獲得了授權(quán)，但是，由于修改帶來的隱患實(shí)際存在并未消除，故這種取巧的修改有可能會(huì)導(dǎo)致獲得的該專利權(quán)不穩(wěn)定。

　　故筆者認(rèn)為，在實(shí)審階段對(duì)申請(qǐng)文件權(quán)利要求書的修改需要謹(jǐn)慎，應(yīng)盡量避免出現(xiàn)明顯的修改超范圍問題，否則即使獲得了專利權(quán)，該專利在遭遇無效時(shí)，請(qǐng)求人會(huì)投入更多的人力物力分析該專利，任何實(shí)審階段的細(xì)微問題都相當(dāng)于放在放大鏡下審視。故一些已經(jīng)授權(quán)的專利可能會(huì)因?yàn)閷?shí)審階段的修改導(dǎo)致出現(xiàn)難以解決的問題。

　　筆者本身具有一些專利無效的實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，在代表請(qǐng)求人請(qǐng)求一件專利無效時(shí)，涉案專利就存在比較明顯的修改問題。該專利記載了一種掛個(gè)性化的設(shè)置方法，通過該方法用戶可以將自身熟悉的個(gè)性化設(shè)置從第一終端上傳到服務(wù)器，當(dāng)該用戶需要使用陌生的第二終端時(shí)，該用戶可以從服務(wù)器下載之前上傳的個(gè)性化設(shè)置并應(yīng)用在第二終端中，使得第二終端的應(yīng)用環(huán)境變?yōu)樽约菏煜さ膽?yīng)用環(huán)境，從而提高了用戶體驗(yàn)。

　　其授權(quán)文本中的獨(dú)立權(quán)利要求1記載了如下方案（由于獨(dú)權(quán)較長(zhǎng)，故隱去了與本文論述無關(guān)的部分特征，并為了便于描述增加了段落編號(hào)）：

　　“1.一種個(gè)性化的設(shè)置方法，其特征在于，包括以下步驟：

　　（a）用戶利用第一終端提取所述第一終端上的個(gè)性化設(shè)置的參數(shù)以得到不同粒度的個(gè)性化設(shè)置參數(shù)并向服務(wù)器傳輸所述不同粒度的個(gè)性化設(shè)置參數(shù)；

　　（b）所述服務(wù)器將所述不同粒度的個(gè)性化設(shè)置參數(shù)按照粒度大小或者按照時(shí)間順序保存在所述服務(wù)器上；

　　所述用戶利用與所述第一終端不同的第二終端向所述服務(wù)器傳輸下載所述個(gè)性化設(shè)置參數(shù)的請(qǐng)求…

　　（c）在驗(yàn)證成功后，所述服務(wù)器根據(jù)所述第二終端的配置信息將至少一個(gè)粒度的個(gè)性化設(shè)置參數(shù)傳輸給所述第二終端；以及

　　所述用戶在所述第二終端上配置所述個(gè)性化設(shè)置參數(shù)以得到所述個(gè)性化設(shè)置…?！?

　　其中加粗的部分均為專利權(quán)人在實(shí)審階段修改增加到原權(quán)利要求1中的特征，也是本文議論焦點(diǎn)所在。

　　段落a和b中的修改是依據(jù)原從屬權(quán)利要求，從修改超范圍的角度來看并無太多不妥。但是段落c中的修改卻有很大問題，不論是“配置信息”還是“至少一個(gè)粒度”均完全未出現(xiàn)在原權(quán)利要求書或說明書中，也就是說根本沒有記載。

　　針對(duì)配置信息，有可能作為修改依據(jù)為說明書中的一段內(nèi)容“用戶可以根據(jù)自己終端的能力，選擇不同粒度的個(gè)性化設(shè)置參數(shù)。如果第二終端是文字處理能力較差的手機(jī)等，則可以選擇低粒度的個(gè)性化設(shè)置參數(shù)。如果第二終端是臺(tái)式機(jī)等，則可以選擇最高粒度的個(gè)性化設(shè)置參數(shù)”。

　　但是根據(jù)此處記載所能得到的信息卻和段落c之間有很大區(qū)別，首先，說明書記載的是用戶根據(jù)自己終端能力從服務(wù)器挑選合適粒度的個(gè)性化設(shè)置參數(shù)，也就是由人來實(shí)現(xiàn)選擇，而并非是有服務(wù)器進(jìn)行的選擇。其次，用戶根據(jù)的是自己終端的能力，或者說文字處理能力，這和配置信息的概念是有很大差別的，畢竟根據(jù)權(quán)利要求的上下文，該配置信息可以有很多可能的解讀空間，至少不能根據(jù)說明書這段的記載直接地、毫無疑義的確定出終端的能力就是配置信息。

　　故筆者認(rèn)為對(duì)段落c的這一修改不僅導(dǎo)致了明顯的修改超范圍的問題，甚至也會(huì)導(dǎo)致權(quán)利要求不清楚、權(quán)利要求得不到說明書的支持以及權(quán)利要求書和說明書公開不充分的問題。其中不清楚、不支持、公開不充分的問題可能可以在口審階段通過解釋、限縮而得到一定程度的解決，但是，修改超范圍的問題卻比較棘手，難以解決。

　　所以在口頭審理時(shí)，針對(duì)這一點(diǎn)也是請(qǐng)求人和專利權(quán)人爭(zhēng)論的焦點(diǎn)，由于確實(shí)修改超范圍的問題比較嚴(yán)重，專利權(quán)人在解釋時(shí)就出現(xiàn)了一定顧此失彼、前后矛盾的論點(diǎn)。

　　在針對(duì)超范圍的無效請(qǐng)求理由的論述階段，專利權(quán)人對(duì)“服務(wù)器根據(jù)配置信息”這一修改進(jìn)行了解釋，專利權(quán)人首先明確修改依據(jù)就是上述說明書記載的段落，并認(rèn)為由于用戶的認(rèn)知是有限的，有可能并不能了解自己終端的能力高低，故在用戶不能認(rèn)知終端能力的前提下，可以直接地、毫無疑義的確定出服務(wù)器可以根據(jù)終端的配置信息下發(fā)合適的個(gè)性化設(shè)置參數(shù)。很顯然這一論點(diǎn)難以站得住腳，而且即使站在專利權(quán)人解釋的邏輯，在修改時(shí)也應(yīng)將用戶認(rèn)知能力這一條件修改到權(quán)利要求中才能實(shí)現(xiàn)一定程度上所謂的“直接地、毫無疑義”。

　　之后，專利權(quán)人又對(duì)“至少一個(gè)粒度”這一修改進(jìn)行了解釋，由于說明書中確實(shí)沒有記載服務(wù)器下發(fā)個(gè)性化設(shè)置參數(shù)時(shí)有至少一個(gè)粒度，也沒有任何可能相關(guān)記載的情況，故專利權(quán)人轉(zhuǎn)而強(qiáng)調(diào)修改后的段落a和段落b可以作為修改段落c的依據(jù)，即之前用戶從第一終端上傳了不同粒度的個(gè)性化設(shè)置參數(shù)，那么之后用戶就可以從服務(wù)器下載不同粒度的個(gè)性化設(shè)置參數(shù)，也就是說，專利權(quán)人認(rèn)為上傳不同粒度個(gè)性化設(shè)置參數(shù)可以作為下載個(gè)性化設(shè)置參數(shù)的修改依據(jù)，上述修改是可以直接地、毫無疑義確定的。

　　先拋開“不同粒度”和“至少一個(gè)粒度”實(shí)際保護(hù)范圍是有區(qū)別的不說，至少專利權(quán)人在解釋這一修改時(shí)明確了上傳的粒度和下載的粒度相同這一邏輯，但是這一邏輯顯然和專利權(quán)人解釋“配置信息”時(shí)的邏輯有矛盾，在解釋配置信息是否超范圍時(shí)，專利權(quán)人認(rèn)為服務(wù)器可以在用戶不具有足夠認(rèn)知能力時(shí)根據(jù)第二終端的能力確定出適合第二終端能力的個(gè)性化設(shè)置參數(shù)，通過說明書中記載的文字處理能力較差的手機(jī)可以選擇低粒度的個(gè)性化設(shè)置參數(shù)，文字處理能力較好的臺(tái)式機(jī)可以選擇最高粒度的個(gè)性化設(shè)置參數(shù)，顯然這里服務(wù)器確定下發(fā)給第二終端的個(gè)性化設(shè)置參數(shù)應(yīng)與第二終端能力相關(guān)，而不是與第一終端上傳的個(gè)性化設(shè)置參數(shù)相關(guān)。

　　故專利權(quán)人針對(duì)“配置信息”是否超范圍的解釋與針對(duì)“至少一個(gè)粒度”是否超范圍的解釋出現(xiàn)了前后矛盾的地方。若合議組認(rèn)同了請(qǐng)求人的上述意見，就很有可能會(huì)讓合議組傾向于對(duì)該專利做出部分或全部無效決定。

　　可見，實(shí)審階段對(duì)權(quán)利要求書的修改如果過于隨意或者為了授權(quán)強(qiáng)行增加技術(shù)特征的話，即使僥幸未被審查員發(fā)現(xiàn)而獲得了授權(quán)，若后續(xù)遇到專利權(quán)無效時(shí)，修改導(dǎo)致的問題依然會(huì)對(duì)專利權(quán)帶來不穩(wěn)定的影響。