文/集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 陳莎莎

　　摘要：本文結(jié)合具體案例，對(duì)答復(fù)創(chuàng)造性時(shí)是否需要對(duì)本申請(qǐng)和對(duì)比文件所解決的技術(shù)問題進(jìn)行比對(duì)提出了筆者的觀點(diǎn)，擬為代理人提供可供參考的答復(fù)思路。

　　一、問題引出

　　部分代理人在答復(fù)審查意見時(shí)習(xí)慣于套用答復(fù)模板，筆者發(fā)現(xiàn)，很多創(chuàng)造性的答復(fù)模板中都會(huì)對(duì)本申請(qǐng)和對(duì)比文件所解決的技術(shù)問題進(jìn)行比對(duì)。此外，筆者最近在答復(fù)審?fù)〞r(shí)也有客戶提出了需要進(jìn)行技術(shù)問題比對(duì)的需求，并且客戶認(rèn)為這是答復(fù)審?fù)〞r(shí)的必要步驟。因此，筆者不禁產(chǎn)生一些思考，在創(chuàng)造性答復(fù)時(shí)是否需要對(duì)本申請(qǐng)和對(duì)比文件所解決的技術(shù)問題進(jìn)行比對(duì)。

　　二、不同觀點(diǎn)

　　觀點(diǎn)一：創(chuàng)造性答復(fù)時(shí)需要進(jìn)行技術(shù)問題的比對(duì)

　　部分代理人在套用創(chuàng)造性的答復(fù)模板時(shí)，都會(huì)根據(jù)答復(fù)模板的格式需求進(jìn)行技術(shù)問題的比對(duì)，但是可能并沒有深入思考是否需要以及為什么需要進(jìn)行技術(shù)問題的比對(duì)。

　　觀點(diǎn)二：創(chuàng)造性答復(fù)時(shí)不需要進(jìn)行技術(shù)問題的比對(duì)

　　持此觀點(diǎn)的人大部分都是以創(chuàng)造性評(píng)價(jià)的“三步法”原則為依據(jù)，下面詳細(xì)說明。

　　創(chuàng)造性是發(fā)明授權(quán)的實(shí)質(zhì)性條件之一，根據(jù)《專利法》第22條3款可知，發(fā)明的創(chuàng)造性是指與現(xiàn)有技術(shù)相比，發(fā)明具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步。而根據(jù)審查指南的規(guī)定，在判斷發(fā)明是否具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)時(shí)，要判斷對(duì)本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說，要求保護(hù)的發(fā)明相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)是否顯而易見，通常可按照以下三個(gè)步驟進(jìn)行：（1）確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)；（2）確定發(fā)明的區(qū)別特征和發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題；（3）判斷要求保護(hù)的發(fā)明對(duì)本領(lǐng)域的技術(shù)人員是否顯而易見。上述三個(gè)步驟也就是俗稱的“三步法”原則。

　　目前，審查員在評(píng)價(jià)創(chuàng)造性時(shí)，通常都是基于“三步法”原則。而根據(jù) “三步法”原則可知，“三步法”原則中并不存在對(duì)本申請(qǐng)和對(duì)比文件所解決的技術(shù)問題進(jìn)行比對(duì)的過程。也就是說，審查員在進(jìn)行創(chuàng)造性評(píng)價(jià)時(shí)，并沒有進(jìn)行技術(shù)問題的比對(duì)，而代理人主要是針對(duì)審查員的評(píng)價(jià)進(jìn)行答復(fù)，顯然也就不存在進(jìn)行技術(shù)問題比對(duì)的意義。如果代理人在答復(fù)過程中進(jìn)行了技術(shù)問題的比對(duì)，就會(huì)造成審查員在說“東”，而代理人在回復(fù)“西”的效果。

　　三、筆者觀點(diǎn)

　　上述觀點(diǎn)二從創(chuàng)造性評(píng)價(jià)的“三步法”原則入手，比較符合邏輯，這也是筆者最初所持的觀點(diǎn)。但是在答復(fù)一些審查意見之后，筆者認(rèn)為，上述觀點(diǎn)二存在一定的片面性，實(shí)際上，在部分案件中，進(jìn)行技術(shù)問題的比對(duì)也不失作為創(chuàng)造性答復(fù)的輔助手段。下面筆者通過一個(gè)復(fù)審案例進(jìn)行說明。

　　四、具體案例

　　1、本案權(quán)利要求1的技術(shù)方案：

　　一種網(wǎng)上支付的方法，其特征在于，包括：

　　第一服務(wù)系統(tǒng)根據(jù)用戶的支付請(qǐng)求創(chuàng)建支付訂單，同時(shí)該第一服務(wù)系統(tǒng)根據(jù)所述支付訂單生成一鑒別標(biāo)識(shí)，并將該鑒別標(biāo)識(shí)存儲(chǔ)在發(fā)起所述支付請(qǐng)求的用戶本地終端中；

　　所述第一服務(wù)系統(tǒng)將所述支付訂單對(duì)應(yīng)的支付鏈接返回給用戶，所述支付鏈接中攜帶所述鑒別標(biāo)識(shí)；

　　所述第一服務(wù)系統(tǒng)接收第二服務(wù)系統(tǒng)發(fā)送的支付鑒別請(qǐng)求，所述支付鑒別請(qǐng)求中攜帶有所述第二服務(wù)系統(tǒng)從用戶向其發(fā)起付款請(qǐng)求時(shí)所使用的支付鏈接中獲取的鑒別標(biāo)識(shí)；

　　第一服務(wù)系統(tǒng)鑒別發(fā)起所述付款請(qǐng)求的用戶本地終端中是否有與支付鑒別請(qǐng)求中攜帶的鑒別標(biāo)識(shí)相同的鑒別標(biāo)識(shí)，并向所述第二服務(wù)系統(tǒng)返回支付鑒別結(jié)果；

　　第一服務(wù)系統(tǒng)接收第二服務(wù)系統(tǒng)根據(jù)支付鑒別結(jié)果與用戶交互完成或者終止支付的通知。

　　本案權(quán)利要求1的技術(shù)方案可以通過下圖表示：

　　2、對(duì)比文件的技術(shù)方案：

　　預(yù)先存儲(chǔ)第二生物測(cè)定樣本，生物測(cè)定樣本是接受者本人的生物特性，例如指紋等，在交易時(shí)接收第一生物測(cè)定樣本，通過判斷第一生物測(cè)定樣本是否與存儲(chǔ)的第二生物測(cè)定樣本相匹配，判定是否提供資金給接受者。

　　3、駁回決定的評(píng)價(jià)過程：

　　審查員認(rèn)為對(duì)比文件中的生物測(cè)定樣本相當(dāng)于鑒別標(biāo)識(shí)，并且認(rèn)為對(duì)比文件公開了權(quán)利要求1的大部分特征，區(qū)別僅在于將“支付鏈接”發(fā)送給用戶以進(jìn)行鑒別，而該區(qū)別為本領(lǐng)域的公知常識(shí)。

　　4、答復(fù)方式分析：

　　本案權(quán)利要求1的關(guān)鍵在于，用戶發(fā)起支付請(qǐng)求時(shí)第一服務(wù)系統(tǒng)會(huì)在用戶本地終端中存儲(chǔ)鑒別標(biāo)識(shí)，并且支付鏈接中也會(huì)攜帶鑒別標(biāo)識(shí)，當(dāng)用戶使用支付鏈接發(fā)起付款請(qǐng)求時(shí)，第一服務(wù)系統(tǒng)需要鑒別發(fā)起付款請(qǐng)求的用戶本地終端中是否有與支付鏈接中的鑒別標(biāo)識(shí)相同的鑒別標(biāo)識(shí)，從而判斷是否發(fā)起支付請(qǐng)求和付款請(qǐng)求的是否是同一終端。而對(duì)比文件的關(guān)鍵則是預(yù)先存儲(chǔ)用戶的生物測(cè)定樣本，對(duì)交易時(shí)接收的生物測(cè)定樣本和預(yù)先存儲(chǔ)的生物測(cè)定樣本進(jìn)行匹配，根據(jù)匹配結(jié)果判斷是否是同一用戶。

　　可見，本案權(quán)利要求1和對(duì)比文件雖然都是進(jìn)行交易時(shí)的身份驗(yàn)證，但是所采取的驗(yàn)證方式并不相同，如果按照常規(guī)的答復(fù)方式，能夠找出諸多的區(qū)別技術(shù)特征，可以針對(duì)每個(gè)區(qū)別技術(shù)特征分別進(jìn)行展開說明。但是，筆者認(rèn)為，這種答復(fù)方式雖然符合“三步法”原則，但是由于區(qū)別技術(shù)特征存在“小且散”的特點(diǎn)，很容易造成重點(diǎn)不突出的問題。

　　5、嘗試的答復(fù)方式：

　　筆者發(fā)現(xiàn)，本案權(quán)利要求1和對(duì)比文件相比，之所以存在諸多“小且散”的區(qū)別技術(shù)特征，本質(zhì)在于，本案和對(duì)比文件所要解決的技術(shù)問題不同，換句話說，也就是本案和對(duì)比文件的出發(fā)點(diǎn)不同。因此，筆者認(rèn)為，可以對(duì)本案和對(duì)比文件所要解決的技術(shù)問題進(jìn)行比對(duì)，從而強(qiáng)調(diào)本案和對(duì)比文件實(shí)際上是針對(duì)不同場(chǎng)景所采取的完全不同的技術(shù)方案，最后落實(shí)到單個(gè)技術(shù)特征的比對(duì)，能夠使得技術(shù)特征的比對(duì)時(shí)重點(diǎn)更加突出。筆者需要強(qiáng)調(diào)的是，這里技術(shù)問題的比對(duì)并不是針對(duì)評(píng)價(jià)過程進(jìn)行的答復(fù)，而是起到將答復(fù)內(nèi)容能夠串成一條線的作用。下面筆者簡述針對(duì)本案的駁回決定提出的復(fù)審答復(fù)：

　　請(qǐng)求人首先需要強(qiáng)調(diào)的是，本發(fā)明與對(duì)比文件本質(zhì)上完全不同，兩者完全沒有可比性。具體分析如下：

　　首先看一下本發(fā)明，本發(fā)明所要解決的技術(shù)問題實(shí)際上是為了“減少網(wǎng)絡(luò)釣魚”。下面舉個(gè)例子說明網(wǎng)絡(luò)釣魚，用戶A（即釣魚者）到電子商務(wù)平臺(tái)購買商品，生成支付鏈接L，用戶A可以通過構(gòu)建釣魚網(wǎng)站，再通過誘惑性的語言誘惑用戶B（即被害者）進(jìn)行購物，將支付鏈接發(fā)給用戶B，用戶B通過支付鏈接進(jìn)行支付，最終使得用戶B進(jìn)行了支付，但是電子商務(wù)平臺(tái)卻給用戶A發(fā)貨，從而釣魚者從中獲利，導(dǎo)致安全性很低。

　　再看一下對(duì)比文件，對(duì)比文件所要解決的技術(shù)問題就是為了解決用戶密碼容易被泄露時(shí)的問題，舉個(gè)例子說明，對(duì)比文件中解決的就是用戶A可以竊取用戶B的密碼，利用用戶B的密碼去進(jìn)行交易的行為。

　　通過對(duì)比發(fā)明，本發(fā)明與對(duì)比文件至少存在以下三點(diǎn)區(qū)別：

　　第一點(diǎn)、本發(fā)明和對(duì)比文件所解決的技術(shù)問題不同，即出發(fā)點(diǎn)不同：

　　本發(fā)明的出發(fā)點(diǎn)是為了“減少網(wǎng)絡(luò)釣魚”，比如避免用戶A（即釣魚者）誘惑用戶B代替用戶A進(jìn)行支付的情況，其中用戶B支付時(shí)使用的仍然是用戶B自己的密碼（假設(shè)在支付時(shí)必須使用密碼的場(chǎng)景）；而對(duì)比文件的出發(fā)點(diǎn)是為了解決用戶密碼容易被泄露，從而提供的是一種代替用戶密碼的身份驗(yàn)證方式，比如用戶A竊取了用戶B的密碼進(jìn)行支付的情況。這顯然與網(wǎng)絡(luò)釣魚完全沒關(guān)系。實(shí)際上對(duì)比文件的技術(shù)方案對(duì)減少網(wǎng)絡(luò)釣魚完全起不到任何作用，這是因?yàn)槿绻脩鬉（即釣魚者）誘惑用戶B代替用戶A進(jìn)行支付，即使采取對(duì)比文件的技術(shù)方案，所實(shí)現(xiàn)的僅僅為用戶B在支付時(shí)驗(yàn)證用戶B自身的生物測(cè)定樣本，仍然不能改變用戶B代替用戶A進(jìn)行支付的現(xiàn)象發(fā)生，因此仍然會(huì)出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)釣魚的現(xiàn)象。

　　第二點(diǎn)、本發(fā)明為了“減少網(wǎng)絡(luò)釣魚”，所采取的技術(shù)手段是鑒別在一次交易驗(yàn)證過程從開始到結(jié)束，是否適用的是同一終端，而對(duì)比文件所采取的技術(shù)手段與驗(yàn)證是否是同一終端沒有任何關(guān)系，僅僅是驗(yàn)證用戶的生物測(cè)定樣本是否匹配，即是否是同一個(gè)用戶。

　　第三點(diǎn)、本發(fā)明從頭到尾就只存在一個(gè)鑒別標(biāo)識(shí)，而且該鑒別標(biāo)識(shí)對(duì)應(yīng)的就是一次交易驗(yàn)證過程，換句話說，該鑒別標(biāo)識(shí)不再適用于其他的交易驗(yàn)證過程，即使鑒別標(biāo)識(shí)被泄露，對(duì)其他的交易鑒別過程也沒有任何影響。而對(duì)比文件實(shí)際上存在至少兩個(gè)生物測(cè)定樣本（第一生物測(cè)定樣本和第二生物測(cè)定樣本），并且其中生物測(cè)定樣本實(shí)際上對(duì)應(yīng)的是一個(gè)用戶，從而能夠?qū)?yīng)多次驗(yàn)證過程，換句話說，生物測(cè)定樣本適用于該用戶所有的交易驗(yàn)證過程，因此如果該生物測(cè)定樣本被泄露，將會(huì)與用戶密碼被泄露的后果一致，使得隨后所有的交易鑒別過程都會(huì)受到影響。

　　下面將從本發(fā)明的具體技術(shù)特征出發(fā)，詳細(xì)分析本發(fā)明沒有被對(duì)比文件所公開的具體原因…

　　五、總結(jié)

　　筆者認(rèn)為，雖然對(duì)本申請(qǐng)和對(duì)比文件所解決的技術(shù)問題進(jìn)行比對(duì)并不符合“三步法”原則，在大部分案件的答復(fù)過程中不能起到關(guān)鍵性作用，但是在一些特殊案件的答復(fù)過程中，從技術(shù)問題的比對(duì)出發(fā)，能夠?qū)⒅T多“小且散”的區(qū)別技術(shù)特征串成一條線，起到突出答復(fù)重點(diǎn)的目的。以上僅為代理人提供一些可能的答復(fù)思路，其中難免存在不妥之處，還請(qǐng)同行斧正。