文/集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 張偉

　　在專利的審查過(guò)程中，特別是對(duì)于發(fā)明申請(qǐng)而言，很少有不經(jīng)過(guò)修改而被直接授權(quán)的情況。另一方面，倘若撰寫(xiě)的新申請(qǐng)未經(jīng)（實(shí)質(zhì)性）修改（縮小獨(dú)立權(quán)利要求的保護(hù)范圍）而被直接授權(quán)，那么該申請(qǐng)的撰寫(xiě)可能并不是合適的，因?yàn)檫@或許是由于初始撰寫(xiě)的權(quán)利要求的保護(hù)范圍過(guò)小才使得無(wú)修改授權(quán)。但無(wú)論如何，審查過(guò)程中的修改都顯得尤為重要。

　　對(duì)于已提交的發(fā)明申請(qǐng)而言，能夠修改的時(shí)機(jī)通常概括為兩種，一種是在公開(kāi)后提實(shí)審時(shí)或進(jìn)實(shí)審三個(gè)月內(nèi)作出的主動(dòng)修改，這種主動(dòng)修改一方面可能是為了擴(kuò)大或重置原權(quán)利要求的保護(hù)范圍，另一方面可能是根據(jù)同族申請(qǐng)的在先審查而預(yù)見(jiàn)性地克服可能的缺陷；而另一種修改時(shí)機(jī)是在答復(fù)OA階段中為克服審查員指出的缺陷或加快審查程序而進(jìn)行的必要修改。

　　在上述這些修改中，不論修改的時(shí)機(jī)與修改的內(nèi)容，都要遵循專利法33條的規(guī)定，即不得超出原始公開(kāi)范圍。

　　這里指的“不得超出原始公開(kāi)范圍”并不僅僅要求將修改限制在原始公開(kāi)的范圍內(nèi)，而是更嚴(yán)格地要求所作的修改必須記載在原權(quán)利要求和說(shuō)明書(shū)中或可以毫無(wú)疑義地從原權(quán)利要求和說(shuō)明書(shū)中得出。如果所作的修改超出了上述兩個(gè)范圍，則很可能會(huì)被認(rèn)為是修改超范圍。

　　獲得審查員對(duì)修改超范圍的判斷標(biāo)準(zhǔn)不僅能夠在提交修改前對(duì)所作修改進(jìn)行預(yù)先判斷，以有效地建議客戶避免被指超范圍的問(wèn)題，還能夠在審查員指出修改超范圍問(wèn)題后有效地判斷審查員的意見(jiàn)并建議客戶如何克服該問(wèn)題。

　　對(duì)于明顯超范圍或者所作修改完全記載在原說(shuō)明書(shū)或權(quán)利要求書(shū)中的這兩種情形，顯然很容易判斷，也很少出現(xiàn)爭(zhēng)議。但大多數(shù)情形是介于二者之間，既未明確地記載在原說(shuō)明書(shū)或權(quán)利要求書(shū)中，又似乎是有據(jù)可依，能夠根據(jù)原文記載加上一些推定和分析得出，這種模棱兩可的、踩在超范圍界線的情況，不斷地挑戰(zhàn)審查員和代理人的認(rèn)知能力。

　　其實(shí)，我國(guó)專利法對(duì)修改超范圍的把握是比較嚴(yán)格的，雖然近年來(lái)有些適度放寬，但是對(duì)于一些有過(guò)美國(guó)專利申請(qǐng)經(jīng)驗(yàn)的代理人或客戶而言，可能仍然很難理解我國(guó)對(duì)修改超范圍的把握尺度之嚴(yán)格。下面將通過(guò)幾個(gè)簡(jiǎn)單的示例來(lái)闡述我對(duì)修改超范圍的一些理解。

　　首先，先來(lái)討論這樣一個(gè)問(wèn)題：“是不是得到了說(shuō)明書(shū)的支持就一定不超范圍了”。有些人會(huì)覺(jué)得這是顯然的，因?yàn)闄?quán)利要求都得到說(shuō)明書(shū)的支持了，那自然說(shuō)明書(shū)已經(jīng)完全地記載了該權(quán)利要求的技術(shù)方案，因而此修改后的權(quán)利要求必然不超范圍了。

　　其實(shí)這不是絕對(duì)的。修改超范圍和說(shuō)明書(shū)支持的判斷標(biāo)準(zhǔn)有一些重疊，但是二者也有所區(qū)別。那么什么情況是修改不超范圍但是說(shuō)明書(shū)不支持呢？比如，修改后的權(quán)利要求的所有文字都原樣地記載在說(shuō)明書(shū)的發(fā)明內(nèi)容部分中，但是，針對(duì)該權(quán)利要求的技術(shù)方案并未在說(shuō)明書(shū)的具體實(shí)施方式中詳細(xì)說(shuō)明，而本領(lǐng)域技術(shù)人員也無(wú)法根據(jù)自身所了解的公知常識(shí)來(lái)得出該技術(shù)方案，那么該權(quán)利要求便可能得不到說(shuō)明書(shū)的支持。更簡(jiǎn)單地，比如本申請(qǐng)權(quán)利要求提出了一個(gè)自創(chuàng)術(shù)語(yǔ)，而該術(shù)語(yǔ)并未在說(shuō)明書(shū)中得到解釋和說(shuō)明，也沒(méi)有對(duì)應(yīng)的具體實(shí)施方式的示例，使得本領(lǐng)域技術(shù)人員無(wú)法得知其實(shí)際所要表達(dá)的含義，那么即便該權(quán)利要求的所有文字均完全記載在說(shuō)明書(shū)中，也得不到說(shuō)明書(shū)支持。

　　那么什么情況是得到了說(shuō)明書(shū)支持但是修改超范圍呢？

　　以金銀銅鐵為例，說(shuō)明書(shū)記載了某部件可以由金銀銅鐵制成，基于該記載，在通常情況下，可以認(rèn)為特征“該部件由金屬制成”得到了說(shuō)明書(shū)的支持，因?yàn)檎f(shuō)明書(shū)中已經(jīng)明確地記載了該部件可由多種具體的有代表性的金屬制成，但是若將該特征“該部件由金屬制成”添加到權(quán)利要求中加以保護(hù)，則可能認(rèn)為此修改超出了原始公開(kāi)范圍，因?yàn)榇诵薷膶?ldquo;該部件由除金銀銅鐵以外的其他金屬制成”的技術(shù)方案添加到了權(quán)利要求的保護(hù)范圍中。

　　那么，修改是否超范圍的界線究竟在哪里呢，嚴(yán)格意義上說(shuō)，我認(rèn)為在于原始公開(kāi)范圍與原始記載范圍的區(qū)別之處。

　　原始公開(kāi)的范圍通常理解為：文字記載的內(nèi)容+直接、毫無(wú)疑義確定的內(nèi)容+合理預(yù)測(cè)的變型或替代例，而原始記載的范圍通常理解為：文字記載的內(nèi)容+直接、毫無(wú)疑義確定的內(nèi)容。也就是說(shuō)，即便本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠合理地預(yù)測(cè)出某一替代性特征，但該替代性特征可能也不應(yīng)被認(rèn)為是原始記載的內(nèi)容，即不允許將這種預(yù)測(cè)的替代性特征添加到權(quán)利要求的保護(hù)范圍中。

　　簡(jiǎn)單地參照下述例1來(lái)進(jìn)行解釋：

　　例1：申請(qǐng)人意圖將特征“所述支撐桿接合至所述殼體”添加到權(quán)利要求1中，而說(shuō)明書(shū)僅記載了“支撐桿通過(guò)螺栓接合至殼體”，在不考慮其他文字記載的情況下，將說(shuō)明書(shū)的具體實(shí)施方式中的具體接合方式“通過(guò)螺栓”省略的做法往往會(huì)被一些審查員認(rèn)為是修改超范圍的，因?yàn)樾薷暮蟮谋Ｗo(hù)范圍顯然包括了其他接合方式，例如支撐桿通過(guò)焊接或粘接的方式接合至殼體，這往往是不允許，盡管這些常規(guī)接合方式是本領(lǐng)域技術(shù)人員所熟知且很可能并不是本申請(qǐng)的發(fā)明點(diǎn)所在。

　　更進(jìn)一步地，如上所述，存在修改超范圍的情況往往不是獲得的范圍超出了原始記載范圍，而是在權(quán)利要求中進(jìn)行的所謂的“中位概括”可能無(wú)法被審查員所接受。何為中位概括呢，例如，原權(quán)利要求1記載了“一種裝置，其特征在于，A和B”。而說(shuō)明書(shū)的具體實(shí)施方式僅記載了“該裝置的特征在于A、B、C和D”。然而，申請(qǐng)人希望將權(quán)利要求1修改成（中位概括成）：“一種裝置，其特征在于，A、B和C”。這種將保護(hù)范圍從原權(quán)利要求1中的由特征A和B限定的范圍縮小到由特征A、B和C限定的范圍，而該縮小的范圍又大于具體實(shí)施方式中的由特征A、B、C和D限定的范圍，這種范圍的居中式的縮小又被稱為中位概括。 通常我們通過(guò)判斷特征C和D的緊密程度來(lái)判定這種修改是否超范圍。如果特征C和D的關(guān)聯(lián)性較低，那么這種修改通常會(huì)被審查員所接受。反之，則通常不會(huì)接受。但是在一些情況下，特征C與D的關(guān)聯(lián)性的緊密程度很難判斷。下面將參照例2對(duì)特征的關(guān)聯(lián)性進(jìn)行簡(jiǎn)單描述。

　　例2：申請(qǐng)人希望將特征“所述襯套由金屬制成”添加到權(quán)利要求1中，而說(shuō)明書(shū)僅記載了“襯套可以由與端子相同的材料制成；該端子可以由任何類型的金屬制成”。在這種情況下，往往審查員會(huì)認(rèn)為上述新增特征“所述襯套由金屬制成”的修改是超范圍的，因?yàn)樘卣?ldquo;襯套可以由與端子相同的材料制成”和“該端子可以由任一金屬制成”可以被認(rèn)為是緊密相關(guān)的，很難從這兩個(gè)特征中的任一特征得出“襯套可以由任一金屬制成”而不提及起到起橋梁作用的“襯套和端子是由相同材料制成”這一特征。

　　又如例3所述，例3：申請(qǐng)人欲將特征“所述可動(dòng)構(gòu)件能夠沿縱向方向移動(dòng)”添加到權(quán)利要求1中，而說(shuō)明書(shū)僅記載了“可動(dòng)構(gòu)件能夠相對(duì)于固定構(gòu)件沿縱向方向移動(dòng)”，在不考慮其他因素的情況下，上述新增特征很難不被認(rèn)為是超范圍的。然而遇到這種情況，代理人可以盡可能地在說(shuō)明書(shū)中尋找其他相關(guān)內(nèi)容來(lái)幫助克服修改超范圍問(wèn)題，比如代理人隨后發(fā)現(xiàn)，該案的說(shuō)明書(shū)中還記載了“固定構(gòu)件固定在殼體上”這一表述，由此可推知，該固定構(gòu)件也是相對(duì)不可動(dòng)的，那么可動(dòng)構(gòu)件相對(duì)于固定構(gòu)件移動(dòng)可以相當(dāng)于可動(dòng)構(gòu)件相對(duì)于整個(gè)裝置移動(dòng)，自然特征“相對(duì)于固定構(gòu)件”的有無(wú)對(duì)上述新增特征而言并沒(méi)有實(shí)質(zhì)性的限制作用，因而特征“相對(duì)于固定構(gòu)件”通常認(rèn)為可以被省略。

　　最后，我想說(shuō)，修改超范圍問(wèn)題是個(gè)長(zhǎng)久以來(lái)一直困擾著代理人的難題，這要求代理人一方面要更加細(xì)致認(rèn)真地在原始記載中尋找申請(qǐng)人所作修改的出處，另一方面要在工作中不斷地總結(jié)，多與審查員溝通，更準(zhǔn)確地把握住審查員對(duì)該問(wèn)題的尺度及該尺度的變化趨勢(shì)，做好申請(qǐng)人的合格衛(wèi)士！