文/北京市集佳律師事務(wù)所上海分所 駱蘇華

　　《專利法》第二十二條的創(chuàng)造性要求之一便是與現(xiàn)有技術(shù)相比，發(fā)明創(chuàng)造要具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)。

　　創(chuàng)造性在駁回案件中的比例一直是占絕大多數(shù)，可以看出對(duì)于創(chuàng)造性意見的答辯是多么重要。而創(chuàng)造性的本身主觀性的特點(diǎn)導(dǎo)致在答辯過程中比較困難，尤其對(duì)于發(fā)明創(chuàng)造技術(shù)方案的特征被多篇對(duì)比文件揭示的情況下，對(duì)于代理人員或者申請(qǐng)人來說，有時(shí)難以找到突破口，筆者試圖從實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)中梳理出針對(duì)多篇文獻(xiàn)結(jié)合的創(chuàng)造性意見的答辯的邏輯進(jìn)行總結(jié)。

　　一、多篇文獻(xiàn)結(jié)合核駁創(chuàng)造性的突破點(diǎn)

　　當(dāng)相關(guān)技術(shù)特征分別被多篇對(duì)比文件揭示時(shí)，審查員會(huì)據(jù)此認(rèn)為這幾者的結(jié)合會(huì)破壞發(fā)明創(chuàng)造的創(chuàng)造性。此時(shí)，似乎該發(fā)明創(chuàng)造無法救了。這時(shí)，我們要仔細(xì)分析審查員認(rèn)定的事實(shí)和邏輯是否正確，是否帶入了想當(dāng)然和后見之明，以所屬技術(shù)領(lǐng)域人員當(dāng)時(shí)所處情形，公允地判斷其是否“能”從現(xiàn)有技術(shù)得到本發(fā)明創(chuàng)造，以及是否“會(huì)”從現(xiàn)有技術(shù)中得到本發(fā)明創(chuàng)造。這里的“能”和“會(huì)”并非文字游戲，可以分別代表客觀角度和主觀角度。即突破這種結(jié)合的核駁創(chuàng)造性的意見，要從客觀和主觀兩個(gè)角度進(jìn)行考察，不但考察本領(lǐng)域技術(shù)人員是否能將二者或者多者結(jié)合，還要考察本領(lǐng)域技術(shù)人員是否會(huì)將二者或者多者結(jié)合。

　　客觀層面，可以從技術(shù)角度看是否真的能夠像審查員所言那樣結(jié)合，即能夠?qū)⒍嗥獙?duì)比文件技術(shù)上、法律上、方式上結(jié)合。比如，我們可以從技術(shù)上結(jié)合可行性、結(jié)合是否具有阻礙、是否能按照審查員建議的那樣結(jié)合、結(jié)合后能否工作、結(jié)合后是否需要修改、結(jié)合后是否破壞各自預(yù)期功能、以及是否會(huì)按照審查員建議的方式結(jié)合等幾個(gè)方面進(jìn)行考察。若這些答案是否定的，審查員的能結(jié)合的結(jié)論就不恰當(dāng)，也就是說審查員的事實(shí)認(rèn)定層面就不正確，從而找到爭辯發(fā)明創(chuàng)造的突出性實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)的突破口。

　　主觀層面，可以從發(fā)明人本身主觀或者說意愿方面考察本領(lǐng)域技術(shù)人員是否會(huì)像審查員指出的那樣與現(xiàn)有技術(shù)結(jié)合。要以現(xiàn)有技術(shù)為基礎(chǔ)，站在所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員的角度判斷其主觀上是否會(huì)將這些區(qū)別技術(shù)特征加入原來的技術(shù)基礎(chǔ)。如果會(huì)將這些現(xiàn)有技術(shù)結(jié)合得到本發(fā)明創(chuàng)造，則該發(fā)明創(chuàng)造性欠缺。但是，反之，即便能從現(xiàn)有技術(shù)結(jié)合得到本發(fā)明創(chuàng)造，該發(fā)明創(chuàng)造也不一定就喪失了創(chuàng)造性。

　　具體地，主觀層面可以從是否具有結(jié)合的啟示角度論述，包括從是否教導(dǎo)背離、來自不同領(lǐng)域、是否依賴提出的問題、是否依賴技術(shù)手段簡單、以及結(jié)合的成功可能性等角度考察本領(lǐng)域技術(shù)人員的主觀意愿來說明是否具有“會(huì)”結(jié)合。

　　需要強(qiáng)調(diào)的是，在發(fā)明創(chuàng)造的區(qū)別部分也被另一對(duì)比文件“揭示”，判斷一項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造是否具有創(chuàng)造性時(shí)，僅關(guān)注發(fā)明創(chuàng)造的技術(shù)方案和對(duì)比文件的異同甚至區(qū)別技術(shù)手段不夠的，還要認(rèn)真分析審查員的推理過程（若有）是否符合法律和技術(shù)邏輯。實(shí)際上，受審限所限，審查員也沒有充分的時(shí)間考察推理的合理性，代理人要對(duì)其仔細(xì)研究，找到答復(fù)審查意見的突破點(diǎn)。

　　此外，能和會(huì)并非有截然的界限，技術(shù)上的障礙往往會(huì)阻礙技術(shù)人員的主動(dòng)性，即二者也是有相互影響的，做出這樣區(qū)分，是對(duì)主觀和客觀方面做出的大概劃分，這樣更有助于理解創(chuàng)造性答辯的邏輯。

　　二、幾種情況的答復(fù)要點(diǎn)

　　首先，看是否真的能像審查員所說那樣能夠結(jié)合，可能存在如下幾種情況。

　　1）技術(shù)上不可能結(jié)合

　　若結(jié)合后將導(dǎo)致現(xiàn)有技術(shù)的重大重構(gòu)或設(shè)計(jì)，或者現(xiàn)有技術(shù)所依據(jù)的基本原理都要修改。那么，這種結(jié)合是不合適的。

　　2）操作上無法結(jié)合

　　多個(gè)對(duì)比文獻(xiàn)之間在操作上不可能結(jié)合，或者需要其他技術(shù)手段的配合才能結(jié)合，再或者結(jié)合上具有巨大的障礙，這些情況下，要具體考察對(duì)比技術(shù)的本身。比如，將對(duì)比文件的技術(shù)手段加入，違反技術(shù)本身的發(fā)展規(guī)律，如果這樣，則無法結(jié)合。

　　3）結(jié)合后能否工作

　　可以進(jìn)一步思考，即便按照審查員的方式結(jié)合，考察結(jié)合后是否能像發(fā)明創(chuàng)造那樣起作用？若不可以，那么審查員所斷言結(jié)合方式就沒有根據(jù)，從而得出具有實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)的結(jié)論。

　　4）結(jié)合后是否需要修改才能達(dá)到發(fā)明創(chuàng)造

　　合并后是否還需要修改，且按照發(fā)明創(chuàng)造的方式修改，這種修改是否是唯一的方式，是否還需要其他一系列獨(dú)立的結(jié)合步驟。

　　5）現(xiàn)有技術(shù)不可能結(jié)合出發(fā)明創(chuàng)造的方案

　　申請(qǐng)人還要考察按照審查員所聲稱的結(jié)合方式，是否真的能結(jié)合出發(fā)明創(chuàng)造的方案，比如，可以向?qū)彶閱T指出：考察與對(duì)比文件的所有可能的結(jié)合方式，但找不到一種結(jié)合后與發(fā)明創(chuàng)造相同，這說明沒有結(jié)合的動(dòng)機(jī)。

　　該爭辯方式也可以從后文所述的教導(dǎo)背離方角度進(jìn)行說明，當(dāng)然教導(dǎo)背離的要求更高，要達(dá)到相互排斥的程度，若結(jié)合后效果非最優(yōu)，可能還不足以成為教導(dǎo)背離的理由，但是用來說明沒有結(jié)合的動(dòng)機(jī)還是有依據(jù)的。

　　6）是否會(huì)按照審查員建議的方式結(jié)合

　　審查員有時(shí)會(huì)將對(duì)比文件中完整方案打破，抽出部分特征和其他現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行結(jié)合，要結(jié)合程序、結(jié)構(gòu)、目的等角度考察是否會(huì)像審查員建議的方式結(jié)合，是否這樣結(jié)合是本領(lǐng)域技術(shù)人員唯一的選擇，還是審查員基于本發(fā)明創(chuàng)造（后見之明），硬湊出來的結(jié)合方式。

　　7）結(jié)合后是否破壞各自預(yù)期功能

　　若結(jié)合后，會(huì)破壞各個(gè)特征在對(duì)比文件中的預(yù)期功能，這種結(jié)合也是不合適的。

　　8）本對(duì)比文件中的領(lǐng)域技術(shù)人員是否真的能預(yù)見

　　該方法目前沒有實(shí)踐過，理論上也是可行的。比如，可以通過涉及的對(duì)比文件的專家，比如發(fā)明人，出具證言，說明在發(fā)明創(chuàng)造之前，不可能預(yù)見會(huì)將對(duì)比文件進(jìn)行結(jié)合成發(fā)明創(chuàng)造就可以工作，從而來說明本領(lǐng)域技術(shù)人員不可能按照審查員所言進(jìn)行結(jié)合得到發(fā)明創(chuàng)造。

　　當(dāng)從是否會(huì)結(jié)合的角度進(jìn)行考察時(shí)，要看多篇對(duì)比文件是否明示或者暗示的教導(dǎo)或者動(dòng)機(jī)或者建議結(jié)合，爭辯時(shí)要著重論述各個(gè)對(duì)比文件之間沒有關(guān)聯(lián)，比如可以論述發(fā)明原理、構(gòu)思、技術(shù)路線上的無關(guān)聯(lián)性，從而達(dá)到說明審查員的斷言是以本發(fā)明創(chuàng)造作為基礎(chǔ)，從各自分散的現(xiàn)有技術(shù)中重建發(fā)明創(chuàng)造的結(jié)論，當(dāng)然，這是違背創(chuàng)造性的要求的目的，也可以說是后見之明。本次審查指南修改，強(qiáng)調(diào)要從解決技術(shù)問題的角度考量，個(gè)人認(rèn)為是非常正確的，本領(lǐng)域技術(shù)人員是否有動(dòng)機(jī)以現(xiàn)有技術(shù)中的特征作為進(jìn)一步發(fā)展的起點(diǎn)，這需要相關(guān)特性的證據(jù)，不能僅僅考察現(xiàn)有技術(shù)和發(fā)明創(chuàng)造的特征的相似性。以上是從能否結(jié)合的角度示出一些可以爭辯的角度。下面，提供幾種考量思路。

　　1）各個(gè)技術(shù)方案各自完整

　　若各個(gè)技術(shù)方案是各自完整的，本領(lǐng)域技術(shù)人員不會(huì)有理由利用一個(gè)對(duì)比文件部分或者將部分加在或者替代另一個(gè)對(duì)比文件中的方案。

　　2）各個(gè)技術(shù)方案具有各自專屬的路徑

　　各個(gè)技術(shù)方案是獨(dú)立的路徑，即便解決的是同樣的技術(shù)問題，是采取相互獨(dú)立的不同方式解決同樣的問題，這意味著，這些方式的教導(dǎo)是相互獨(dú)立的、甚至是相互背離的。

　　3）各個(gè)文獻(xiàn)教導(dǎo)相互背離

　　各個(gè)對(duì)比文獻(xiàn)教導(dǎo)相互背離，是否明示或者暗示將對(duì)方排斥，或者會(huì)引導(dǎo)本領(lǐng)域技術(shù)人員向相反方向，本領(lǐng)域技術(shù)人員不可能期待發(fā)明創(chuàng)造的方式成功。這樣，審查員的具有結(jié)合的啟示論斷則沒有依據(jù)。

　　4）各個(gè)文獻(xiàn)來自不同領(lǐng)域

　　各個(gè)文獻(xiàn)來自不同領(lǐng)域，若和發(fā)明創(chuàng)造的領(lǐng)域差別較大，發(fā)明創(chuàng)造可能具備創(chuàng)造性的；若是相似領(lǐng)域，且對(duì)比文件中沒有任何明確的啟示或隱含的暗示指出該技術(shù)方案可應(yīng)用于另一技術(shù)領(lǐng)域，我們?nèi)匀豢梢哉J(rèn)為該技術(shù)方案在應(yīng)用領(lǐng)域的改變上是有創(chuàng)造性的；同理，即使應(yīng)用的技術(shù)領(lǐng)域相同，但本發(fā)明創(chuàng)造的發(fā)明目的與現(xiàn)有技術(shù)的發(fā)明目的不同，且該發(fā)明目的在對(duì)比文件中沒有任何明確的啟示或隱含的暗示，則該發(fā)明創(chuàng)造在發(fā)明目的方面的改進(jìn)仍然是具有創(chuàng)造性的。

　　5）依賴問題已被提出來否認(rèn)創(chuàng)造性

　　有時(shí)候，審查員依據(jù)對(duì)比文件中問題的揭示來說明不具有創(chuàng)造性，這個(gè)要區(qū)別對(duì)待，意識(shí)到問題不意味著具體的解決方案無實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)，普遍的動(dòng)機(jī)和具體的技術(shù)方案之間還是具有本質(zhì)的差別。

　　6）依賴區(qū)別特征的簡單來否認(rèn)創(chuàng)造性

　　有時(shí)，尤其是在后見之明的情形下，好像有些技術(shù)可以結(jié)合形成發(fā)明創(chuàng)造，尤其是在各個(gè)技術(shù)特征都是現(xiàn)有特征或者比較簡單手段的情況下。審查員比如會(huì)以常規(guī)手段的疊加、本領(lǐng)域技術(shù)人員基于常識(shí)可以將這些常規(guī)技術(shù)手段結(jié)合形成本發(fā)明創(chuàng)造等理由來否定創(chuàng)造性。這是不公平的，即便是疊加，還有疊加的方式、疊加的驅(qū)動(dòng)力（市場壓力或者設(shè)計(jì)需求）等等方面的考量。總之，區(qū)別手段簡單不意味著解決該問題的整體方案不具有實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)。

　　7）結(jié)合僅僅是本領(lǐng)域技術(shù)人員眾多可預(yù)期手段的選擇之一

　　有限次實(shí)驗(yàn)確實(shí)是會(huì)導(dǎo)致非實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)的問題，這樣本領(lǐng)域技術(shù)人員有理由限定現(xiàn)有技術(shù)至有限次可預(yù)期的方案。但是若該選擇不是有限次，而是眾多的可預(yù)期的方案，除非有確切的理由，忽視眾多可替代方案之間選擇的復(fù)雜性，而得到唯有專利申請(qǐng)的結(jié)合方式的結(jié)論也是不恰當(dāng)?shù)摹?/p>

　　尤其是，在眾多方案并無明顯的勝算時(shí)，斷言其會(huì)結(jié)合顯然是不合適的。

　　8）結(jié)合并無成功的勝算

　　如上所述，若發(fā)明人有眾多的選擇，且每個(gè)選擇的結(jié)果是不確定的，這反而說明了發(fā)明創(chuàng)造具有創(chuàng)造性。

　　9）根據(jù)對(duì)比文件的審查歷史無結(jié)合的動(dòng)機(jī)

　　若對(duì)比文件已經(jīng)公開或者授權(quán)，仔細(xì)看看審查歷史往往有很大幫助，審查歷史中可能可以看出強(qiáng)烈反對(duì)過審查員所斷言的結(jié)合方式。比如，在申請(qǐng)文件中，或者審查歷史中，在先技術(shù)申請(qǐng)人強(qiáng)調(diào)特定特征的不可替代性，這樣，本領(lǐng)域技術(shù)人員不可能有動(dòng)機(jī)進(jìn)行結(jié)合替代。

　　以上的情形并非各自獨(dú)立，有些時(shí)候也是相互關(guān)聯(lián)的，甚至幾個(gè)角度有重疊的情況，在此強(qiáng)調(diào)一下。

　　關(guān)于能和會(huì)的考量優(yōu)先次序問題，若客觀上都不能結(jié)合出發(fā)明創(chuàng)造的技術(shù)方案，一般來說就不用再考察主觀方面的問題，說明事實(shí)本身的認(rèn)定就有問題。

　　三、結(jié)論

　　如上所述，當(dāng)面臨結(jié)合破壞創(chuàng)造性的審查意見，我們要從能否結(jié)合、是否會(huì)結(jié)合的客觀和主觀的角度考量，不能僅關(guān)注技術(shù)特征公開與否，避免采用技術(shù)特征拼湊式對(duì)新創(chuàng)性進(jìn)行評(píng)述，而忽視對(duì)比文件的發(fā)明構(gòu)思、對(duì)比文件之間是否存在結(jié)合啟示、以及技術(shù)特征之間結(jié)合之后是否真的能夠得到涉案專利申請(qǐng)所保護(hù)的技術(shù)方案。也不要落入只要找到對(duì)應(yīng)表述或者類似表述的相關(guān)記載便認(rèn)為涉案專利/涉案發(fā)明創(chuàng)造的技術(shù)方案被公開的錯(cuò)誤認(rèn)知中。當(dāng)對(duì)本領(lǐng)域技術(shù)人員是否能以及是否會(huì)結(jié)合得到本發(fā)明創(chuàng)造的技術(shù)方案認(rèn)真分析后，才能對(duì)該發(fā)明創(chuàng)造的創(chuàng)造性具有清晰的判斷。