文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 穆云麗

　　提到專利法第九條第一款，即專利法關(guān)于禁止重復(fù)授權(quán)的規(guī)定，相信每一個專利人都非常熟悉。第九條第一款中的但書規(guī)定，即，“但是，同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實(shí)用新型專利又申請發(fā)明專利，先獲得的實(shí)用新型專利權(quán)尚未終止，且申請人聲明放棄該實(shí)用新型專利權(quán)的，可以授予發(fā)明專利權(quán)”，這是關(guān)于“同一發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項(xiàng)專利權(quán)”的例外規(guī)定。這個但書規(guī)定，使得專利申請人可以就其發(fā)明創(chuàng)造及時獲得專利保護(hù)，同時又能夠獲得保護(hù)期限更長的發(fā)明專利權(quán)，因而是很多申請人在專利申請實(shí)務(wù)中會選擇的一種申請策略。但是也是這個但書規(guī)定，如在專利申請過程中不加以注意，后期可能會給專利權(quán)人埋下“陷阱”，影響專利權(quán)的保護(hù)范圍和穩(wěn)定性。下面筆者將從一個行政判決案例出發(fā)，結(jié)合專利申請實(shí)務(wù)，對在專利申請過程中如何避開這個“陷阱”進(jìn)行探討。

　　案例觀察

　　在（2018）京73行初3561號行政判決書中，北京知識產(chǎn)權(quán)法院以“某光電公司同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請了實(shí)用新型專利又申請了發(fā)明專利，而實(shí)用新型專利權(quán)在發(fā)明專利授權(quán)前已獲授權(quán)并因未在期限內(nèi)繳納或繳足年費(fèi)而終止，不屬于專利法第九條第一款所規(guī)定的例外情形”為由，駁回了原告專利權(quán)人某光電（深圳）有限公司（以下簡稱某光電公司）的訴訟請求，維持了被告國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會于2018年2月1日作出的被訴無效決定：即，涉案專利的權(quán)利要求1-10不符合專利法第九條的規(guī)定，應(yīng)予以全部無效。

　　某光電公司不服一審判決，向最高人民法院提起上訴。最高人民法院經(jīng)審理后作出終審判決（（2019）最高法知行終118號行政判決書），駁回了某光電公司的全部上訴請求，維持了一審判決。最高人民法院認(rèn)為：專利法第九條所規(guī)定的例外情形中，同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實(shí)用新型專利又申請發(fā)明專利的，要獲得發(fā)明專利的授權(quán)，需同時滿足兩項(xiàng)條件：一是實(shí)用新型專利權(quán)尚未終止；二是申請人聲明放棄該實(shí)用新型專利權(quán)。本案顯然不滿足這兩項(xiàng)條件，因而不符合專利法第九條規(guī)定的例外情形。此外，從法理上來說，在發(fā)明專利授予之前，實(shí)用新型專利權(quán)已經(jīng)終止，其所保護(hù)的技術(shù)方案就已經(jīng)進(jìn)入公有領(lǐng)域，公眾可以自由實(shí)施。若是再對同樣的技術(shù)方案授予發(fā)明專利權(quán)，將不利于發(fā)明創(chuàng)造的應(yīng)用，損害社會公眾利益。因此，對于同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實(shí)用新型專利又申請發(fā)明專利，實(shí)用新型專利權(quán)已經(jīng)終止的，根據(jù)禁止重復(fù)授權(quán)原則，不得再授予發(fā)明專利權(quán)。

　　為了使得本案的時間脈絡(luò)一目了然，筆者根據(jù)涉案發(fā)明專利和與其同日提交的實(shí)用新型專利的重要時間節(jié)點(diǎn)繪制了以下時間軸：

　　根據(jù)上圖所示的時間軸可以清楚地看出，發(fā)明專利的授權(quán)公告日在2016年5月11日，而與其同日提交的實(shí)用新型專利早在2013年8月4日就因未按時繳納年費(fèi)而終止，顯然不符合專利法第九條關(guān)于重復(fù)授權(quán)的例外規(guī)定。因此，筆者認(rèn)為，國家知識產(chǎn)權(quán)局宣告涉案發(fā)明專利全部無效的決定并無不妥之處。

　　另外，在本案中，專利權(quán)人某光電公司發(fā)表了如下觀點(diǎn)：一、專利法意義上的“禁止重復(fù)授權(quán)”是指同樣的發(fā)明創(chuàng)造不能有兩項(xiàng)或者兩項(xiàng)以上的處于有效狀態(tài)的專利權(quán)同時存在，而不是同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能被授予一次專利權(quán)。二、專利審查部門在審查過程中未提及重復(fù)授權(quán)的問題，也沒有告知某光電公司能夠通過修改權(quán)利要求的方式避免重復(fù)授權(quán)，這說明在授權(quán)審查階段，相關(guān)部門認(rèn)為本專利不存在重復(fù)授權(quán)的問題。

　　對于“同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項(xiàng)專利權(quán)”的理解，學(xué)術(shù)界曾存在兩種不同的觀點(diǎn)，一種是同樣的發(fā)明創(chuàng)造不能有多項(xiàng)處于有效狀態(tài)的專利權(quán)同時存在的“狀態(tài)說”，也就是上述觀點(diǎn)一；另一種是同樣的發(fā)明創(chuàng)造不能被授予兩次專利權(quán)的“動作說”。雖然在2007年的“舒學(xué)章”案中最高院支持了“狀態(tài)說”，但是2008年修改實(shí)施的專利法實(shí)際上已經(jīng)從立法層面上確立了“動作說”，即，同樣的發(fā)明創(chuàng)造性只能授予一次專利權(quán)。首先，從語義邏輯上來看，2008年修改實(shí)施的專利法第九條第一款中的“但書規(guī)定”，確立了滿足“重復(fù)授權(quán)”的例外規(guī)定的三個必備條件，必備條件之一就是先授權(quán)的實(shí)用新型專利尚未終止，這即相當(dāng)于是隱含地確定了“動作說”。否則如果立法本義是支持“狀態(tài)說”，那么強(qiáng)調(diào)先授權(quán)的實(shí)用新型專利尚未終止又有何意義？其次，從社會公眾利益的角度來講，如復(fù)審委和最高院在上述案例中所強(qiáng)調(diào)的，如果對一項(xiàng)已經(jīng)進(jìn)入公眾領(lǐng)域自由實(shí)施的發(fā)明創(chuàng)造再次授予專利權(quán)，這對公眾來說是顯失公平的，將會嚴(yán)重?fù)p害公眾利益。

　　對于上述觀點(diǎn)二，筆者在此不對國家知識產(chǎn)權(quán)局在對涉案發(fā)明專利授予專利權(quán)時是否負(fù)有合理的注意義務(wù)（即，對同日提交的實(shí)用新型專利權(quán)的法律狀態(tài)進(jìn)行核實(shí)）進(jìn)行討論，因?yàn)闊o論如何，權(quán)利是自己的，專利權(quán)的穩(wěn)定性和無瑕疵性是所有專利權(quán)人都希望和追求的，因此，專利權(quán)人/申請人在專利申請過程中理應(yīng)對明顯不符合專利法授權(quán)規(guī)定的情形加以注意并主動避坑。

　　筆者以專利法第九條第一款作為法律依據(jù)，在裁判文書網(wǎng)上進(jìn)行了案例檢索，發(fā)現(xiàn)因不符合專利法第九條第一款的但書規(guī)定而導(dǎo)致專利申請被駁回或者專利權(quán)被宣告無效的案例并非唯一。這說明在實(shí)踐中可能存在相當(dāng)一部分申請人/專利權(quán)人都誤入了專利法第九條第一款的“陷阱”。

　　專利法第九條第一款的但書規(guī)定，使得為避免重復(fù)授權(quán)，申請人除了可以通過修改授權(quán)在后的發(fā)明專利申請而使其具有與授權(quán)在先的實(shí)用新型專利不同的保護(hù)范圍之外，還可以通過聲明放棄實(shí)用新型專利而獲得發(fā)明專利權(quán)。根據(jù)專利法、專利法實(shí)施細(xì)則及專利審查指南的相關(guān)規(guī)定，通過聲明放棄實(shí)用新型專利而獲得發(fā)明專利授權(quán)需滿足兩個條件：1.申請人在提出申請時分別做出聲明；2.發(fā)明專利授權(quán)公告時實(shí)用新型專利尚未終止。

　　筆者以下將結(jié)合在實(shí)踐中遇到的具體案例，結(jié)合上述兩個條件，對在專利申請過程中如何盡量避開專利法第九條第一款之“陷阱”進(jìn)行探討。

　　“陷阱”之一——提出申請時遺漏聲明

　　在（2018）京73行初2796號行政判決書中，北京知識產(chǎn)權(quán)法院以“原告蘇某在涉案申請及該實(shí)用新型申請時均未說明對同樣的發(fā)明創(chuàng)造已申請另一專利，因此應(yīng)當(dāng)依照專利法第九條第一款關(guān)于同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項(xiàng)專利權(quán)的規(guī)定處理”為由，駁回了原告蘇某的訴訟請求，維持了國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會于2017年12月13日作出的被訴復(fù)審決定：即，涉案申請的權(quán)利要求1-10與實(shí)用新型專利的權(quán)利要求1-10的保護(hù)范圍相同，屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造，因此，涉案申請的權(quán)利要求1-10不符合專利法第九條第一款的規(guī)定。

　　在這個案例中，原告蘇某在發(fā)明專利申請的實(shí)審和復(fù)審程序中，雖經(jīng)國家知識產(chǎn)權(quán)局多次提醒，仍堅(jiān)持不對發(fā)明專利申請進(jìn)行修改，認(rèn)為該發(fā)明專利申請可以適用專利法第九條第一款關(guān)于重復(fù)授權(quán)的例外規(guī)定，從而導(dǎo)致了該發(fā)明專利申請最終被駁回。原告對法條的理解和適用固然存在不當(dāng)之處，但是如果原告在提出申請時聲明對同樣的發(fā)明創(chuàng)造已申請另一專利，那么后續(xù)就可以通過放棄授權(quán)在先的實(shí)用新型專利而獲得發(fā)明專利的授權(quán)，這樣既不會損失保護(hù)范圍，又可以獲得具有更長保護(hù)年限的發(fā)明專利。

　　因而，究其根本，為避免后續(xù)誤入專利法第九條第一款之“陷阱”，首要就是要做到，在提出申請時避免遺漏聲明！

　　“陷阱”之二——未維持實(shí)用新型專利直至發(fā)明專利授權(quán)公告

　　從上述行政訴訟案例（2018）京73行初3561號可以看出，相比于“陷阱”一，發(fā)明專利授權(quán)公告時實(shí)用新型專利已終止這個“陷阱”更為隱蔽，因而也更容易誤入，導(dǎo)致的后果也往往更為嚴(yán)重。在這部分，筆者將重點(diǎn)討論如何盡量幫助申請人/專利權(quán)人避開這個“陷阱”。

　　在實(shí)踐中，最常見的誤區(qū)之一就是：已收到了發(fā)明專利的授權(quán)通知書并且先前已針對實(shí)用新型專利提交了放棄聲明，因此無需再維持實(shí)用新型。下圖給出了一個非常典型的此類誤區(qū)的案例。

　　根據(jù)上圖所示的時間軸可以看出，在2020年10月27日發(fā)明專利申請收到了授權(quán)通知書，隨后專利權(quán)人在2021年1月11日收到了實(shí)用新型專利的繳費(fèi)通知書。可能專利權(quán)人認(rèn)為發(fā)明專利已經(jīng)授權(quán)了并且先前已經(jīng)聲明了放棄實(shí)用新型專利權(quán)，那么此時就無需再繳納相關(guān)年費(fèi)了，從而導(dǎo)致該實(shí)用新型專利因未繳年費(fèi)而終止的日期是2020年12月5日，而此時發(fā)明專利尚未授權(quán)公告，這顯然并不滿足專利法第九條第一款的例外規(guī)定。雖然在該案例中發(fā)明專利獲得了授權(quán)，但是該權(quán)利并非是無瑕疵的因而也并不穩(wěn)定，在后續(xù)行使專利權(quán)時存在因重復(fù)授權(quán)被無效的風(fēng)險(xiǎn)。

　　簡言之，避開“陷阱”之二，核心就在于要確保實(shí)用新型專利權(quán)與發(fā)明專利權(quán)之間無縫銜接，即同一項(xiàng)專利權(quán)必須始終處于有效的保護(hù)狀態(tài)，否則后續(xù)就無法適用專利法第九條第一款的例外規(guī)定。

　　為了確保兩項(xiàng)專利權(quán)的無縫銜接，那么在發(fā)明專利授權(quán)公告之前，任何有可能導(dǎo)致實(shí)用新型專利終止的動作都務(wù)必要慎重。無論是在收到專利權(quán)人關(guān)于實(shí)用新型專利的明確放棄指示時還是在收到實(shí)用新型專利因未按時繳納年費(fèi)而下發(fā)的繳費(fèi)通知書或終止通知書時，都應(yīng)該給予專利權(quán)人相應(yīng)的提示：與該實(shí)用新型專利同日提交的發(fā)明專利申請尚未公告授權(quán)，如實(shí)用新型專利已終止，后續(xù)無法通過放棄實(shí)用新型專利權(quán)而獲得發(fā)明專利的授權(quán)。如果已經(jīng)在答復(fù)發(fā)明專利申請的審查意見通知書時提交了實(shí)用新型專利權(quán)的放棄聲明，那么就需要建議專利權(quán)人繼續(xù)維護(hù)該實(shí)用新型專利，否則后續(xù)假如發(fā)明專利獲得了授權(quán)并且實(shí)用新型專利進(jìn)入了放棄程序，如果忽略了實(shí)用新型專利已經(jīng)提前終止的情況，那么發(fā)明專利權(quán)就存在因重復(fù)授權(quán)而被無效的風(fēng)險(xiǎn)。更極端的情況，如上述案例中所示，如果已經(jīng)收到了發(fā)明專利申請的授權(quán)通知書并且授權(quán)通知書中說明了實(shí)用新型專利進(jìn)入了放棄程序（發(fā)明專利申請的授權(quán)通知書中會對提交過放棄聲明的實(shí)用新型專利是否進(jìn)入放棄程序進(jìn)行說明），那么就需要告知專利權(quán)人必須要繼續(xù)維護(hù)該實(shí)用新型專利直至對應(yīng)的發(fā)明專利授權(quán)公告為止，否則后續(xù)獲得的發(fā)明專利權(quán)有被無效的風(fēng)險(xiǎn)。

　　小結(jié)

　　根據(jù)上述討論可以看出，對于同日提交的發(fā)明專利申請和實(shí)用新型專利申請，尤其是在實(shí)用新型已授權(quán)公告之后，實(shí)用新型專利的案件狀態(tài)會影響后續(xù)發(fā)明專利申請的授權(quán)范圍甚至是專利權(quán)的有效性，很容易誤入專利法第九條第一款的“陷阱”。因此，在處理這類案件時不能孤立地進(jìn)行，筆者建議可以采取一種“聯(lián)動式”管理策略。

　　更具體而言，對于發(fā)明案的管理，可以從以下幾方面予以注意：

　　1.提交申請時：做好案卷特殊標(biāo)記，避免提交申請時遺漏聲明。

　　2.收到授權(quán)通知書時：核實(shí)授權(quán)通知書中關(guān)于實(shí)用新型案的放棄情況是否與實(shí)際情況（即，該案是否應(yīng)該放棄）一致。不一致的，要及時向國家知識產(chǎn)權(quán)局提交意見陳述下發(fā)更正的授權(quán)通知書，以避免后續(xù)產(chǎn)生的權(quán)利不穩(wěn)定隱患。

　　3.收到證書時：如果授權(quán)通知書中標(biāo)記同日提交的實(shí)用新型專利進(jìn)入放棄程序，那么需核實(shí)是否同時收到了實(shí)用新型專利的放棄專利權(quán)的手續(xù)合格通知書，并及時更新實(shí)用新型專利的案卷狀態(tài)，以避免后續(xù)誤繳年費(fèi)等操作。

　　對于實(shí)用新型案的管理，可以從以下幾方面予以注意：

　　1.提交申請時：做好案卷特殊標(biāo)記，避免提交申請時遺漏聲明。

　　2.進(jìn)行放棄操作時：對已授權(quán)公告的實(shí)用新型專利，需核實(shí)同日提交的發(fā)明案的狀態(tài)，如發(fā)明案尚未公告授權(quán)，需告知專利權(quán)人該放棄操作可能導(dǎo)致的后果（重復(fù)授權(quán)、發(fā)明無法獲得相同保護(hù)范圍）。

　　3.收到繳費(fèi)通知書或終止通知書時：需核實(shí)同日提交的發(fā)明案的狀態(tài)，如發(fā)明案尚未公告授權(quán)，需告知專利權(quán)人不按時繳納年費(fèi)可能導(dǎo)致的后果（重復(fù)授權(quán)、發(fā)明無法獲得相同保護(hù)范圍）。

　　4.提供實(shí)用新型的放棄專利權(quán)聲明時：需提示專利權(quán)人即使提交了放棄專利權(quán)聲明，也需繼續(xù)維護(hù)該實(shí)用新型直至發(fā)明專利授權(quán)公告，否則后續(xù)也有無效風(fēng)險(xiǎn)。

　　以上僅是筆者根據(jù)工作中遇到的同日申請的各類情況，從避免后續(xù)因不符合專利法第九條第一款關(guān)于重復(fù)授權(quán)的例外規(guī)定而導(dǎo)致專利權(quán)不穩(wěn)定甚至被無效的角度出發(fā)進(jìn)行的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，實(shí)際中的情況可能更加復(fù)雜，期望此篇淺論能夠提供關(guān)于同日申請的更佳管理策略的啟發(fā)。