文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 王靜宇

　　根據(jù)美國(guó)商標(biāo)法的相關(guān)規(guī)定，商標(biāo)可以用于美國(guó)專利申請(qǐng)中用以識(shí)別物品、產(chǎn)品、服務(wù)或組織，包括商品商標(biāo)、服務(wù)商標(biāo)、集體商標(biāo)以及證明商標(biāo)。但是，外觀設(shè)計(jì)專利的保護(hù)客體是體現(xiàn)在物品中或應(yīng)用于物品的視覺(jué)特征，其保護(hù)主題通常是與物品配置、或物品的形狀、或引用于物品表面的裝飾或物品表面裝飾與配置的結(jié)合。商標(biāo)是用以識(shí)別和區(qū)分商品或者服務(wù)來(lái)源的標(biāo)志，并不是外觀設(shè)計(jì)專利的常見保護(hù)主題。但，美國(guó)外觀專利法中不排斥對(duì)商標(biāo)以外觀專利的形式獲得保護(hù)。

　　根據(jù)美國(guó)外觀審查指南第15.55.01小節(jié)所述，商標(biāo)不能在外觀設(shè)計(jì)名稱中單獨(dú)使用，也不能和類型“TYPE”一詞結(jié)合使用。在個(gè)別情況下，商標(biāo)可以使用在說(shuō)明書中。若商標(biāo)在外觀設(shè)計(jì)圖樣中使用時(shí)，應(yīng)在說(shuō)明書中寫上一句聲明，注明形成外觀專利保護(hù)范圍中的商標(biāo)元素以及擁有該商標(biāo)的所有權(quán)人的名稱，通常按照以下格式聲明：

　　“The [the trademark material] forming part of the claimed design is a registered trademark of [the trademark owner].”

　　美國(guó)外觀審查指南還規(guī)定禁止以貶損的方式在外觀專利中使用商標(biāo)。

　　除此之外，當(dāng)商標(biāo)并不作為外觀專利的保護(hù)部分，而在原始提交申請(qǐng)中的照片或線條圖中又保護(hù)了商標(biāo)時(shí)，應(yīng)在說(shuō)明書中或照片上包括免責(zé)聲明，聲明該商標(biāo)不作為所要求保護(hù)的外觀設(shè)計(jì)申請(qǐng)的一部分。

　　如何在外觀專利侵權(quán)案件中評(píng)估其圖樣中顯示出的商標(biāo)？哥倫比亞運(yùn)動(dòng)服品牌訴賽魯斯（Columbia Sportswear v. Seirus）一案給予了啟示。

　　在哥倫比亞運(yùn)動(dòng)服品牌訴賽魯斯（Columbia Sportswear v.Seirus）一案中，美國(guó)聯(lián)邦巡回法院先在2019年11月13日的裁決中提出要考慮被訴外觀設(shè)計(jì)中的商標(biāo)存在問(wèn)題，并在2020年3月5日否決了哥倫比亞后續(xù)提出的全體法官?gòu)?fù)審請(qǐng)求。

　　Columbia Sportswear v.Seirus基本案情，如下：

　　哥倫比亞擁有第D657,093號(hào)的美國(guó)外觀專利權(quán)，該外觀專利是一種用于服裝和鞋類物品的熱反射材料的波浪形外觀設(shè)計(jì)。在案件中，哥倫比亞訴稱賽魯斯在其各種產(chǎn)品（包括靴子和夾克衫）中都在相似的材料中采用了類似波浪形的外觀設(shè)計(jì)，該行為侵犯了其外觀專利權(quán)（具體見下圖）。

　　在初審判決中，地區(qū)法院認(rèn)可了哥倫比亞提出賽魯斯產(chǎn)品侵權(quán)的理由，隨后陪審團(tuán)判決賽魯斯賠償哥倫比亞超過(guò)300萬(wàn)美元的賠償金。地區(qū)法院在簡(jiǎn)易判決中駁回了賽魯斯的訴訟觀點(diǎn)，即第D657,093號(hào)的美國(guó)外觀專利與被訴產(chǎn)品圖案之間存在顯著差異。賽魯斯指出兩種圖案在波浪厚度、間距和方向均存在差異，以及其商標(biāo)在整個(gè)圖案中的顯著存在。關(guān)于賽魯斯的觀點(diǎn)，地區(qū)法院進(jìn)行了駁回，并提出在侵權(quán)分析中應(yīng)完全忽略商標(biāo)的存在。

　　在上訴程序中，聯(lián)邦巡回法院駁回了地區(qū)法院作出的簡(jiǎn)易判決，并撤銷了關(guān)于侵犯該外觀專利權(quán)的裁定。聯(lián)邦巡回法院認(rèn)為，地區(qū)法院不恰當(dāng)?shù)亟鉀Q了本應(yīng)由陪審團(tuán)決定的與侵權(quán)事實(shí)相關(guān)的爭(zhēng)議焦點(diǎn)問(wèn)題。這些問(wèn)題包括對(duì)于一般觀察者而言，波浪的厚度、間距以及方向的差異是否有不同的影響。根據(jù)聯(lián)邦巡回法院的觀點(diǎn)，賽魯斯產(chǎn)品設(shè)計(jì)的元素是否給予一般觀察者一種不同于哥倫比亞設(shè)計(jì)的不同視覺(jué)影響應(yīng)該由陪審團(tuán)判斷。

　　同時(shí)，聯(lián)邦巡回法院認(rèn)為地區(qū)法院不考慮商標(biāo)在外觀設(shè)計(jì)中的影響是不恰當(dāng)?shù)?。?lián)邦巡回法院駁回了地區(qū)法院在判決中提出的禁止在判斷侵權(quán)時(shí)考慮裝飾性商標(biāo)、其擺放的位置以及其表面特征的觀點(diǎn)。聯(lián)邦巡回法院認(rèn)為地區(qū)法院的這一觀點(diǎn)是與判斷“一般觀察者是否會(huì)發(fā)現(xiàn)整體外觀設(shè)計(jì)的效果一致”的事實(shí)不一致。

　　聯(lián)邦巡回法院認(rèn)為，商標(biāo)的擺放位置是判斷外觀專利侵權(quán)的一項(xiàng)重要因素，特別是當(dāng)商標(biāo)是被訴外觀設(shè)計(jì)專利的內(nèi)部組成部分時(shí)。根據(jù)該項(xiàng)判決，潛在侵權(quán)者可能會(huì)通過(guò)在涉嫌侵權(quán)的外觀設(shè)計(jì)中放置商標(biāo)以來(lái)避免侵權(quán)。該案究竟會(huì)在今后的訴訟中有何影響，還需要時(shí)間來(lái)證明。需要注意的是，判斷美國(guó)外觀設(shè)計(jì)專利侵權(quán)是一個(gè)事實(shí)問(wèn)題，該事實(shí)取決于一般觀察者基于外觀設(shè)計(jì)專利、現(xiàn)有技術(shù)以及被訴侵權(quán)的外觀設(shè)計(jì)的整體視覺(jué)印象。