文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 宋天凱

　　專利法第二十六條三款（以下簡(jiǎn)稱26.3）主要是對(duì)說明書的規(guī)定，具體為：說明書應(yīng)當(dāng)對(duì)發(fā)明或者實(shí)用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準(zhǔn)。 在我國(guó)早期的專利審查業(yè)務(wù)中，26.3的出現(xiàn)頻率較低，審查員以及代理師所爭(zhēng)辯的主要條款集中在專利法第二十二條所規(guī)定的專利三性。但是，隨著我國(guó)專利業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)大，專利申請(qǐng)量的不斷增加，有關(guān)26.3的審查意見愈發(fā)增多，尤其是在實(shí)用新型專利的審查意見中，各種各樣不同形式的26.3噴涌而出，儼然已成為實(shí)用新型專利駁回的一大利器，讓無數(shù)代理師為之惆悵。 以下筆者將結(jié)合自身的一些經(jīng)驗(yàn)，對(duì)常見的26.3的審查意見進(jìn)行匯總，并探討如何進(jìn)行處理。

　　1、方案描述錯(cuò)誤

　　除審查意見理解錯(cuò)誤的情形外，“方案描述錯(cuò)誤”的26.3往往會(huì)構(gòu)成實(shí)質(zhì)性的缺陷，具體表現(xiàn)為說明書所記載的技術(shù)方案和所要實(shí)現(xiàn)的技術(shù)效果相矛盾，或者根本無法取得該技術(shù)效果，導(dǎo)致方案無法實(shí)現(xiàn)。

　　示例性的，如圖1所示，下端鉸接的擺動(dòng)桿可以驅(qū)使移動(dòng)桿按照箭頭方向進(jìn)行運(yùn)動(dòng)；這種方案中，擺動(dòng)桿上端部為驅(qū)動(dòng)部，但是，該上端部的擺動(dòng)路徑為弧線型，該上端部在驅(qū)使移動(dòng)桿進(jìn)行直線位移時(shí)，擺動(dòng)桿必然不能夠和移動(dòng)桿進(jìn)行固定連接。如果權(quán)利要求書乃至說明書中描述均為“擺動(dòng)桿和移動(dòng)桿固定連接”，則必然無法實(shí)現(xiàn)移動(dòng)桿沿箭頭方向進(jìn)行直線位移的技術(shù)效果，也就必然不能夠符合26.3的規(guī)定。

圖1

　　針對(duì)上述的問題，如果說明書附圖足夠清晰，尚可依據(jù)說明書附圖對(duì)權(quán)利要求以及說明書中的文字內(nèi)容進(jìn)行修改，以修正撰寫之際所存在的失誤。

　　如果說明書附圖也不夠清晰，則無法對(duì)該部分內(nèi)容進(jìn)行彌補(bǔ)性的解釋。此時(shí)，如果包括該部分內(nèi)容的權(quán)利要求為從屬權(quán)利要求，可以對(duì)該從屬權(quán)利要求進(jìn)行刪除；但如果包含該部分內(nèi)容的權(quán)利要求為獨(dú)立權(quán)利要求，則基本無爭(zhēng)辯的可能性，此時(shí)，若申請(qǐng)文件為實(shí)用新型專利，還可以考慮撤回重新申報(bào)，以彌補(bǔ)上述缺陷，但若申請(qǐng)文件為發(fā)明專利且已經(jīng)公開，則基本沒有補(bǔ)救的可能性。

　　還存在的一種情形是“方案描述錯(cuò)誤”的部分僅出現(xiàn)在說明書中，并未出現(xiàn)在權(quán)利要求中，此時(shí)，可以將該部分內(nèi)容直接從說明書中進(jìn)行刪除。

　　TIPS：申請(qǐng)文件的撰寫需要認(rèn)真，避免出現(xiàn)前后矛盾、技術(shù)手段無法實(shí)現(xiàn)技術(shù)效果等問題；并且，在不貢獻(xiàn)的前提下，多提供附圖也是較為有利的，從說明書附圖中可以明確且毫無疑義所確定的內(nèi)容也可以在恰當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)補(bǔ)入申請(qǐng)文件之中，以彌補(bǔ)申請(qǐng)文件在各方面的缺失，甚至是創(chuàng)造性方面的缺失。

　　2、公開不充分

　　公開不充分屬于26.3的常見問題，具體表現(xiàn)為權(quán)利要求給出了相對(duì)較大的范圍，而說明書則僅是記載了一種或者幾種的實(shí)施方式，并不足以支撐權(quán)利要求所限定的范圍。

　　對(duì)此，常見的處理方式為合并權(quán)項(xiàng)或者合并說明書的內(nèi)容，以克服公開不充分的問題。如果不采用合并的方案，則需要通過舉證來論述說明書中未公開的內(nèi)容屬于本領(lǐng)域的現(xiàn)有技術(shù)。

　　示例性的，權(quán)利要求中記載了A和B連接，然而說明書中僅記載了A和B相卡接的方案，是否可以采用其他的連接方式則未有明確記載。此時(shí)，可以將卡接的方案并入權(quán)利要求，或者，也可以通過舉證的方式來證明A和B之間還能夠采用其他的連接方式，且這些連接方式均為常規(guī)的連接方式。

　　需要注意的是，舉證的內(nèi)容如果是非專利文獻(xiàn)，還需要對(duì)證據(jù)的真實(shí)性和公開性等進(jìn)行證明，必要時(shí)還需要提供原件。

　　TIPS：對(duì)于權(quán)利要求的上位描述是所有代理師和申請(qǐng)人的共同追求，但是，在上位描述的同時(shí)，一定要在說明書中給出足夠的實(shí)施例予以支撐，以避免頭重腳輕的問題。

　　3、技術(shù)手段模糊

　　技術(shù)手段的模糊屬于當(dāng)前26.3的審查意見中最為常見的一種審查意見，具體表現(xiàn)為：說明書僅是給出了要實(shí)現(xiàn)的技術(shù)效果，但未能明確實(shí)現(xiàn)該技術(shù)效果的技術(shù)手段；或者，說明書給出了技術(shù)特征，但并未說明該技術(shù)特征的具體結(jié)構(gòu)、安裝結(jié)構(gòu)等，這種情形常見于某些自創(chuàng)名詞，當(dāng)然，在一些常規(guī)名詞中也有可能會(huì)出現(xiàn)。

　　對(duì)于上述的情形，首先要判斷原始申請(qǐng)文件是否確實(shí)未記載審查意見所指出的技術(shù)手段含糊的內(nèi)容，若申請(qǐng)文件實(shí)際已經(jīng)公開了審查意見所認(rèn)定的技術(shù)手段含糊的內(nèi)容，則可以在意見陳述書中進(jìn)行具體說明，以論證審查意見的事實(shí)認(rèn)定錯(cuò)誤。

　　若審查意見所認(rèn)定技術(shù)手段含糊的內(nèi)容在申請(qǐng)文件中確未記載，則可以判斷下這部分的內(nèi)容是否為本領(lǐng)域的現(xiàn)有技術(shù)。應(yīng)知曉，26.3的判斷主體為本領(lǐng)域技術(shù)人員，而非具體的代理師或者審查員。審查意見所認(rèn)為技術(shù)手段模糊之處或許在相關(guān)領(lǐng)域中早已為公知的內(nèi)容，此時(shí)，則可以通過舉證的方式來論證該部分內(nèi)容的公知屬性。示例性的，申請(qǐng)文件涉及一種掃地機(jī)器人及掃地機(jī)器人的殼體，除了核心闡述殼體的相關(guān)內(nèi)容外，申請(qǐng)文件還對(duì)掃地機(jī)器人的功能進(jìn)行了介紹，如視覺檢測(cè)、地圖規(guī)劃、走行機(jī)構(gòu)、吸塵清掃等功能模塊的說明，但并未就各功能模塊的具體結(jié)構(gòu)進(jìn)行詳細(xì)說明。若審查意見認(rèn)為這些功能模塊沒有細(xì)化說明屬于技術(shù)手段模糊，則可以通過舉證的方式進(jìn)行論證。

　　若審查意見所認(rèn)定技術(shù)手段含糊的內(nèi)容在申請(qǐng)文件中確未記載，且無法找到相應(yīng)的現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行證明。此時(shí)，可以參照前述“方案描述錯(cuò)誤”處的說明，選擇對(duì)相關(guān)權(quán)利要求進(jìn)行刪除，或者對(duì)申請(qǐng)文件進(jìn)行撤案重報(bào)等。

　　TIPS：對(duì)于實(shí)現(xiàn)技術(shù)效果的技術(shù)手段需要進(jìn)行清晰的說明，雖然根據(jù)專利法的規(guī)定，這種清晰程度是要求本領(lǐng)域技術(shù)人員可以理解，但為了避免后期所存在的問題，申請(qǐng)文件撰寫的清晰程度還可以進(jìn)一步地提升，以使得非本領(lǐng)域的人員也能夠看懂，則可以最大程度地避免26.3的問題；對(duì)于一些自創(chuàng)名詞，更應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)的說明。

　　4、背景技術(shù)

　　申請(qǐng)文件的背景技術(shù)旨在交代申請(qǐng)文件要解決的技術(shù)問題，但限于申請(qǐng)人所掌握的現(xiàn)有技術(shù)知識(shí)，該背景技術(shù)在大多時(shí)候都不能夠反映真實(shí)的最接近現(xiàn)有技術(shù)。這也是為什么在創(chuàng)造性審查中需要首先通過檢索的方式確定最接近現(xiàn)有技術(shù)，然后再基于最接近的現(xiàn)有技術(shù)來確定實(shí)際要解決的技術(shù)問題。

　　但是，目前卻存在著一種基于“背景技術(shù)”所提出的26.3，具體表現(xiàn)為：說明書背景技術(shù)部分對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)的描述過于上位、籠統(tǒng)，所指出技術(shù)問題并非實(shí)際存在的技術(shù)問題，進(jìn)而本領(lǐng)域技術(shù)人員無法明確本申請(qǐng)實(shí)際要解決的技術(shù)問題，因此，申請(qǐng)文件主題、實(shí)際要解決技術(shù)問題和有益效果之間缺乏必要的內(nèi)在邏輯關(guān)系，說明書所記載的技術(shù)方案無法解決不確定的技術(shù)問題，故而，不符合26.3的規(guī)定。

　　上述審查意見顯然是對(duì)專利法和審查指南的錯(cuò)誤理解，對(duì)于這種形式的審查意見，應(yīng)當(dāng)積極和審查員溝通，并結(jié)合創(chuàng)造性審查中“實(shí)際要解決的技術(shù)問題”的相關(guān)說明等進(jìn)行爭(zhēng)辯。當(dāng)然，若在申請(qǐng)階段不能夠獲得權(quán)利，合理的利用復(fù)審程序也是一種不錯(cuò)的手段。

　　TIPS：盡管上述審查意見存在其不合理性，但為了盡可能地避免類似審查意見，在申請(qǐng)文件撰寫之際，也可以盡量詳細(xì)地對(duì)背景技術(shù)部分進(jìn)行細(xì)化說明，并明確指出技術(shù)問題。

　　隨著專利申請(qǐng)量的不斷增加，日后我們所遇到的26.3的審查意見可能會(huì)越來越多，針對(duì)不同形式的26.3，申請(qǐng)人可以選擇不同的答復(fù)策略，以盡可能地爭(zhēng)取授權(quán)。即便是在申請(qǐng)階段無法獲得授權(quán)，在對(duì)駁回決定進(jìn)行分析之后，合理的利用復(fù)審程序也是廣大申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)考慮的。

　　從另一個(gè)方面出發(fā)，每一份審查意見的下達(dá)在某種程度上也意味著申請(qǐng)文件本身存在或多或少的缺陷，如何在撰寫階段即對(duì)申請(qǐng)文件進(jìn)行更好地加工也是廣大代理師所應(yīng)當(dāng)考慮的問題。