文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司西安分部 秦曉君
一、重復(fù)授權(quán)概述
當(dāng)審查員認(rèn)為被審查的申請中要求保護(hù)的發(fā)明或其明顯的變型和另一個專利或者共同待決申請中要求保護(hù)的發(fā)明或其明顯的變型相同，而該被審查的申請與該另一個專利或者共同待決申請具有相同的所有人（受讓人）或者具有至少一個共同發(fā)明人時，通常會做出重復(fù)授權(quán)駁回的審查意見。
重復(fù)授權(quán)包括權(quán)利要求與權(quán)利要求的比較；相比之下，現(xiàn)有技術(shù)駁回包括權(quán)利要求與公開內(nèi)容的比較。
二、重復(fù)授權(quán)的分類
1.重復(fù)授權(quán)駁回包括臨時性重復(fù)授權(quán)和非臨時性重復(fù)授權(quán)【1】
臨時性重復(fù)授權(quán)駁回是申請對申請的情況，也就是其中一個共同待決申請的權(quán)利要求對抗另一個共同待決申請的權(quán)利要求。
非臨時性重復(fù)授權(quán)駁回是專利對申請的情況，也就是先前專利的權(quán)利要求對抗另一個共同待定的申請的權(quán)利要求。
2.重復(fù)授權(quán)包括法定重復(fù)授權(quán)和非法定重復(fù)授權(quán)【1】
法定重復(fù)授權(quán)指不同案件中的權(quán)利要求保護(hù)相同的發(fā)明。
非法定重復(fù)授權(quán)指不同案件中的權(quán)利要求描述的發(fā)明為顯而易見的變型。
三、案例分享
筆者代理了同一申請人的三件美國關(guān)聯(lián)申請A、B、C，申請A、B、C的申請日分別為2020年12月28日、2020年12月29日、2020年12月29日。
申請A的獨權(quán)1的技術(shù)方案如下：
一種與智能終端配合使用的數(shù)據(jù)白盒化裝置，其特征在于，包括：
控制器、存儲器和SIM單元，所述存儲器和所述SIM單元均與所述控制器連接；當(dāng)所述數(shù)據(jù)白盒化裝置與智能終端配合使用時，所述控制器還與所述智能終端連接；
所述數(shù)據(jù)白盒化裝置用于實現(xiàn)以下至少一種功能：數(shù)據(jù)存儲功能、數(shù)據(jù)傳輸功能或數(shù)據(jù)訪問功能。
申請B的獨權(quán)1的技術(shù)方案如下：
一種與智能終端配合使用的系統(tǒng)白盒化裝置，其特征在于，包括：
控制器、存儲器和SIM單元；所述存儲器和所述SIM單元均與所述控制器連接；當(dāng)所述系統(tǒng)白盒化裝置與智能終端配合使用時，所述控制器還與所述智能終端連接；
所述存儲器包括數(shù)據(jù)存儲空間、應(yīng)用存儲空間和系統(tǒng)存儲空間，其中，應(yīng)用程序安裝在所述應(yīng)用存儲空間，系統(tǒng)安裝在所述系統(tǒng)存儲空間；
所述系統(tǒng)白盒化裝置用于實現(xiàn)以下至少一種功能：
系統(tǒng)訪問功能、應(yīng)用訪問功能、數(shù)據(jù)存儲功能、數(shù)據(jù)傳輸功能或數(shù)據(jù)訪問功能。
申請C的獨權(quán)1的技術(shù)方案如下：
一種與智能終端配合使用的應(yīng)用白盒化裝置，其特征在于，包括：
控制器、存儲器和SIM單元，所述存儲器和所述SIM單元均與所述控制器連接；當(dāng)所述應(yīng)用白盒化裝置與智能終端配合使用時，所述控制器還與所述智能終端連接；
所述存儲器包括數(shù)據(jù)存儲空間和應(yīng)用存儲空間，其中，應(yīng)用程序安裝在所述應(yīng)用存儲空間；
所述應(yīng)用白盒化裝置用于實現(xiàn)以下至少一種功能：
應(yīng)用訪問功能、數(shù)據(jù)存儲功能、數(shù)據(jù)傳輸功能或數(shù)據(jù)訪問功能。
對比可見，上述三件關(guān)聯(lián)申請的獨權(quán)1的技術(shù)方案非常相似，且撰寫的比較上位抽象。
審查員在2021年8月2號下發(fā)了關(guān)于申請A的Non-final OA （OA1）。在該OA中，審查員指出獨權(quán)1相對于對比文件不具有創(chuàng)造性。
由于權(quán)1的撰寫比較上位，直接爭辯難度較大。代理人與客戶溝通后，在答復(fù)OA1時將從權(quán)6合并到了權(quán)1中以克服103的問題。在2021年11月16日，審查員下發(fā)了授權(quán)通知。
申請A的授權(quán)專利的權(quán)1的技術(shù)方案如下：
一種與智能終端配合使用的數(shù)據(jù)白盒化裝置，其特征在于，包括：
控制器、存儲器和SIM單元，所述存儲器和所述SIM單元均與所述控制器連接；當(dāng)所述數(shù)據(jù)白盒化裝置與智能終端配合使用時，所述控制器還與所述智能終端連接；
所述數(shù)據(jù)白盒化裝置用于實現(xiàn)以下至少一種功能：
數(shù)據(jù)存儲功能、數(shù)據(jù)傳輸功能或數(shù)據(jù)訪問功能；
當(dāng)所述數(shù)據(jù)白盒化裝置用于實現(xiàn)所述數(shù)據(jù)訪問功能時，
所述控制器用于接收所述智能終端發(fā)送的訪問指令，并將所述訪問指令發(fā)送給所述SIM單元；所述訪問指令為從來訪終端發(fā)送至所述智能終端；
所述SIM單元用于對所述訪問指令進(jìn)行認(rèn)證，并將第一認(rèn)證結(jié)果發(fā)送給所述控制器；
所述控制器還用于將所第一認(rèn)證結(jié)果發(fā)送給所述智能終端；
當(dāng)所述第一認(rèn)證結(jié)果指示認(rèn)證不通過時，所述智能終端用于將所述第一認(rèn)證結(jié)果返回給所述來訪終端；
當(dāng)所述第一認(rèn)證結(jié)果指示認(rèn)證通過時，所述智能終端還用于向所述控制器發(fā)送訪問許可指令，所述控制器還用于根據(jù)所述訪問許可指令執(zhí)行相應(yīng)的訪問操作。
審查員于2022年3月30日、2022年4月5日分別下發(fā)了關(guān)于申請C、B的Non-final OA (OA1)。
申請B和申請C的審查意見非常相似，除了獨權(quán)1不符合103的要求外，申請B和申請C的獨權(quán)1與已經(jīng)授權(quán)的申請A的獨權(quán)1構(gòu)成了重復(fù)授權(quán)。
由于三件申請的原始權(quán)1的技術(shù)方案非常相似，只是個別字眼的差異（數(shù)據(jù)白盒化裝置、系統(tǒng)白盒化裝置、應(yīng)用白盒化裝置），因此導(dǎo)致了上述關(guān)于重復(fù)授權(quán)的審查意見。
申請A已經(jīng)授權(quán)，上述重復(fù)授權(quán)屬于專利對申請的情況，因此上述重復(fù)授權(quán)屬于非臨時性重復(fù)授權(quán)。其次，三個關(guān)聯(lián)案件的權(quán)利要求保護(hù)實質(zhì)相同的發(fā)明，屬于法定重復(fù)授權(quán)。
答復(fù)非臨時性法定重復(fù)授權(quán)，可以選擇的操作包括：【1】
?。?）將申請中相沖突的權(quán)利要求刪除，或者
?。?）對申請中相沖突的權(quán)利要求進(jìn)行修改，從而使得它們與專利中的權(quán)利要求的保護(hù)范圍不同。
對于非臨時性法定重復(fù)授權(quán)而言，期末放棄或者申請都不起作用。
以申請B為例，由于獨權(quán)1撰寫的比較上位，為了克服103的問題，需要增加技術(shù)特征；此外，申請B的獨權(quán)1與申請A的專利的權(quán)1還存在重復(fù)授權(quán)的問題。在申請B的審查意見中，審查員指出從權(quán)2和8均可授權(quán)。
基于上述審查意見，為了克服103的問題，可以將權(quán)2和權(quán)8之一的附加特征合并到權(quán)1中，將權(quán)2和權(quán)8中的另一個改寫為獨權(quán)，其技術(shù)方案與修改后的權(quán)1的技術(shù)方案為并列方案。但是，筆者發(fā)現(xiàn)權(quán)8的技術(shù)方案與在先專利（申請A的專利）的權(quán)1的技術(shù)方案實質(zhì)相同，合并權(quán)8的答復(fù)策略無法克服重復(fù)授權(quán)的問題。因此，最終的答復(fù)策略將權(quán)2合并到權(quán)1中，同時克服了103和重復(fù)授權(quán)的問題。但是，為了克服潛在的（審查員后續(xù)可能指出的）重復(fù)授權(quán)問題，不得不將權(quán)8刪除（針對非臨時性法定重復(fù)授權(quán)，期末放棄并不適用）。申請C的答復(fù)策略與申請B類似，目前遞交了申請B和申請C的答復(fù)稿，還未收到官方的進(jìn)一步的通知。
思考：基于上述關(guān)聯(lián)申請以及相關(guān)的OA，筆者認(rèn)為在撰寫計劃進(jìn)入美國的關(guān)聯(lián)申請案件時，需要提前考慮可能存在的重復(fù)授權(quán)問題。獨權(quán)的撰寫不能太上位和抽象，區(qū)別僅在于個別字眼，無實質(zhì)性差異，這樣很容易導(dǎo)致重復(fù)授權(quán)的審查意見。其次從權(quán)的并列方案在關(guān)聯(lián)申請中也要加以區(qū)分，以防止?jié)撛诘闹貜?fù)授權(quán)。比如申請B中的從權(quán)8與在先專利（申請A）的從權(quán)6實質(zhì)上相同；在申請A授權(quán)后（權(quán)1合并了從權(quán)6），在答復(fù)申請B的審查意見時，不得已刪除權(quán)8以避免明顯的潛在重復(fù)授權(quán)，造成了技術(shù)方案保護(hù)的損失。筆者建議在撰寫計劃進(jìn)入美國的關(guān)聯(lián)申請案件時，不僅需要考慮同一案件中獨權(quán)與從權(quán)之間的布局，而且需要考慮不同案件中權(quán)項的布局，從而通過關(guān)聯(lián)申請為申請人獲取合理的保護(hù)范圍，充分保護(hù)申請人的發(fā)明構(gòu)思。
參考文獻(xiàn)
【1】美國專利申請撰寫及審查處理策略，本杰明.皓普曼（Benjamin J. Hauptman），黎建(Kien T.Le) 著。