文/北京市集佳律師事務(wù)所 韓雪

　　一、本案要旨

　　適用商標(biāo)法第三十條、第三十一條時(shí)，可以綜合考慮商標(biāo)標(biāo)志的近似程度、商品的類(lèi)似程度、引證商標(biāo)的顯著性和知名度、相關(guān)公眾的注意程度以及訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)人的主觀意圖等因素，以及前述因素之間的相互影響，以是否容易造成相關(guān)公眾混淆為標(biāo)準(zhǔn)。商標(biāo)不予注冊(cè)復(fù)審和商標(biāo)權(quán)無(wú)效宣告請(qǐng)求行政案件中，認(rèn)定訴爭(zhēng)商標(biāo)與引證商標(biāo)是否近似，可以綜合考慮訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)人和引證商標(biāo)權(quán)利人提供的證據(jù)、訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)人的主觀狀態(tài)等。

　　二、案情介紹

　　第36687935號(hào)“WCGU”商標(biāo)（下稱系爭(zhēng)商標(biāo)，如圖）由石獅市錦末電子商務(wù)有限公司（后轉(zhuǎn)讓至“泉州市艏書(shū)信息科技有限公司”）于2019年3月7日向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局商標(biāo)局（原國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)局）（下稱商標(biāo)局）提出注冊(cè)申請(qǐng)，2019年11月7日核準(zhǔn)注冊(cè)，核定使用在第25類(lèi)“服裝，童裝，嬰兒全套衣，游泳衣，鞋，帽，襪，手套(服裝)，圍巾，腰帶”等商品上。

　　“WCG” 商標(biāo)（下稱引證商標(biāo)一，如圖）由株式會(huì)社舞希冀（下稱舞希冀）于2018年8月24日向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局商標(biāo)局（原國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)局）（下稱商標(biāo)局）提出注冊(cè)申請(qǐng)，2019年5月14日核準(zhǔn)注冊(cè)，核定使用在第25類(lèi)“服裝，鞋，帽，帽子（頭戴），襪，手套（服裝），圍脖，領(lǐng)帶，圍巾，皮帶（服飾用），宗教服裝，服裝綬帶，浴帽，睡眠用眼罩，理發(fā)用披肩”等商品上。

　　“WCG WORLD CYBER GAMES”商標(biāo)（下稱引證商標(biāo)二，如圖）由株式會(huì)社舞希冀（下稱舞希冀）于2015年6月30日向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局商標(biāo)局（原國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)局）（下稱商標(biāo)局）提出注冊(cè)申請(qǐng)，2017年1月14日核準(zhǔn)注冊(cè)，核定使用在第25類(lèi)“背心式緊身運(yùn)動(dòng)衣，服裝，短袖襯衫，運(yùn)動(dòng)衫，襯衫，緊身衣褲，T恤衫，緊身內(nèi)衣（服裝），運(yùn)動(dòng)鞋，跑鞋（帶金屬釘），帽，襪，圍巾，領(lǐng)帶”等商品上。

　　“WORLD CYBER GAMES；WCG”商標(biāo)（下稱引證商標(biāo)三，如圖）由株式會(huì)社舞希冀（下稱舞希冀）于2003年3月6日向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局商標(biāo)局（原國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)局）（下稱商標(biāo)局）提出注冊(cè)申請(qǐng)，2005年4月14日核準(zhǔn)注冊(cè)，核定使用在第25類(lèi)“跑鞋，T恤衫，女緊身衣，運(yùn)動(dòng)衫，運(yùn)動(dòng)套裝，馬球衫，領(lǐng)帶，圍巾，襪，帽”等商品上。

　　2019年12月18日，舞希冀向商標(biāo)局對(duì)系爭(zhēng)商標(biāo)提出無(wú)效宣告申請(qǐng)。其主要理由為：爭(zhēng)議商標(biāo)與申請(qǐng)人在先注冊(cè)并實(shí)際使用的引證商標(biāo)已構(gòu)成類(lèi)似商品上的近似商標(biāo)。爭(zhēng)議商標(biāo)的注冊(cè)與使用侵害了申請(qǐng)人的在先商標(biāo)權(quán)，且極易造成消費(fèi)者的混淆和誤認(rèn)。依據(jù)（修改前）《商標(biāo)法》第三十條、第四十五條第一款規(guī)定，請(qǐng)求對(duì)系爭(zhēng)商標(biāo)予以無(wú)效宣告。

　　商標(biāo)局作出商評(píng)字【2020】第0000273494號(hào)裁定，認(rèn)為：爭(zhēng)議商標(biāo)與引證商標(biāo)一至三在文字構(gòu)成、呼叫、整體視覺(jué)效果上存在較大差異，未構(gòu)成近似標(biāo)識(shí)。故爭(zhēng)議商標(biāo)的注冊(cè)未構(gòu)成《商標(biāo)法》第三十條、第三十一條所指的情形。爭(zhēng)議商標(biāo)予以維持。舞希冀不服上述裁定，提起行政訴訟。

　　1.一審判決

　　2021年8月20日北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院審理認(rèn)為：“訴爭(zhēng)商標(biāo)由文字‘WCGU’組成，引證商標(biāo)一由文字‘WCG’及圖形組成，引證商標(biāo)二、三由文字‘WCG WORLD CYBER GAMES’及圖形組成，其中‘WCG’為顯著識(shí)別部分。訴爭(zhēng)商標(biāo)完成包含引證商標(biāo)一及引證商標(biāo)二、三的顯著識(shí)別部分，若允許訴爭(zhēng)商標(biāo)使用在與引證商標(biāo)一至三核定商品相同或相類(lèi)似的商品上，將會(huì)導(dǎo)致相關(guān)公眾認(rèn)為訴爭(zhēng)商標(biāo)與引證商標(biāo)一至三所標(biāo)示的商品來(lái)源于同一主體，或者商品的提供者之間存在某種關(guān)聯(lián)，從而產(chǎn)生混淆誤認(rèn)。在案證據(jù)不足以證明訴爭(zhēng)商標(biāo)經(jīng)宣傳使用具有較高知名度并與第三人形成唯一對(duì)應(yīng)關(guān)系，與引證商標(biāo)共存不會(huì)導(dǎo)致相關(guān)公眾混淆誤認(rèn)。據(jù)此，被訴裁定關(guān)于訴爭(zhēng)商標(biāo)與引證商標(biāo)一至三未構(gòu)成使用在同一種或類(lèi)商品上的近似商標(biāo)，訴爭(zhēng)商標(biāo)的注冊(cè)未違反商標(biāo)法第三十條之規(guī)定的認(rèn)定有誤，本院予以糾正。”一審法院判決：撤銷(xiāo)系爭(zhēng)商標(biāo)無(wú)效宣告請(qǐng)求裁定，商標(biāo)局重新作出裁定。商標(biāo)局與第三人（爭(zhēng)議商標(biāo)所有人“泉州市艏書(shū)信息科技有限公司”）不服上述裁定，分別提起上訴。

　　2. 二審判決

　　2021年12月10日北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院審理認(rèn)為：“商標(biāo)近似是指商標(biāo)的文字字形、讀音、含義或者圖形的溝通及顏色，或者其各要素組合后的整體結(jié)構(gòu)近似，或者其立體形狀、顏色組合近似。在認(rèn)定訴爭(zhēng)商標(biāo)是否具有可注冊(cè)性時(shí)，需綜合考慮商標(biāo)標(biāo)志的近似程度、商品的類(lèi)似程度、相關(guān)公眾的注意程度以及前述因素之間的相互影響，以是否容易造成相關(guān)消費(fèi)者混淆為標(biāo)準(zhǔn)。訴爭(zhēng)商標(biāo)由英文字母‘WCGU’構(gòu)成，完整包含引證商標(biāo)一、二、三的顯著識(shí)別部分英文字母‘WCG’，訴爭(zhēng)商標(biāo)與各引證商標(biāo)在文字構(gòu)成、呼叫上近似、整體對(duì)比區(qū)別不明顯，共存使用于上述同一種或類(lèi)似商品上，容易造成相關(guān)消費(fèi)者的混淆誤認(rèn)，現(xiàn)有證據(jù)亦不足以證明訴爭(zhēng)商標(biāo)經(jīng)使用已可與各引證商標(biāo)相區(qū)分，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局和泉州市艏書(shū)信息科技有限公司認(rèn)為訴爭(zhēng)商標(biāo)與引證商標(biāo)不構(gòu)成近似商標(biāo)的上訴理由不能成立，本院不予支持?！倍彿ㄔ号袥Q：駁回上訴，維持原判。

　　三、案件評(píng)析

　　對(duì)于商標(biāo)近似性的判斷，商標(biāo)法及其實(shí)施條例中并無(wú)明確的規(guī)定。而對(duì)于商標(biāo)標(biāo)志本身的近似程度的判斷，《商標(biāo)審查審理指南》規(guī)定：

　　5.1.9 外文商標(biāo)由三個(gè)或者三個(gè)以上字母構(gòu)成，僅個(gè)別字母不同，整體無(wú)含義或者含義無(wú)明顯區(qū)別，易使相關(guān)公眾對(duì)商品或者服務(wù)的來(lái)源產(chǎn)生混淆的，判定為近似商標(biāo)（注：“個(gè)別字母不同”包括變字母、增加或者減少字母、臨近字母變換順序等。需結(jié)合商標(biāo)的文字長(zhǎng)度、字體、外觀設(shè)計(jì)、有無(wú)含義、不同點(diǎn)所處位置等情況綜合判斷是否近似。）

　　5.1.15 兩商標(biāo)或者其中之一由兩個(gè)或者兩個(gè)以上相對(duì)獨(dú)立的部分構(gòu)成，其中顯著部分近似，易使相關(guān)公眾對(duì)商品或者服務(wù)的來(lái)源產(chǎn)生混淆的，判定為近似商標(biāo)。

　　與此同時(shí)，根據(jù)《北京市高級(jí)人民法院商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件審理指南》規(guī)定：

　　15.2 【商標(biāo)近似的判斷規(guī)則】適用商標(biāo)法第三十條、第三十一條時(shí)，可以綜合考慮商標(biāo)標(biāo)志的近似程度、商品的類(lèi)似程度、引證商標(biāo)的顯著性和知名度、相關(guān)公眾的注意程度以及訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)人的主觀意圖等因素，以及前述因素之間的相互影響，以是否容易造成相關(guān)公眾混淆為標(biāo)準(zhǔn)。商標(biāo)標(biāo)志相同且指定使用的商品相同，可以直接認(rèn)定違反商標(biāo)法第三十條、第三十一條的規(guī)定，無(wú)須考慮其他因素。將引證商標(biāo)的整體或者顯著識(shí)別部分作為訴爭(zhēng)商標(biāo)構(gòu)成要素的，可以認(rèn)定構(gòu)成商標(biāo)標(biāo)志近似。

　　15.4 【商標(biāo)不予注冊(cè)復(fù)審和無(wú)效宣告請(qǐng)求行政案件中商標(biāo)近似性的判斷】商標(biāo)不予注冊(cè)復(fù)審和商標(biāo)權(quán)無(wú)效宣告請(qǐng)求行政案件中，若訴爭(zhēng)商標(biāo)的申請(qǐng)人主觀并無(wú)惡意，且基于特定歷史原因訴爭(zhēng)商標(biāo)與引證商標(biāo)長(zhǎng)期共存，形成既定市場(chǎng)格局，當(dāng)事人主張不會(huì)導(dǎo)致相關(guān)公眾發(fā)生混淆的，可以認(rèn)定不構(gòu)成近似商標(biāo)。認(rèn)定訴爭(zhēng)商標(biāo)與引證商標(biāo)是否近似，可以綜合考慮訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)人和引證商標(biāo)權(quán)利人提供的證據(jù)、訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)人的主觀狀態(tài)等。

　　首先，對(duì)比系爭(zhēng)商標(biāo)與引證商標(biāo)一，雖然系爭(zhēng)商標(biāo)由四個(gè)字母構(gòu)成，引證商標(biāo)由三個(gè)字母構(gòu)成，但是系爭(zhēng)商標(biāo)前三個(gè)字母與引證商標(biāo)完全相同，屬于《商標(biāo)審查審理指南》5.1.9 對(duì)于“個(gè)別字母不同”中的“增加或者減少字母”的解釋范圍。對(duì)比系爭(zhēng)商標(biāo)與引證商標(biāo)二、三，雖然系爭(zhēng)商標(biāo)由四個(gè)字母構(gòu)成，引證商標(biāo)除了“WCG”還包含其他文字及圖形，但是，引證商標(biāo)二、三包含的“WCG”獨(dú)立于其他文字及圖形，且為引證商標(biāo)二、三的顯著識(shí)別文字。系爭(zhēng)商標(biāo)前三個(gè)字母與引證商標(biāo)顯著識(shí)別文字完全相同，屬于《商標(biāo)審查審理指南》5.1.15 規(guī)定的情形。

　　同時(shí)，舞希冀在無(wú)效宣告及后續(xù)的訴訟程序中，提交了舞希冀對(duì)于引證商標(biāo)在先宣傳及使用的證據(jù)，以及系爭(zhēng)商標(biāo)原注冊(cè)人搶注其他知名品牌的證據(jù)。而一審及二審法院在判決中也提到“現(xiàn)有證據(jù)亦不足以證明訴爭(zhēng)商標(biāo)經(jīng)使用已可與各引證商標(biāo)相區(qū)分”。可見(jiàn)，法院在審理相關(guān)案件時(shí)，商標(biāo)標(biāo)志本身的近似程度是基礎(chǔ)因素，但法院也會(huì)考慮訴爭(zhēng)商標(biāo)權(quán)利人及在先商標(biāo)權(quán)利人提交的相關(guān)證據(jù)，從而綜合考慮標(biāo)志近似程度、商標(biāo)知名度和顯著性、商品關(guān)聯(lián)程度等事實(shí)，從而判斷兩商標(biāo)是否近似，其共存是否容易導(dǎo)致相關(guān)公眾混淆。

　　實(shí)踐中，對(duì)于商標(biāo)近似性的判斷并不存在一勞永逸的絕對(duì)標(biāo)準(zhǔn)。在商標(biāo)權(quán)無(wú)效宣告案件中，由于訴爭(zhēng)商標(biāo)權(quán)利人及在先商標(biāo)權(quán)利人均可參與到該程序中，故對(duì)于商標(biāo)近似性的判斷除了以混淆可能性為基本判斷標(biāo)準(zhǔn)，還會(huì)結(jié)合各方所提交的證據(jù)，綜合考慮訴爭(zhēng)商標(biāo)的申請(qǐng)注冊(cè)是否具有主觀惡意、訴爭(zhēng)商標(biāo)是否具有實(shí)際使用意圖、實(shí)際使用與宣傳情況等因素進(jìn)行判斷。

　　參考文獻(xiàn)

　　【1】參見(jiàn)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局關(guān)于第36687935號(hào)“WCGU”商標(biāo)無(wú)效宣告請(qǐng)求裁定書(shū)。

　　【2】參見(jiàn)北京市知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院（2021）京73行初4094號(hào)行政判決書(shū)。

　　【3】參見(jiàn)北京市高級(jí)人民法院（2021）京行終7843號(hào)行政判決書(shū)。

　　【4】周云川：《商標(biāo)授權(quán)確權(quán)訴訟規(guī)則與判例》，法律出版社2014年版，第284頁(yè)。

　　【5】莫嘉敏 ：《判例辨析 | 商標(biāo)申請(qǐng)駁回復(fù)審案件中對(duì)商標(biāo)近似混淆性因素的考量》，載《中華商標(biāo)雜志》 2022-01-06。