文/北京集佳知識產權代理有限公司西安分部 鄧象濤

　　面對商標代理機構大量囤積商標的現象，為了遏制商標代理機構可能壟斷商標市場的目的，限制及規(guī)范商標代理機構的代理注冊商標行為，2013年《商標法》增加了第十九條第四款“商標代理機構除對其代理服務申請商標注冊外，不得申請注冊其他商標”的規(guī)定，即商標代理機構僅能在代理服務申請商標注冊。然而，一些經營范圍涵蓋“商標代理”的機構為了繼續(xù)大量囤積注冊商標，遂耍起了小聰明，采用了將經營范圍“商標代理”刪除的方式，意圖規(guī)避《商標法》第十九條第四款的規(guī)制。此“騷操作”難以規(guī)避《商標法》第十九條第四款的適用，筆者將從下述案例進行闡述。

　　一、案情介紹

　　第17722670號“三聯(lián)茂昌”商標（簡稱“爭議商標”），由某公司于2015年8月21日向商標局提出注冊申請，2018年2月14日獲準注冊，核定服務為第44類的“衛(wèi)生設備出租,醫(yī)療診所服務,醫(yī)院,治療服務,遠程醫(yī)學服務,健康咨詢,美容院”，該商標注冊人的經營范圍涵蓋“商標代理”，在爭議商標取得注冊后，權利人刪除經營范圍中的“商標代理”。

　　而“三聯(lián)”為申請人上海三聯(lián)(集團)有限公司的企業(yè)字號，且“茂昌”是申請人持有具有百年歷史的著名商標及中華老字號。爭議商標“三聯(lián)茂昌”是對申請人“三聯(lián)”字號及“茂昌”品牌的組合注冊。申請人遂委托北京集佳知識產權代理有限公司于2020年6月30日向國家知識產權局提出無效宣告申請，認為爭議商標的注冊損害了申請人的字號及商標權，且涉嫌商標代理機構在非代理服務上注冊商標，違反《商標法》第十九條第四款、第三十條、第三十二條的規(guī)定，請求對其依法宣告無效。

　　二、裁定結果（部分）

　　2021年3月16日，國知局審理本案并作出商評字[2021]第0000072937號裁定，裁定的內容之一為：2013年《商標法》第十九條第四款規(guī)定，商標代理機構除對其代理服務申請商標注冊外，不得申請注冊其他商標。除已經備案的從事商標代理業(yè)務的主體外，根據《中華人民共和國商標法實施條例》第八十四條規(guī)定，商標法所稱商標代理機構，包括經工商行政管理部門登記從事商標代理業(yè)務的服務機構和從事商標代理業(yè)務的律師事務所。依據查明事實4可知被申請人在爭議商標注冊申請時提交的營業(yè)執(zhí)照副本顯示其經營范圍包含商標代理服務，故其屬于“經工商行政管理部門登記從事商標代理業(yè)務的服務機構”。對于申請商標注冊主體是否為代理機構的審查，應以商標注冊申請日為準，否則將使商標法第十九條第四款防止商標代理機構惡意搶注，維護商標注冊秩序的立法目的落空。故被申請人后續(xù)對其經營范圍進行變更，不再包含商標代理，但不影響其申請注冊爭議商標屬于商標代理機構的認定。被申請人作為商標代理機構在與其商標代理不相關的醫(yī)療診所服務等服務上申請注冊爭議商標，已構成2013年《商標法》第十九條第四款所指情形，對爭議商標宣告無效。

　　三、案件評析

　　本案爭議商標在申請時，其注冊人經營范圍就包含“商標代理”，是名副其實的商標代理機構。上述裁定明確了“商標法所稱商標代理機構，包括經工商行政管理部門登記從事商標代理業(yè)務的服務機構和從事商標代理業(yè)務的律師事務所”。雖然被申請人在商標注冊后刪除了“商標代理”，但不能改變其在爭議商標時作為代理機構的事實，不能據此抗辯申請人主張其為商標代理機構，否則將使《商標法》第十九條第四款規(guī)定的目的落空。倘若您并非是經營商標代理業(yè)務的市場主體，請謹慎在經營范圍上添加“知識產權服務；商標代理”，切莫以打時間差或代理機構法定代表人名義等方式規(guī)避審查。以下是何為“商標代理機構”的鑒定方法請參考。

　　其一，從形式上界定：凡是冠以“知識產權代理（服務）”、“商標代理”的公司名稱，均納入屬于商標代理機構。

　　其二，從備案的角度看：凡是已經備案的從事商標代理業(yè)務的主體，均屬于商標代理機構。

　　其三，從經營范圍上看：凡是經營范圍涵蓋及曾涵蓋“知識產權服務；商標代理”的主體，均納入商標代理機構，諸如本案被申請人。否則相關商標注冊一經涉案就刪除經營范圍的“商標代理”，案件審結后又馬上添加上“商標代理”，這將是“以合法形式掩蓋非法目的”的行為，將受到法律的從嚴打擊。

　　其四，從實際經營的角度界定：《北京市高級人民法院商標授權確權行政案件審理指南》“......雖未備案但實際從事商標代理業(yè)務的主體，屬于商標法第十九條第四款規(guī)定的‘商標代理機構’”的規(guī)定已經做出定性。即某些公司從形式、經營范圍及未備案的角度都無法得出是代理機構，但其卻實際經營商標代理業(yè)務，這里也包括商標代理機構的自然人獨資的股東且名下只有一家公司，從立法的目的及實際經營的角度界定。

　　《商標法》第十九條第四款屬于禁止性規(guī)定，刪除“商標代理”不能規(guī)避《商標法》第十九條第四款的適用，市場主體在企業(yè)經營范圍添加“商標代理”須謹慎，否則其非代理業(yè)務上注冊的其余商標也將存在法律風險。