文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 王靜宇

　　美國(guó)上訴程序有多復(fù)雜？那就是復(fù)雜到，你可能看過(guò)很多文章和介紹仍然沒(méi)有弄懂到底該不該在專利審查過(guò)程中提出上訴。

　　首先，美國(guó)上訴程序是有啟動(dòng)條件的。根據(jù)美國(guó)專利法實(shí)施細(xì)則第41.31）款所述，在任何權(quán)利要求被駁回兩次以上或者收到最終駁回意見(jiàn)（final-OA）的情況下，申請(qǐng)人可以提出上訴請(qǐng)求。除此之外，對(duì)于已授權(quán)專利，申請(qǐng)人也可以在復(fù)審程序（Reexamination）和再頒專利中提出上訴。

　　其次，美國(guó)上訴程序是由專門(mén)的委員會(huì)受理和審查的。該專門(mén)的委員會(huì)是美國(guó)專利商標(biāo)局（USPTO）的專利審查與上訴委員會(huì)（簡(jiǎn)稱PTAB），類似中國(guó)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審和無(wú)效審理部（原名為專利復(fù)審委員會(huì)）。一旦申請(qǐng)人通知USPTO其有意愿提出上訴（filing a notice of appeal，也稱訴愿或上訴通知），PTAB將組建一個(gè)上訴委員會(huì)（Board），該Board是由至少三位有技術(shù)背景、律師背景以及由商務(wù)部長(zhǎng)任命過(guò)的經(jīng)驗(yàn)豐富的行政專利法官組成。同時(shí)，也會(huì)組建一個(gè)審查小組由原審查員、一個(gè)主管審查員和一個(gè)本領(lǐng)域內(nèi)審查員組成的，原審查員在上訴中會(huì)參考主管審查員和另一審查員的意見(jiàn)對(duì)申請(qǐng)人的請(qǐng)求進(jìn)行審查。

　　再次，美國(guó)上訴程序是可以提交修改和爭(zhēng)辯的。但是，申請(qǐng)人可以提交的修改非常有限，且隨著上訴程序的推進(jìn)而越來(lái)越難提出修改。

　　在提及訴愿時(shí)或之前，根據(jù)美國(guó)專利法實(shí)施細(xì)則第1.116款，申請(qǐng)人可以提交下列修改：a）刪除權(quán)項(xiàng)；b）解決之前OA中明確提出的形式問(wèn)題；c）以更好地形式提交被駁回權(quán)項(xiàng)，以便審查小組考慮；d）當(dāng)能以充分且清楚的理由證明修改的必要性，且該修改為什么未在之前審查中提出的話，那么申請(qǐng)人可以修改說(shuō)明書(shū)或權(quán)利要求書(shū)；此時(shí)，申請(qǐng)人也可以提交宣誓書(shū)（affidavit）或者其他證據(jù)，若由充分且清楚的理由陳述起必要性，且能證明這些證據(jù)為什么沒(méi)有在之前的審查中提出的話，審查員可能會(huì)接受。

　　在提交訴愿后，且在提交上訴書(shū)之前，申請(qǐng)人仍有可能根據(jù)美國(guó)專利法實(shí)施細(xì)則第1.116款提交相應(yīng)修改；申請(qǐng)人也可以提交宣誓書(shū)（affidavit）或者其他證據(jù)，但是除了要求有充分且清楚的理由陳述這些證據(jù)的必要性以及為什么沒(méi)有在之前的審查中提交以后，這些證據(jù)還必須能克服所有的駁回理由，審查員才可能接受。

　　提交上訴書(shū)以后，審查員只能根據(jù)專利法實(shí)施細(xì)則第41.33（b）款接受下列修改：a）刪除權(quán)項(xiàng)，且該刪除不會(huì)影響其他在審權(quán)利要求的范圍；b）將從權(quán)改寫(xiě)成獨(dú)立權(quán)項(xiàng)。此時(shí)，申請(qǐng)人將不能提交宣誓書(shū)（affidavit）或者其他證據(jù)。

　　從次，美國(guó)上訴程序有一套獨(dú)特的流程。包括以下幾步：

　　第一步，收到Final OA后，在規(guī)定期限內(nèi)提出訴愿并根據(jù)細(xì)則第41.20(b)(1)款繳納官費(fèi)；繳納延期費(fèi)，該期限可以延期。

　　第二步（可選），申請(qǐng)人可以考慮在提交上訴書(shū)前，提出訴前請(qǐng)求（Pre-appeal），無(wú)額外官費(fèi)；訴前請(qǐng)求可以與訴愿一起提出，包括一份不超過(guò)5頁(yè)的理由書(shū)。PTAB收到訴前請(qǐng)求后，會(huì)由原審查員組成的審查小組召開(kāi)訴前請(qǐng)求會(huì)議，來(lái)審理理由書(shū)中爭(zhēng)辯理由是否可以清楚地對(duì)FinalOA中的駁回理由進(jìn)行爭(zhēng)辯以及是否需要將該上訴移交至上訴委員會(huì)處理，并下發(fā)訴前決定。訴前決定是不能答復(fù)的。若訴前決定是維持駁回決定，申請(qǐng)人則需要繼續(xù)上訴程序；若訴前決定授權(quán)，后續(xù)將會(huì)下發(fā)授權(quán)通知；另外，訴前決定也可能會(huì)重啟審查程序，那么申請(qǐng)人將會(huì)收到新的官方審查意見(jiàn)（OA）。

　　第三步，在規(guī)定期限內(nèi)提交上訴書(shū)，無(wú)額外官費(fèi)；繳納延期費(fèi)，該期限可以延期；上訴書(shū)不能提交新證據(jù)或提出實(shí)質(zhì)性修改。

　　第四步，收到上訴書(shū)后，由原審查員組成的審查小組會(huì)對(duì)上訴書(shū)進(jìn)行審查并討論是否移交至上訴委員會(huì)處理，類似中國(guó)的前置審查程序。原審查員下發(fā)審查意見(jiàn)并通知繳納轉(zhuǎn)達(dá)費(fèi)，審查意見(jiàn)通常包括審查員對(duì)于上訴書(shū)中所有爭(zhēng)辯的答復(fù)意見(jiàn)以及該審查員是否維持或者修改原駁回意見(jiàn)，也有可能提出新的駁回理由。申請(qǐng)人可以選擇在規(guī)定期限內(nèi)提交答辯狀，無(wú)額外官費(fèi)，該期限不能延期；此時(shí)的答辯狀不僅不能提出新的證據(jù)和修改，也不能提出新的爭(zhēng)辯理由（除非是針對(duì)審查員的答復(fù)或者審查員有新的駁回理由）。此次答辯是申請(qǐng)人上訴程序?qū)彶檫^(guò)程中唯一一次提交書(shū)面答辯的機(jī)會(huì)。

　　第五步，申請(qǐng)人根據(jù)細(xì)則第41.20(b)(4)款繳納轉(zhuǎn)達(dá)費(fèi)，上訴案將轉(zhuǎn)至上訴委員會(huì)（Board）審理。上訴委員會(huì)（Board）會(huì)對(duì)所有的審查意見(jiàn)、上訴書(shū)、審查員意見(jiàn)、爭(zhēng)辯進(jìn)行審理。此時(shí)，申請(qǐng)人可以選擇請(qǐng)求口審（根據(jù)第41.20(b)(3)款繳納官費(fèi)）；若申請(qǐng)人提出口審，PTAB會(huì)下發(fā)相關(guān)通知，告知口審舉行的日期和形式。

　　第六步（可選），舉行口審（若申請(qǐng)人提出請(qǐng)求） ；口審將由上訴委員會(huì)（Board）審理，原審查員可能到場(chǎng)。

　　第七步，上訴委員會(huì)（Board）經(jīng)過(guò)審理后，下發(fā)書(shū)面決定。上訴委員會(huì)（Board）不授權(quán)發(fā)證，僅復(fù)核原審查員的審查意見(jiàn)及駁回決定。若上訴委員會(huì)（Board）的法官認(rèn)為原審查員在駁回申請(qǐng)過(guò)程中沒(méi)有錯(cuò)誤，將維持原駁回決定；若上訴委員會(huì)（Board）的法官認(rèn)為原駁回理由被全部或部分克服或者沒(méi)有克服，那么將決定維持所有、部分原決定或者顛覆原決定。若上訴決定是維持所有或者部分維持原決定，那么申請(qǐng)人還可以繼續(xù)采取措施；若上訴決定是顛覆原決定，那么將由原審查員繼續(xù)處理該專利申請(qǐng)案。上訴決定是不能答復(fù)的。

　　第七步（可選），根據(jù)2020年7月2日USTPO公布上訴快速通道計(jì)劃，上訴申請(qǐng)人根據(jù)細(xì)則第41.20(a)款繳納費(fèi)用以及在符合條件的情況下，可以請(qǐng)求上訴委員會(huì)（Board）加速審理。PTAB每季度可以接收125件快速通道計(jì)劃請(qǐng)求，該計(jì)劃目前計(jì)劃運(yùn)營(yíng)至2022年7月2日。

　　第八步（可選），申請(qǐng)人可以選擇請(qǐng)求再審（rehearing）或者繼續(xù)上訴至法院。

　　第九步（可選），舉行再審口審（rehearing）或上訴。

　　另外，在上訴程序中，專利申請(qǐng)是一直處于“pending”狀態(tài)的，在該狀態(tài)下，申請(qǐng)人都可以提出RCE、提出繼續(xù)申請(qǐng)案或者放棄申請(qǐng)。即使上訴決定已經(jīng)下發(fā)，申請(qǐng)人也可以在規(guī)定期限內(nèi)提RCE和繼續(xù)申請(qǐng)案。

　　最后，美國(guó)上訴程序是有額外費(fèi)用發(fā)生的。

　　總而言之，在原審查員的觀點(diǎn)難以撬動(dòng)的情況下，提交RCE也不能獲得很好的結(jié)果，那么美國(guó)的上訴程序?qū)⑹且粋€(gè)很好的選擇。不過(guò)也要注意，與RCE程序相比，美國(guó)上訴程序中對(duì)專利申請(qǐng)的修改限制較大，上訴委員會(huì)僅是對(duì)審查員的觀點(diǎn)進(jìn)行復(fù)核。若不能在Pre-appeal這一步驟中解決問(wèn)題，那么上訴程序的成本也可能是巨大的。